淺析含成分描述商標的“欺騙性”條款與“顯著性”條款的交叉適用問題

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“本文中對《商標法》第十條第一款第（七）項（‘欺騙性’禁用條款）或/和第十一條第一款第（二）項（‘顯著性’禁注條款）交叉適用的情形、適用兩條款時審理的重點以及企業(yè)應(yīng)對等方面進行簡要的探討?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王惠 董春曉 路盛律師事務(wù)所

為便于消費者快速識別品牌所經(jīng)營的主要商品或服務(wù)，很多商品或服務(wù)提供者會選擇能在一定程度上體現(xiàn)其商品或服務(wù)特點的商標作為其品牌名稱。一種常見的情況是企業(yè)經(jīng)營者會選擇含產(chǎn)品成分特點的商標，這樣能夠比較快速獲得消費者的關(guān)注，達到品牌宣傳效果。

鑒于該類商標通常含有對指定商品的原料、成分的描述，因此，在企業(yè)嘗試獲取該類商標注冊的過程中，常遇到商標審查機關(guān)交叉適用《商標法》第十條第一款第（七）項（“欺騙性”禁用條款）或/和第十一條第一款第（二）項（“顯著性”禁注條款）予以駁回的情況。而且，在目前的商標審查和司法實踐中，在判定該類含成分描述商標是否構(gòu)成“欺騙性”和/或“缺乏顯著性”的情形時，存在審理標準越來越嚴格的趨勢。筆者將在本文中對兩條款交叉適用的情形、適用兩條款時審理的重點以及企業(yè)應(yīng)對等方面進行簡要的探討。

一、“欺騙性”和“顯著性”條款產(chǎn)生交叉適用的法律依據(jù)和情形

根據(jù)商標法第十條第一款第（七）項的規(guī)定，帶有欺騙性，容易使相關(guān)公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的標志不得作為商標使用。根據(jù)商標法第十一條第一款第（二）項的規(guī)定，僅直接表示商品的主要原料及其他特點的標志不得作為商標注冊。

從以上法律規(guī)定可以看出，“欺騙性”條款和“顯著性”條款都涉及到商標中明示或暗示商品原料或成分特點的情形，均需要考量商標的描述性含義與商品固有的原料或成分特點之間關(guān)聯(lián)性。因此，當(dāng)一件商標含有與商品的原料或成分特點相關(guān)的描述性要素，在對其可注冊性進行評價時，就可能出現(xiàn)“欺騙性”條款和“顯著性”條款交叉適用的情形。

根據(jù)商標中含有的原料、成分特點的描述性要素與商品的固有屬性之間的關(guān)聯(lián)程度，會出現(xiàn)以下幾種情形：1、若該描述性要素與商品的固有屬性關(guān)聯(lián)性較低，基于相關(guān)公眾的認知，商標指定使用的商品中一定不包含該原料或成分，也就不會導(dǎo)致誤認，比如將“蘋果”商標注冊在手機商品上，即不構(gòu)成欺騙性也不構(gòu)成缺乏顯著性；2、商標指定使用的商品中一定包含該原料或成分，通常該商標不具有欺騙性，一般需要判斷是否具有顯著性，如“酒分子”商標指定使用在酒精飲料原汁、食用酒精等商品上，此時應(yīng)認定不具有欺騙性，但需要進一步判定是否缺顯。3、基于相關(guān)公眾的認知，商標指定使用的商品中不確定是否包含該原料或成分，實踐中這種情況最為常見也最為復(fù)雜，審查機關(guān)經(jīng)常會同時適用欺騙性和缺乏顯著性條款予以駁回。尤其是，一旦企業(yè)商標由于“欺騙性”條款被駁回，該商標則構(gòu)成絕對禁注且禁用標識，對企業(yè)經(jīng)營影響較大。以下筆者主要就該種情形的審理標準和企業(yè)應(yīng)對做進一步分析。

二、當(dāng)商標指定使用的商品中不確定是否包含某種原料或成分時，商標申請人應(yīng)當(dāng)結(jié)合商品屬性，提供證據(jù)證明原料或成分的確定性，排除“欺騙性”條款的適用。

當(dāng)商標指定使用的商品中不確定是否包含某種原料或成分時，在目前的審判實踐中，經(jīng)常會基于假設(shè)性認定，即假設(shè)如果不包含則認為該描述存在虛假的可能性，從而判定其具有“欺騙性”，如果包含該種成分，則認定屬于直接表示了商品的原料特點，判定缺乏顯著性。例如，第55376982號“金糜子”商標駁回復(fù)審行政訴訟中[1]，北京高院認定：如果商品原料中不含有“糜子”，則使公眾對商品的原料等特點產(chǎn)生誤認，訴爭商標構(gòu)成商標法第十條第一款第七項所指情形。如果商品原料中含有“糜子”，則直接表示了商品的主要原料特點，缺乏顯著性。筆者認為，在這種基于假設(shè)性的前提、分別認定具有欺騙性或缺乏顯著性的審查背景下，企業(yè)申請注冊該類商標的風(fēng)險和難度較大。風(fēng)險主要在于違反“欺騙性”條款的標志不僅不得注冊，而且不得使用，相對于企業(yè)經(jīng)營來說會產(chǎn)生較嚴重的法律后果。難度則主要在于需要提供證據(jù)，證明該原料或成分的確定性。

要推翻這種“欺騙性”的認定，就要從其“不確定”性的本質(zhì)入手，通過證明商品成分或原料的確定性，推翻假設(shè)性認定，進而推翻“欺騙性”認定。對于企業(yè)來說，當(dāng)商標面臨類似的駁回困境時，應(yīng)充分提供證據(jù)，從商標與商品成分的關(guān)聯(lián)性、消費者認知等角度，排除欺騙性可能。例如，最高院在“腎源春冰糖蜜液”商標駁回復(fù)審再審案件中[2]的認定就體現(xiàn)了上述審理思路。

商標申請人申請注冊第17545726號“腎源春冰糖蜜液”商標，指定使用在第5類“原料藥；中成藥；藥酒；膏劑；酊劑；水劑；片劑；膠丸；醫(yī)用營養(yǎng)飲料；醫(yī)用營養(yǎng)品”商品上。商標局與商評委均認定以該商標使用在藥酒等指定商品上，僅僅直接表示了指定商品的功能、用途等特點，缺乏作為商標標志應(yīng)有的顯著性和識別性，或易使消費者對指定商品的原料、成分特點產(chǎn)生誤認，違反了商標法第十條第一款第七項、第十一條第一款第二項的規(guī)定。

一審法院認為，申請商標“腎源春冰糖蜜液”指定使用的“原料藥、藥酒、醫(yī)用營養(yǎng)品”等商品，均屬于與藥物、營養(yǎng)制劑相關(guān)的商品，考慮到在日常生活中相關(guān)公眾一般會通過閱讀成份表、說明書等方式了解該類商品的成份、功效等信息，且商標申請人就其產(chǎn)品含有的成份配方進行了舉證，僅從申請商標標志本身不足以認定申請商標使用在指定商品上將使相關(guān)公眾對商品的原料、成份等特點產(chǎn)生錯誤認識，難以認定構(gòu)成對公眾的欺騙。認定申請商標指定使用在上述商品上未構(gòu)成商標法第十條第一款第七項規(guī)定的情形，撤銷商評委裁定。

二審期間，商標申請人補充提交了證明其產(chǎn)品中包含冰糖、蜂蜜成分的證據(jù)，但二審法院采用了假設(shè)性的審理思路認定，申請商標在指定使用的“原料藥、中成藥、片劑”等商品不含有冰糖成份、不具有蜜液質(zhì)地的情況下，其商標標志含義與指定使用商品的原料、功能、用途等特點的實際情況并不相符，容易使相關(guān)公眾認為上述商品含有冰糖成份、具有蜜液質(zhì)地，進而對商品的原料、功能、用途等產(chǎn)生錯誤認識。因此，申請商標構(gòu)成商標法第十條第一款第七項所指不得作為商標使用的情形，推翻了一審法院的認定。

針對該申請商標是否構(gòu)成“欺騙性”情形時，最高人民法院在再審審理時結(jié)合商標申請人提交的證據(jù)認定，依據(jù)一般公眾的通常認知，申請商標標識中的“冰糖”“蜜”指向產(chǎn)品配方中含有冰糖、蜂蜜成分。根據(jù)商標申請人提交的證據(jù)，其使用申請商標的產(chǎn)品配方中包括冰糖、蜂蜜成分。僅從申請商標標志本身，尚不足以認定申請商標使用在指定商品上將使相關(guān)公眾對商品的原料、成分等特點產(chǎn)生錯誤認識，難以認定構(gòu)成對公眾的欺騙，推翻了二審法院的認定。

從上述案例也可以看出，針對商標是否具有“欺騙性”的審理時，不同審查機關(guān)從不同角度出發(fā)會作出相反的結(jié)論。事實上，同一審查機關(guān)在不同時期的審理標準也會有所變化，在目前商標申請審查日趨嚴格的大背景下，一些幾年前不會被審查機關(guān)認為具有“欺騙性”的標識，在當(dāng)前的審理標準下卻極有可能被認定構(gòu)成“欺騙性”情形。鑒于“欺騙性”條款的法律后果較為嚴重，不僅不得注冊而且不得使用，會給企業(yè)的正常經(jīng)營造成較嚴重的影響，筆者認為，企業(yè)在商標設(shè)計之初，就應(yīng)關(guān)注商標標志本身與指定使用商品屬性以及商品中是否包含該原料、成分，以盡可能規(guī)避“欺騙性”條款的適用。而一旦商標申請因“欺騙性”條款被駁回，商標申請人除充分舉證證明商標標志使用在指定商品上不存在欺騙可能性、進一步爭取注冊外，也要及時的暫停使用標識，以免違背欺騙性條款禁止使用的規(guī)定。

三、在商標指定使用的商品中包含原料或成分的情況下，排除欺騙性可能后，商標申請人仍需結(jié)合商標標志整體設(shè)計來提升其顯著性，避免標志因缺乏顯著性而無法順利注冊。

如上所述，在“欺騙性”“顯著性”條款的交叉適用中，申請人商標在排除“欺騙性”后，往往仍會受到“缺顯”的阻礙而仍然無法獲得注冊。而且，相較于單獨適用缺顯條款，在交叉適用情境下，審查機關(guān)對“缺顯”的審查有更為嚴格的傾向。

另外，實踐中也有許多既包含描述性要素也包含其他顯著部分的商標標志同時涉及到“欺騙性”和“顯著性”條款的交叉適用問題。針對該類商標，企業(yè)在確定成分屬實排除欺騙性后，在商標的整體設(shè)計上仍應(yīng)關(guān)注顯著性問題，避免因標志直接表示商品原料或成分而受制于“缺顯”條款無法獲得注冊。

如在上述“腎源春冰糖蜜液”一案中，國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局、商標評審委員會就曾先后認定申請商標“僅直接表示了指定商品的功能、用途等特點，缺乏作為商標標志應(yīng)有的顯著性和識別性”，以缺顯為由予以駁回。

然后，一審法院認為，“申請商標中‘冰糖蜜液’雖然直接描述了商品的原料特點，但并非申請商標的主要部分，并不影響‘腎源春’的顯著性?！I源春’作為申請商標的主要識別部分具有顯著性，故申請商標并非僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的標志”，推翻了國家知識產(chǎn)權(quán)局的結(jié)論。二審法院認為“‘冰糖蜜液’雖然包含對藥品原料、藥品形態(tài)等特點的描述，但并非同業(yè)經(jīng)營者描述原料藥、中成藥、藥酒等商品的常用方式，其與‘腎源春’相結(jié)合使用，使得申請商標在整體上具有識別和區(qū)分商品來源的作用”，對一審判決該部分結(jié)論予以維持。

最后，最高人民法院在認定申請商標指定使用于“原料藥、藥酒、醫(yī)用營養(yǎng)飲料”等商品上不具有欺騙性后，并未由于申請商標中“冰糖蜜液”四個字存在直接描述了商品的原料而當(dāng)然適用顯著性條款予以駁回，而是綜合考慮了其與“腎源春”三個字的組合，認定其不屬于僅直接表示商品原料的情形。最終認定申請商標從整體上進行判斷，具有識別和區(qū)分商品來源的作用，具備作為商標標識使用的顯著性。該商標最終能夠核準注冊，其顯著部分“腎源春”起到了關(guān)鍵作用。

雖然從商標法第十一條第一款第（二）項缺顯條款的本質(zhì)來說，其禁止的是“僅直接”表示商品特點的標識獲得注冊，而非只要商標中含有描述性要素，就一概禁止注冊。但在現(xiàn)行的商標審查趨勢下，尤其是標志存在交叉適用“欺騙性”和“顯著性”條款情形時，對于“缺顯”程度的審查往往更為嚴格，一些并未達到“僅直接”描述程度而只是含有部分描述性要素的商標，也面臨因“缺顯”被駁回的風(fēng)險。

企業(yè)經(jīng)營者樂于選擇能夠體現(xiàn)其商品或服務(wù)特點的標識作為品牌名稱，以便消費者快速識別，這是標識中常出現(xiàn)描述性要素的原因。該描述性要素常與其他元素結(jié)合形成一件商標，往往蘊含著經(jīng)營者對其產(chǎn)品特點的美好寓意，如“茶百道”“稻花香”等。結(jié)合現(xiàn)行的商標審查審理趨勢，對于企業(yè)來說，在設(shè)計商標之初，除了考慮到便于消費者快速識別產(chǎn)品特點外，也應(yīng)盡可能選取或者添加具有高顯著性和識別性的區(qū)分元素，以避免在克服“欺騙性”條款后卻因“顯著性”條款仍無法取得商標注冊。

四、總結(jié)

截至2023年底，我國有效商標注冊量已達4614.6萬件。2022年，商標申請量為751.6萬件，2020年和2021年，商標申請量均超過900萬件。我國常用漢字僅約3000個，在巨大的商標新申請量和存量下，經(jīng)營者對商標標識符號的選擇空間被不斷壓縮。另外，市場競爭對手甚至惡意搶注人會利用絕對理由給誠信經(jīng)營者造成注冊和使用商標的障礙。在此背景下，企業(yè)經(jīng)營者在設(shè)計和選取含描述性要素的商標時，更應(yīng)關(guān)注商標申請審查的標準和審理趨勢，結(jié)合一般/相關(guān)公眾的認知水平，商標標志與指定商品之間的關(guān)聯(lián)程度、標志整體是否具有顯著性等方面進行綜合考量，在獲取消費者快速認知和商標順利核準注冊以及后續(xù)商標權(quán)保護之間做好平衡和取舍。

判例引用：

[1] 北京市高級人民法院(2023)京行終2538號判決書-“金糜子”商標駁回復(fù)審案件

[2]最高人民法院(2019)最高法行再249號判決書-“腎源春冰糖蜜液”商標駁回復(fù)審案件

（原標題：路盛洞察丨淺析含成分描述商標的“欺騙性”條款與“顯著性”條款的交叉適用問題）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王惠 董春曉 路盛律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：淺析含成分描述商標的“欺騙性”條款與“顯著性”條款的交叉適用問題（點擊標題查看原文）

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