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“本文基于筆者親歷的實(shí)際案件，撰寫的一篇關(guān)于專利審查意見答復(fù)思路及啟示的文章，希望通過本文的探討，能夠?yàn)樯暾?qǐng)人、代理人或相關(guān)工作者提供一些有益的啟示和幫助。”
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：王紅
專利審查意見答復(fù)是專利申請(qǐng)過程中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查意見答復(fù)是申請(qǐng)人與審查員溝通的橋梁，一個(gè)精準(zhǔn)、專業(yè)的答復(fù)不僅能消除審查員的疑慮，還能顯著提高專利授權(quán)的成功率，它直接關(guān)系到專利申請(qǐng)能否順利通過審查，最終獲得授權(quán)。以下是基于筆者親歷的實(shí)際案件，撰寫的一篇關(guān)于專利審查意見答復(fù)思路及啟示的文章，希望通過本文的探討，能夠?yàn)樯暾?qǐng)人、代理人或相關(guān)工作者提供一些有益的啟示和幫助。
1、審查意見答復(fù)的重要性
專利審查意見是審查員對(duì)專利申請(qǐng)文件的初步評(píng)價(jià)，指出了申請(qǐng)中存在的問題和不足。申請(qǐng)人的答復(fù)質(zhì)量直接影響到專利申請(qǐng)的命運(yùn)，因此，必須給予足夠的重視。
2、審查意見答復(fù)的基本步驟
1. 理解審查意見：仔細(xì)閱讀審查意見，理解審查員提出的問題和疑慮，必要時(shí)，可以與審查員進(jìn)行電話、甚至當(dāng)面的溝通，當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)中最高效和最常見的是電話溝通。
2. 分析申請(qǐng)文件：對(duì)照審查意見，分析申請(qǐng)文件的內(nèi)容，找出需要回應(yīng)的關(guān)鍵點(diǎn)。
3. 準(zhǔn)備答復(fù)材料：收集和準(zhǔn)備答復(fù)所需的論據(jù)、證據(jù)和法律依據(jù)。
4. 撰寫意見陳述書：根據(jù)收集的材料、依據(jù)和答復(fù)思路，撰寫意見陳述書，逐一回應(yīng)審查意見中的相關(guān)問題。
5. 提交意見陳述書：在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，通過正確的渠道提交意見陳述書。
3、審查意見答復(fù)的核心要點(diǎn)
1. 針對(duì)性答復(fù)：針對(duì)審查意見中提出的每一點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)，避免答非所問。
2. 充分論據(jù)：提供充分的論據(jù)和證據(jù)，支撐申請(qǐng)人的觀點(diǎn)。
3. 法律依據(jù)：引用相關(guān)的法律條款，增強(qiáng)答復(fù)的權(quán)威性。
4. 格式規(guī)范：確保答復(fù)書的格式規(guī)范，便于審查員閱讀和理解。
4、答復(fù)審查意見的策略
1. 明確區(qū)分：如果審查意見涉及到專利的新穎性或創(chuàng)造性，明確指出申請(qǐng)與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，以及區(qū)別技術(shù)特征所解決的技術(shù)問題和產(chǎn)生的技術(shù)效果。
2. 詳細(xì)解釋：對(duì)于技術(shù)問題，提供詳細(xì)的技術(shù)解釋和說明，即盡可能在申請(qǐng)文件中找到相關(guān)的記載和描述的具體出處。
3. 補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：如果需要，提供額外的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來支持申請(qǐng)的創(chuàng)造性。
4. 權(quán)利要求的修改：在必要時(shí)，適當(dāng)修改權(quán)利要求書（縮小專利保護(hù)范圍），以滿足審查要求。
5、答復(fù)審查意見的普遍啟示
1. 專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的價(jià)值：委托專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)可以提供專業(yè)的審查意見答復(fù)策略和建議。
2. 持續(xù)溝通的重要性：保持與審查員的溝通，及時(shí)回應(yīng)審查員的進(jìn)一步問題，無論是對(duì)答復(fù)方向還是答復(fù)質(zhì)量都有一定的積極影響。
3. 時(shí)效性：對(duì)于審查員的修改意見，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出反饋，以免錯(cuò)失機(jī)會(huì)。
4. 準(zhǔn)備后續(xù)行動(dòng)：即使初次答復(fù)后，也應(yīng)準(zhǔn)備好可能的后續(xù)行動(dòng)，如復(fù)審或行政訴訟。
6、案例分析
案涉專利為一種喜慶用品，具體為一種喜字頭飾，案涉專利號(hào)為：202430003088.7，在專利審查過程中，收到了審查員發(fā)出的專利審查意見通知書，審查員提出的問題是：“上述專利申請(qǐng)與同一申請(qǐng)人同一日提交的另一件專利申請(qǐng)屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，不符合專利法第 9 條第 1款的規(guī)定。具體地說，上述另一件專利申請(qǐng)的申請(qǐng)?zhí)枴?023305541066】。專利局對(duì)本件專利申請(qǐng)發(fā)出審查意見通知書，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)對(duì)本件專利申請(qǐng)進(jìn)行選擇或者修改。經(jīng)申請(qǐng)人陳述意見或者進(jìn)行修改后依照專利法第 9 條第 1 款的規(guī)定仍不能授予專利權(quán)的，本件專利申請(qǐng)將被駁回。若申請(qǐng)人選擇保留本申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)撤回另一申請(qǐng)。申請(qǐng)人撤回專利申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)提交撤回專利申請(qǐng)聲明，并附具全體申請(qǐng)人簽字或者蓋章同意撤回專利申請(qǐng)的證明材料，或者僅提交由全體申請(qǐng)人簽字或者蓋章的撤回專利申請(qǐng)聲明。委托專利代理機(jī)構(gòu)的，撤回專利申請(qǐng)的手續(xù)應(yīng)當(dāng)由專利代理機(jī)構(gòu)辦理，并附具全體申請(qǐng)人簽字或者蓋章同意撤回專利申請(qǐng)的證明材料，或者僅提交由專利代理機(jī)構(gòu)和全體申請(qǐng)人簽字或者蓋章的撤回專利申請(qǐng)聲明。
注：申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)希望撤回的專利申請(qǐng)主動(dòng)提交“撤回專利申請(qǐng)聲明”，僅在意見陳述書中表明撤回意愿的，不視為克服該缺陷，將會(huì)導(dǎo)致兩件申請(qǐng)均被駁回?！贝饛?fù)期限為2個(gè)月，具體見如下截圖：
由上述的審查意見通知書可知，審查員認(rèn)為本專利申請(qǐng)（202430003088.7）與同日申請(qǐng)的專利【2023305541066】屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，按照審查員所提出的問題必須得放棄一個(gè)，也就是二選一了，關(guān)鍵是收到本通知書的時(shí)候，專利【2023305541066】已經(jīng)獲得了授權(quán)，如果按照審查員提出的問題和思路就只能放棄本專利申請(qǐng)，也就是撤銷本專利申請(qǐng)，是最優(yōu)選擇，問題似乎陷入了僵局。
代理人結(jié)合申請(qǐng)文件對(duì)審查員提出的問題進(jìn)行了系統(tǒng)的分析后發(fā)現(xiàn)：
1、本專利申請(qǐng)（202430003088.7）與同日申請(qǐng)的專利【2023305541066】存在區(qū)別設(shè)計(jì)特征：“本申請(qǐng)的喜字部分兩個(gè)直線絨條下方是8個(gè)口字形，對(duì)比文件的喜字部分兩個(gè)直線絨條下方是8個(gè)8字花形，占整體面積約一半，區(qū)別很明顯，并不是細(xì)微差別。”兩者不屬于相同的外觀設(shè)計(jì)。
2、同時(shí)檢索到了上述區(qū)別設(shè)計(jì)特征的授權(quán)專利，專利號(hào)分別為：2020302883778和2023305541085，也就是說授權(quán)專利當(dāng)中，存在兩個(gè)專利，該兩個(gè)專利的區(qū)別設(shè)計(jì)特征恰好為第1條所述的區(qū)別設(shè)計(jì)特征，也就是說，該兩個(gè)設(shè)計(jì)不屬于同樣的外觀設(shè)計(jì)，可以用于佐證第1條的觀點(diǎn)和論述。
所以，代理人就按照上述思路對(duì)審查意見通知書進(jìn)行了答復(fù)，提交了意見陳述書及檢索到的授權(quán)文件作為佐證，得到了審查員的認(rèn)可，最終獲得了專利授權(quán)，上述答辯思路個(gè)人認(rèn)為同樣適用于專利復(fù)審、無效以及專利訴訟中。
以下是授權(quán)專利，專利號(hào)2020302883778和2023305541085的外觀設(shè)計(jì)專利附圖：
專利號(hào)：2020302883778
專利號(hào)：2023305541085
7、總結(jié)
專利審查意見答復(fù)是一個(gè)復(fù)雜且專業(yè)的過程，需要申請(qǐng)人具備一定的法律知識(shí)和專利實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。通過本文的探討，申請(qǐng)人可以更好地理解審查意見答復(fù)的重要性，掌握答復(fù)的基本思路和策略，從而提高專利申請(qǐng)的成功率。同時(shí)，我國專利申請(qǐng)已經(jīng)發(fā)展到了由量變到質(zhì)變的過程，因此，對(duì)專利申請(qǐng)質(zhì)量及創(chuàng)新性的要求越來越高，也會(huì)越來越難，所以申請(qǐng)人在提升專利質(zhì)量和創(chuàng)新性的同時(shí)，也要把握好申請(qǐng)的時(shí)機(jī)。
8、展望
隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，專利審查意見答復(fù)的專業(yè)性和復(fù)雜性將會(huì)增加。申請(qǐng)人應(yīng)不斷提升自身的專業(yè)知識(shí)，或?qū)で髮I(yè)代理機(jī)構(gòu)的幫助，以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的專利審查要求。
9、結(jié)語
專利審查意見答復(fù)不僅是一門科學(xué)，也是一門藝術(shù)。它要求申請(qǐng)人既要有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，又要有靈活的應(yīng)變策略。以上為個(gè)人觀點(diǎn)，僅供參考。
（原標(biāo)題：專利審查意見答復(fù)的藝術(shù)：如何巧妙答復(fù)，贏得授權(quán)）
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：王紅
編輯：IPRdaily辛夷 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：專利審查意見答復(fù)的藝術(shù)：如何巧妙答復(fù)，贏得授權(quán)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）
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