商標(biāo)代理手記（十二）淺談國(guó)內(nèi)商標(biāo)共存的實(shí)務(wù)現(xiàn)狀

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“商標(biāo)共存是指兩家不同的企業(yè)在商品或服務(wù)上使用相似或者相同的商標(biāo)，而并不必然相互妨礙其商業(yè)活動(dòng)。在商標(biāo)實(shí)務(wù)中，為了避免商標(biāo)共存帶來(lái)的不確定因素，同時(shí)保障商標(biāo)使用的合理、合法、合規(guī)，本文對(duì)國(guó)內(nèi)商標(biāo)共存的實(shí)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析?！?br/>

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作者：縷聰

導(dǎo)讀

2023年6月14日，日本國(guó)會(huì)通過(guò)了《不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法防止法等的部分法律修正法案》，此次修正值得關(guān)注的一點(diǎn)是商標(biāo)法中引入了商標(biāo)共存同意書制度。2024年4月1日，日本商標(biāo)共存同意書制度的正式實(shí)施。此前，日本并沒(méi)有引入共存同意書制度，即使在先商標(biāo)權(quán)利人同意為相同或類似商品上在后申請(qǐng)的近似商標(biāo)出具共存同意書，但由于共存同意書無(wú)法排除消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)來(lái)源的混淆或誤認(rèn)的可能性，因此商標(biāo)共存同意書通常不被認(rèn)可。即便是在申請(qǐng)人和引證商標(biāo)權(quán)利人是關(guān)聯(lián)公司的情況下，官方也不予接受。

此次日本引入了共存同意書制度，作為鄰國(guó)、也同屬東亞文化圈和大陸法系的我國(guó)也有一定的啟發(fā)和借鑒意義。關(guān)于商標(biāo)共存，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）給出的定義是：商標(biāo)共存是指兩家不同的企業(yè)在商品或服務(wù)上使用相似或者相同的商標(biāo)，而并不必然相互妨礙其商業(yè)活動(dòng)。國(guó)際商標(biāo)協(xié)會(huì)（INTA）對(duì)商標(biāo)共存協(xié)議的定義是：由雙方或多方就近似商標(biāo)能避免混淆可能性共存達(dá)成的協(xié)議，允許當(dāng)事人間為商標(biāo)和平共存設(shè)定規(guī)則。國(guó)內(nèi)有學(xué)者將其定義為，商標(biāo)共存協(xié)議即兩家以上的獨(dú)立商業(yè)主體為就相同或近似商標(biāo)在相同或類似商品或服務(wù)上同時(shí)存在而達(dá)成的合意。

事實(shí)上，美國(guó)現(xiàn)行的《蘭哈姆法》（即《1946年商標(biāo)法修正案》）就對(duì)商標(biāo)共存作出了明文規(guī)定?！短m哈姆法》第2條第四款規(guī)定，“包含與他人已在專利商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)非常近似的商標(biāo)，或他人在美國(guó)已先使用而未放棄的商標(biāo)或商號(hào)名稱，使用后可能引起混淆、訛誤或欺騙者。但是，當(dāng)多數(shù)人使用相同或近似的商標(biāo)，如果專利局長(zhǎng)認(rèn)為在一定條件或限制下，就各該商標(biāo)的使用方法、場(chǎng)所或使用商標(biāo)的商品，其繼續(xù)使用不致引起混淆、訛誤或欺騙；當(dāng)他們?cè)谙铝刑囟〞r(shí)間以前，已在商業(yè)上共同合法使用因而成為各該商標(biāo)合格使用人時(shí)，則仍可核準(zhǔn)他們同時(shí)注冊(cè)”。

目前，我國(guó)的《商標(biāo)法》、《商標(biāo)法實(shí)施條例》和《商標(biāo)審理指南》均未對(duì)商標(biāo)共存的行政確權(quán)作出明確規(guī)定。但《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中對(duì)“共存協(xié)議”作出了審判指引，具體包括：

15.10【共存協(xié)議的屬性】

判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)是否構(gòu)成近似商標(biāo)，共存協(xié)議可以作為排除混淆的初步證據(jù)。

15.11【共存協(xié)議的形式要件】

引證商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)以書面形式同意訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，明確載明訴爭(zhēng)商標(biāo)的具體信息，但附條件或者附期限的共存協(xié)議一般不予釆信。

共存協(xié)議應(yīng)當(dāng)真實(shí)、合法、有效，且不存在損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和第三人合法權(quán)益等情形，否則不應(yīng)予以釆納。

15.12【共存協(xié)議的法律效果】

引證商標(biāo)與訴爭(zhēng)商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志相同或者基本相同，且使用在相同或者類似商品上的，不能僅以共存協(xié)議為依據(jù)，準(zhǔn)予訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)。

引證商標(biāo)與訴爭(zhēng)商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志近似，使用在相同或者類似商品上，引證商標(biāo)權(quán)利人出具共存協(xié)議的，在無(wú)其他證據(jù)證明訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)的共存足以導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品來(lái)源發(fā)生混淆的情況下，可以認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。

引證商標(biāo)權(quán)利人出具共存協(xié)議后，以訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)為由，提起不予注冊(cè)異議或者請(qǐng)求無(wú)效宣告的，不予支持，但該協(xié)議依法無(wú)效或者被撤銷的除外。

眾所周知，我國(guó)商標(biāo)均由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局負(fù)責(zé)審理和注冊(cè)。而北京市高院作為商標(biāo)局駐地的管轄法院，其頒布的司法指南間接上來(lái)說(shuō)會(huì)對(duì)全國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)確權(quán)行為產(chǎn)生影響，相當(dāng)于對(duì)立法及部門規(guī)章的空缺之處作出了補(bǔ)充，事實(shí)上允許了《商標(biāo)共存協(xié)議》的存在。在帥龍公司與好想你公司關(guān)于“真的常想你”商標(biāo)案[1]中，北京市高級(jí)人民法院在說(shuō)理部分認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)本質(zhì)上是私權(quán)，也是財(cái)產(chǎn)權(quán)。在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)審查實(shí)務(wù)中雖然要防止相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，但更應(yīng)當(dāng)尊重商標(biāo)權(quán)的私權(quán)屬性，特別是尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志。消費(fèi)者利益并不必然構(gòu)成公共利益，商標(biāo)法中消費(fèi)者利益保護(hù)優(yōu)先于商標(biāo)權(quán)人利益保護(hù)并不具有必然充分的理由，而包括商標(biāo)權(quán)在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的私權(quán)本質(zhì)屬性決定了商標(biāo)法更應(yīng)當(dāng)優(yōu)先尊重商標(biāo)權(quán)人的意志和保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益。當(dāng)防止消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)與尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志相沖突時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)優(yōu)先尊重在先商標(biāo)權(quán)人的意志而不是優(yōu)先防止消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)。

但在實(shí)踐中，《商標(biāo)共存協(xié)議》并不是萬(wàn)能的。在廣發(fā)證券公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于“廣發(fā)私募托管寶”商標(biāo)案[2]中， 北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)與各引證商標(biāo)分別構(gòu)成使用在同一種或類似服務(wù)上的近似商標(biāo)。廣發(fā)證券公司提交的其與各引證商標(biāo)所有人簽署同意商標(biāo)共存注冊(cè)性質(zhì)的協(xié)議，實(shí)質(zhì)上是廣發(fā)證券公司允許各引證商標(biāo)所有人使用其“廣發(fā)GUANGFA”注冊(cè)商標(biāo)的許可使用合同，并非訴爭(zhēng)商標(biāo)與各引證商標(biāo)的共存協(xié)議。訴爭(zhēng)商標(biāo)系廣發(fā)證券公司已注冊(cè)的“廣發(fā)GUANGFA”商標(biāo)的延續(xù)性注冊(cè)不能成為訴爭(zhēng)商標(biāo)可以獲準(zhǔn)注冊(cè)的當(dāng)然依據(jù)。

從過(guò)往的審查和審判案例中不難看出，無(wú)論是行政機(jī)關(guān)還是司法機(jī)關(guān)，對(duì)待《商標(biāo)共存協(xié)議》都保持著審慎的態(tài)度。在企業(yè)的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，因客觀上的“商標(biāo)共存”引發(fā)的糾紛也屢見不鮮。諸如“杜康”商標(biāo)之爭(zhēng)、“南翔”商標(biāo)之爭(zhēng)、南北“稻香村”之爭(zhēng)等等。此外，《商標(biāo)法》第五十九條規(guī)定，“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)”。該款規(guī)定的目的在于平衡商標(biāo)注冊(cè)人和商標(biāo)在先使用人之間的利益，在不損害商標(biāo)權(quán)注冊(cè)取得制度的基礎(chǔ)上，維護(hù)在市場(chǎng)上已經(jīng)具有一定影響但未注冊(cè)商標(biāo)的在先使用人的權(quán)益。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為[3]適用該款規(guī)定，在先使用人須同時(shí)滿足以下五個(gè)要件：一是在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前已經(jīng)使用；二是先于商標(biāo)注冊(cè)人使用；三是在商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前的使用達(dá)到“有一定影響”的程度；四是不得超出原經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)、原經(jīng)營(yíng)區(qū)域等原使用范圍；五是商標(biāo)注冊(cè)人要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)的，在先使用人應(yīng)當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識(shí)。

即便是共存商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)，也并不意味著就萬(wàn)事大吉了。首先，《商標(biāo)共存協(xié)議》往往會(huì)對(duì)簽約各方的權(quán)利主體進(jìn)行一定程度上的約束或限制，比如說(shuō)未經(jīng)協(xié)議方同意不得擅自轉(zhuǎn)讓商標(biāo)或授權(quán)使用，相當(dāng)于喪失了部分處分權(quán)；其次，也不能對(duì)協(xié)議方的商標(biāo)提出異議或無(wú)效宣告，相當(dāng)于放棄了部分維權(quán)的手段；再者，也不得進(jìn)入對(duì)方經(jīng)營(yíng)的行業(yè)或區(qū)域，相當(dāng)于永久失去了部分地區(qū)或細(xì)分領(lǐng)域的商業(yè)市場(chǎng)。本來(lái)是屬于自己的注冊(cè)商標(biāo)，但在實(shí)際使用的過(guò)程中卻還要“戴著鐐銬跳舞”，不敢越雷池一步，讓人感到十分無(wú)奈。

因此，在商標(biāo)實(shí)務(wù)中，為了避免商標(biāo)共存帶來(lái)的不確定因素，同時(shí)保障商標(biāo)使用的合理、合法、合規(guī)，代理機(jī)構(gòu)通常會(huì)建議申請(qǐng)人在現(xiàn)行的法律法規(guī)框架內(nèi)采用如下幾種方式：

1、辦理商標(biāo)轉(zhuǎn)讓，將獨(dú)有商標(biāo)轉(zhuǎn)讓為雙方或多方共同持有

依據(jù)《商標(biāo)法》第五條規(guī)定，“兩個(gè)以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)同一商標(biāo)，共同享有和行使該商標(biāo)專用權(quán)。”在多方達(dá)成商標(biāo)共存合意的前提下，這已經(jīng)是當(dāng)前比較能夠符合商標(biāo)局辦理手續(xù)且貼近權(quán)利方真實(shí)意思表達(dá)的解決方案。既能夠?qū)崿F(xiàn)多方權(quán)利人共同使用同一件商標(biāo)，同時(shí)也能夠起到相互制衡的作用。畢竟有多個(gè)注冊(cè)人的情形，后續(xù)在商標(biāo)局辦理例如商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、許可、變更等業(yè)務(wù)的時(shí)候都需要全體注冊(cè)人的簽章，避免個(gè)別權(quán)利人單方面私自進(jìn)行操作。不過(guò)，這一方案需要多方緊密配合，共同維護(hù)商標(biāo)的權(quán)利行使。通俗來(lái)說(shuō)，從代理機(jī)構(gòu)的視角看，主要體現(xiàn)在能夠及時(shí)地提供加蓋公章的委托書或相應(yīng)材料。一些較大規(guī)模的公司往往設(shè)置有完善的用印審批流程，而商標(biāo)具有多個(gè)注冊(cè)人就意味著需要把每家公司的蓋章流程都進(jìn)行一次，十分不便。而且，共有商標(biāo)在審計(jì)中的資產(chǎn)評(píng)估、抑或是財(cái)產(chǎn)分割中也容易引發(fā)爭(zhēng)議，倘若某一權(quán)利人發(fā)生破產(chǎn)清算或合并重組等重大變故時(shí)，也會(huì)波及其他權(quán)利人。所以，這一方案通常適用于中小規(guī)模且持續(xù)經(jīng)營(yíng)的公司主體。

2、辦理商標(biāo)許可備案，由權(quán)利人授權(quán)許可他人排他性使用

《商標(biāo)法》第四十三條規(guī)定，“商標(biāo)注冊(cè)人可以通過(guò)簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)。許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。經(jīng)許可使用他人注冊(cè)商標(biāo)的，必須在使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品上標(biāo)明被許可人的名稱和商品產(chǎn)地。許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)的，許可人應(yīng)當(dāng)將其商標(biāo)使用許可報(bào)商標(biāo)局備案，由商標(biāo)局公告。商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對(duì)抗善意第三人?！鄙虡?biāo)的排他許可，恰恰能夠滿足兩個(gè)企業(yè)主體同時(shí)使用的需求。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條的規(guī)定，“在發(fā)生注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)被侵害時(shí)，排他使用許可合同的被許可人可以和商標(biāo)注冊(cè)人共同起訴，也可以在商標(biāo)注冊(cè)人不起訴的情況下，自行提起訴訟?！边@又賦予了排他被許可人可以發(fā)起訴訟維權(quán)的權(quán)利。并且，辦理商標(biāo)授權(quán)許可備案的流程也簡(jiǎn)單、費(fèi)用更低，權(quán)利關(guān)系明晰。不過(guò)，相比較而言，商標(biāo)權(quán)利人即許可人的主動(dòng)權(quán)會(huì)更大，而被許可人則處于相對(duì)弱勢(shì)的一方。在商標(biāo)許可合作關(guān)系中，許可人往往是掌握了品牌或核心技術(shù)，而被許可人一般需要提供資金、開拓銷售渠道。萬(wàn)一合作關(guān)系破裂，被許可人就有可能會(huì)遇到如同當(dāng)年“加多寶”一樣的窘境。如果更換品牌又將面臨著新的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，還需要花費(fèi)高額的宣傳費(fèi)用?！吧虡?biāo)”的“商”代表著商業(yè)，所以在遵從商標(biāo)法的基礎(chǔ)上，還需要考慮更多商業(yè)層面的風(fēng)險(xiǎn)，平衡保護(hù)各方權(quán)利人的共同利益，令商標(biāo)發(fā)揮出更大的效應(yīng)。

3、成立專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或品牌管理公司

正如前述提到的“廣發(fā)證券”與“廣發(fā)銀行”的商標(biāo)共存案件，其實(shí)多數(shù)提出商標(biāo)共存需求的企業(yè)本身就是關(guān)聯(lián)公司，只是出于經(jīng)營(yíng)需要而分設(shè)了不同的商業(yè)主體。但在法理上來(lái)說(shuō)，領(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的獨(dú)立法人即視為單獨(dú)的個(gè)體，即便兩者之間存在有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。于是乎，就有集團(tuán)選擇成立專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或品牌管理公司，統(tǒng)一管理集團(tuán)名下的全部商標(biāo)，再通過(guò)商標(biāo)許可的方式授權(quán)子公司進(jìn)行使用。例如華潤(rùn)在2018年就成立了“華潤(rùn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理有限公司”。如此一來(lái)，既能夠避免因?yàn)榕c自己人的商標(biāo)近似而被駁回的尷尬現(xiàn)象，還能夠積極進(jìn)行對(duì)外維權(quán)。這一模式雖好，但成本較高，主要適合商標(biāo)注冊(cè)量較多的規(guī)模化公司。

具體情況、具體分析，選擇最適合的方案，有效保障企業(yè)的合法權(quán)益。

注釋：
[1]參見北京市高級(jí)人民法院（2014）高行（知）終字第3024號(hào)行政判決書
[2]參見北京市高級(jí)人民法院（2020）京行終7048號(hào)行政判決書
[3]參見國(guó)知發(fā)保函字〔2021〕77號(hào) 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于《商標(biāo)法》第五十九條第三款法律適用問(wèn)題的批復(fù)

縷聰作者專欄

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（原標(biāo)題：商標(biāo)代理手記（十二）淺談國(guó)內(nèi)商標(biāo)共存的實(shí)務(wù)現(xiàn)狀）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：縷聰

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)代理手記（十二）淺談國(guó)內(nèi)商標(biāo)共存的實(shí)務(wù)現(xiàn)狀（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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