商標代理手記（十二）淺談國內(nèi)商標共存的實務現(xiàn)狀

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“商標共存是指兩家不同的企業(yè)在商品或服務上使用相似或者相同的商標，而并不必然相互妨礙其商業(yè)活動。在商標實務中，為了避免商標共存帶來的不確定因素，同時保障商標使用的合理、合法、合規(guī)，本文對國內(nèi)商標共存的實務現(xiàn)狀進行分析?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：縷聰

導讀

2023年6月14日，日本國會通過了《不正當競爭法防止法等的部分法律修正法案》，此次修正值得關(guān)注的一點是商標法中引入了商標共存同意書制度。2024年4月1日，日本商標共存同意書制度的正式實施。此前，日本并沒有引入共存同意書制度，即使在先商標權(quán)利人同意為相同或類似商品上在后申請的近似商標出具共存同意書，但由于共存同意書無法排除消費者對商品或服務來源的混淆或誤認的可能性，因此商標共存同意書通常不被認可。即便是在申請人和引證商標權(quán)利人是關(guān)聯(lián)公司的情況下，官方也不予接受。

此次日本引入了共存同意書制度，作為鄰國、也同屬東亞文化圈和大陸法系的我國也有一定的啟發(fā)和借鑒意義。關(guān)于商標共存，世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）給出的定義是：商標共存是指兩家不同的企業(yè)在商品或服務上使用相似或者相同的商標，而并不必然相互妨礙其商業(yè)活動。國際商標協(xié)會（INTA）對商標共存協(xié)議的定義是：由雙方或多方就近似商標能避免混淆可能性共存達成的協(xié)議，允許當事人間為商標和平共存設定規(guī)則。國內(nèi)有學者將其定義為，商標共存協(xié)議即兩家以上的獨立商業(yè)主體為就相同或近似商標在相同或類似商品或服務上同時存在而達成的合意。

事實上，美國現(xiàn)行的《蘭哈姆法》（即《1946年商標法修正案》）就對商標共存作出了明文規(guī)定?！短m哈姆法》第2條第四款規(guī)定，“包含與他人已在專利商標局注冊的商標非常近似的商標，或他人在美國已先使用而未放棄的商標或商號名稱，使用后可能引起混淆、訛誤或欺騙者。但是，當多數(shù)人使用相同或近似的商標，如果專利局長認為在一定條件或限制下，就各該商標的使用方法、場所或使用商標的商品，其繼續(xù)使用不致引起混淆、訛誤或欺騙；當他們在下列特定時間以前，已在商業(yè)上共同合法使用因而成為各該商標合格使用人時，則仍可核準他們同時注冊”。

目前，我國的《商標法》、《商標法實施條例》和《商標審理指南》均未對商標共存的行政確權(quán)作出明確規(guī)定。但《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中對“共存協(xié)議”作出了審判指引，具體包括：

15.10【共存協(xié)議的屬性】

判斷訴爭商標與引證商標是否構(gòu)成近似商標，共存協(xié)議可以作為排除混淆的初步證據(jù)。

15.11【共存協(xié)議的形式要件】

引證商標權(quán)利人應以書面形式同意訴爭商標申請注冊，明確載明訴爭商標的具體信息，但附條件或者附期限的共存協(xié)議一般不予釆信。

共存協(xié)議應當真實、合法、有效，且不存在損害國家利益、社會公共利益和第三人合法權(quán)益等情形，否則不應予以釆納。

15.12【共存協(xié)議的法律效果】

引證商標與訴爭商標的商標標志相同或者基本相同，且使用在相同或者類似商品上的，不能僅以共存協(xié)議為依據(jù)，準予訴爭商標的注冊申請。

引證商標與訴爭商標的商標標志近似，使用在相同或者類似商品上，引證商標權(quán)利人出具共存協(xié)議的，在無其他證據(jù)證明訴爭商標與引證商標的共存足以導致相關(guān)公眾對商品來源發(fā)生混淆的情況下，可以認定訴爭商標與引證商標不構(gòu)成近似商標。

引證商標權(quán)利人出具共存協(xié)議后，以訴爭商標與引證商標構(gòu)成近似商標為由，提起不予注冊異議或者請求無效宣告的，不予支持，但該協(xié)議依法無效或者被撤銷的除外。

眾所周知，我國商標均由國家知識產(chǎn)權(quán)局商標局負責審理和注冊。而北京市高院作為商標局駐地的管轄法院，其頒布的司法指南間接上來說會對全國的商標注冊確權(quán)行為產(chǎn)生影響，相當于對立法及部門規(guī)章的空缺之處作出了補充，事實上允許了《商標共存協(xié)議》的存在。在帥龍公司與好想你公司關(guān)于“真的常想你”商標案[1]中，北京市高級人民法院在說理部分認為，商標權(quán)本質(zhì)上是私權(quán)，也是財產(chǎn)權(quán)。在商標授權(quán)確權(quán)審查實務中雖然要防止相關(guān)公眾的混淆誤認，但更應當尊重商標權(quán)的私權(quán)屬性，特別是尊重在先商標權(quán)人的意志。消費者利益并不必然構(gòu)成公共利益，商標法中消費者利益保護優(yōu)先于商標權(quán)人利益保護并不具有必然充分的理由，而包括商標權(quán)在內(nèi)的知識產(chǎn)權(quán)的私權(quán)本質(zhì)屬性決定了商標法更應當優(yōu)先尊重商標權(quán)人的意志和保護商標權(quán)人的利益。當防止消費者的混淆誤認與尊重在先商標權(quán)人的意志相沖突時，通常應當優(yōu)先尊重在先商標權(quán)人的意志而不是優(yōu)先防止消費者的混淆誤認。

但在實踐中，《商標共存協(xié)議》并不是萬能的。在廣發(fā)證券公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于“廣發(fā)私募托管寶”商標案[2]中， 北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為，訴爭商標與各引證商標分別構(gòu)成使用在同一種或類似服務上的近似商標。廣發(fā)證券公司提交的其與各引證商標所有人簽署同意商標共存注冊性質(zhì)的協(xié)議，實質(zhì)上是廣發(fā)證券公司允許各引證商標所有人使用其“廣發(fā)GUANGFA”注冊商標的許可使用合同，并非訴爭商標與各引證商標的共存協(xié)議。訴爭商標系廣發(fā)證券公司已注冊的“廣發(fā)GUANGFA”商標的延續(xù)性注冊不能成為訴爭商標可以獲準注冊的當然依據(jù)。

從過往的審查和審判案例中不難看出，無論是行政機關(guān)還是司法機關(guān)，對待《商標共存協(xié)議》都保持著審慎的態(tài)度。在企業(yè)的市場化經(jīng)營過程中，因客觀上的“商標共存”引發(fā)的糾紛也屢見不鮮。諸如“杜康”商標之爭、“南翔”商標之爭、南北“稻香村”之爭等等。此外，《商標法》第五十九條規(guī)定，“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”。該款規(guī)定的目的在于平衡商標注冊人和商標在先使用人之間的利益，在不損害商標權(quán)注冊取得制度的基礎(chǔ)上，維護在市場上已經(jīng)具有一定影響但未注冊商標的在先使用人的權(quán)益。國家知識產(chǎn)權(quán)局認為[3]適用該款規(guī)定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標注冊人申請商標注冊前已經(jīng)使用；二是先于商標注冊人使用；三是在商標注冊人申請商標注冊前的使用達到“有一定影響”的程度；四是不得超出原經(jīng)營商品或服務、原經(jīng)營區(qū)域等原使用范圍；五是商標注冊人要求其附加適當區(qū)別標識的，在先使用人應當附加區(qū)別標識。

即便是共存商標獲準注冊，也并不意味著就萬事大吉了。首先，《商標共存協(xié)議》往往會對簽約各方的權(quán)利主體進行一定程度上的約束或限制，比如說未經(jīng)協(xié)議方同意不得擅自轉(zhuǎn)讓商標或授權(quán)使用，相當于喪失了部分處分權(quán)；其次，也不能對協(xié)議方的商標提出異議或無效宣告，相當于放棄了部分維權(quán)的手段；再者，也不得進入對方經(jīng)營的行業(yè)或區(qū)域，相當于永久失去了部分地區(qū)或細分領(lǐng)域的商業(yè)市場。本來是屬于自己的注冊商標，但在實際使用的過程中卻還要“戴著鐐銬跳舞”，不敢越雷池一步，讓人感到十分無奈。

因此，在商標實務中，為了避免商標共存帶來的不確定因素，同時保障商標使用的合理、合法、合規(guī)，代理機構(gòu)通常會建議申請人在現(xiàn)行的法律法規(guī)框架內(nèi)采用如下幾種方式：

1、辦理商標轉(zhuǎn)讓，將獨有商標轉(zhuǎn)讓為雙方或多方共同持有

依據(jù)《商標法》第五條規(guī)定，“兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商標局申請注冊同一商標，共同享有和行使該商標專用權(quán)?！痹诙喾竭_成商標共存合意的前提下，這已經(jīng)是當前比較能夠符合商標局辦理手續(xù)且貼近權(quán)利方真實意思表達的解決方案。既能夠?qū)崿F(xiàn)多方權(quán)利人共同使用同一件商標，同時也能夠起到相互制衡的作用。畢竟有多個注冊人的情形，后續(xù)在商標局辦理例如商標轉(zhuǎn)讓、許可、變更等業(yè)務的時候都需要全體注冊人的簽章，避免個別權(quán)利人單方面私自進行操作。不過，這一方案需要多方緊密配合，共同維護商標的權(quán)利行使。通俗來說，從代理機構(gòu)的視角看，主要體現(xiàn)在能夠及時地提供加蓋公章的委托書或相應材料。一些較大規(guī)模的公司往往設置有完善的用印審批流程，而商標具有多個注冊人就意味著需要把每家公司的蓋章流程都進行一次，十分不便。而且，共有商標在審計中的資產(chǎn)評估、抑或是財產(chǎn)分割中也容易引發(fā)爭議，倘若某一權(quán)利人發(fā)生破產(chǎn)清算或合并重組等重大變故時，也會波及其他權(quán)利人。所以，這一方案通常適用于中小規(guī)模且持續(xù)經(jīng)營的公司主體。

2、辦理商標許可備案，由權(quán)利人授權(quán)許可他人排他性使用

《商標法》第四十三條規(guī)定，“商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監(jiān)督被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質(zhì)量。經(jīng)許可使用他人注冊商標的，必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產(chǎn)地。許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人?！鄙虡说呐潘S可，恰恰能夠滿足兩個企業(yè)主體同時使用的需求。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定，“在發(fā)生注冊商標專用權(quán)被侵害時，排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴，也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟?！边@又賦予了排他被許可人可以發(fā)起訴訟維權(quán)的權(quán)利。并且，辦理商標授權(quán)許可備案的流程也簡單、費用更低，權(quán)利關(guān)系明晰。不過，相比較而言，商標權(quán)利人即許可人的主動權(quán)會更大，而被許可人則處于相對弱勢的一方。在商標許可合作關(guān)系中，許可人往往是掌握了品牌或核心技術(shù)，而被許可人一般需要提供資金、開拓銷售渠道。萬一合作關(guān)系破裂，被許可人就有可能會遇到如同當年“加多寶”一樣的窘境。如果更換品牌又將面臨著新的市場挑戰(zhàn)，還需要花費高額的宣傳費用?！吧虡恕钡摹吧獭贝碇虡I(yè)，所以在遵從商標法的基礎(chǔ)上，還需要考慮更多商業(yè)層面的風險，平衡保護各方權(quán)利人的共同利益，令商標發(fā)揮出更大的效應。

3、成立專門的知識產(chǎn)權(quán)或品牌管理公司

正如前述提到的“廣發(fā)證券”與“廣發(fā)銀行”的商標共存案件，其實多數(shù)提出商標共存需求的企業(yè)本身就是關(guān)聯(lián)公司，只是出于經(jīng)營需要而分設了不同的商業(yè)主體。但在法理上來說，領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照的獨立法人即視為單獨的個體，即便兩者之間存在有千絲萬縷的聯(lián)系。于是乎，就有集團選擇成立專門的知識產(chǎn)權(quán)或品牌管理公司，統(tǒng)一管理集團名下的全部商標，再通過商標許可的方式授權(quán)子公司進行使用。例如華潤在2018年就成立了“華潤知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司”。如此一來，既能夠避免因為與自己人的商標近似而被駁回的尷尬現(xiàn)象，還能夠積極進行對外維權(quán)。這一模式雖好，但成本較高，主要適合商標注冊量較多的規(guī)?；尽?br/>

具體情況、具體分析，選擇最適合的方案，有效保障企業(yè)的合法權(quán)益。

注釋：
[1]參見北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第3024號行政判決書
[2]參見北京市高級人民法院（2020）京行終7048號行政判決書
[3]參見國知發(fā)保函字〔2021〕77號 國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于《商標法》第五十九條第三款法律適用問題的批復

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（原標題：商標代理手記（十二）淺談國內(nèi)商標共存的實務現(xiàn)狀）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：縷聰

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標代理手記（十二）淺談國內(nèi)商標共存的實務現(xiàn)狀（點擊標題查看原文）

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