從相關(guān)案例和EPO裁決看有害優(yōu)先權(quán)及其應(yīng)對

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“本文將結(jié)合‘有害優(yōu)先權(quán)’的相關(guān)案例和EPO給出的解決方案，對有害優(yōu)先權(quán)的情形及其應(yīng)對進(jìn)行解析?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：路偉廷

專利優(yōu)先權(quán)源自1883年簽訂的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（簡稱《巴黎公約》），目的在于保障締約國國民不因其在不同國家、地區(qū)之間申請時間的差異而喪失先申請的利益。自優(yōu)先權(quán)制度形成以來，給申請人帶來了諸多利好，利用優(yōu)先權(quán)可以達(dá)到補(bǔ)充和完善首次申請的目的。但在實際運(yùn)用過程中，若利用不當(dāng)，也有可能演變成為“有害優(yōu)先權(quán)”（poisonous priority）。本文將結(jié)合“有害優(yōu)先權(quán)”的相關(guān)案例和EPO給出的解決方案，對有害優(yōu)先權(quán)的情形及其應(yīng)對進(jìn)行解析。

一、何為有害優(yōu)先權(quán)

典型的“有害優(yōu)先權(quán)”（poisonous priority）出現(xiàn)在以下情形中：“一項在后提交的專利申請案成功通過優(yōu)先權(quán)申請，取得優(yōu)先權(quán)日，然而其同族在先提交的平行專利申請案（分案申請或者母申請）（以下簡稱“平行申請”）因未能通過優(yōu)先權(quán)申請而保留了實際申請日。此時，取得優(yōu)先權(quán)日的專利申請有可能成為保留了實際申請日的其他同族平行申請的現(xiàn)有技術(shù)，從而破壞其他同族平行申請的新穎性和/或創(chuàng)造性，影響其他同族平行申請的授權(quán)或者授權(quán)后的專利穩(wěn)定性?！?strong>[1]

還有一種極端的“有害優(yōu)先權(quán)”的情形是：一項在先申請于優(yōu)先權(quán)屆滿期限之前已經(jīng)提前公布，而后才提交在后申請并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，在后申請因未能通過優(yōu)先權(quán)申請而保留了其實際申請日。此時，在先申請就成為了在后申請的現(xiàn)有技術(shù)，對在后申請造成“毒害”。同時，對于本國優(yōu)先權(quán)而言，在先申請自在后申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊?，申請人極有可能會喪失所有權(quán)利。

造成上述有害優(yōu)先權(quán)的原因主要在于：優(yōu)先權(quán)核實的實質(zhì)在于相同主題的核實，即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中[2]。實踐中，在后申請通常會在在先申請的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)或者是擴(kuò)展，進(jìn)而有可能采用上位概括的方式限定一個具有更大保護(hù)范圍的技術(shù)方案，而這一上位概括后的技術(shù)方案不能直接且毫無疑義地從在先申請中得出。或者，反之，在先申請對技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出。以上兩種情況都有可能導(dǎo)致在后申請的優(yōu)先權(quán)不成立。

二、有害優(yōu)先權(quán)的情形及案例

實踐中，不乏因各種形式的“有害優(yōu)先權(quán)”而導(dǎo)致權(quán)利喪失的相關(guān)案例，以下結(jié)合案例對幾種典型的情形進(jìn)行分析：

（一）有害平行申請

在深圳某公司、國家知識產(chǎn)權(quán)局等行政二審糾紛案[3]中，二審爭議焦點在于本專利是否享有優(yōu)先權(quán)，具體涉及本專利權(quán)利要求所限定的“脫毛儀”是否記載于在先申請的“激光脫毛儀”中。

對此，深圳某公司辯稱：本專利在先申請與本專利所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果相同，且二者是否具有相同主題不等同于二者是否具有相同主題名稱；“脫毛儀”為激光脫毛儀或非激光脫毛儀并非本專利發(fā)明點，與本專利所要解決的技術(shù)問題無關(guān)，況且本專利已公開多種脫毛儀結(jié)構(gòu)。

最高人民法院則認(rèn)為：首先，本專利權(quán)利要求1-9均請求保護(hù)一種脫毛儀，而本專利在先申請公開的技術(shù)方案是激光脫毛儀。將脫毛儀光源限定為激光，實際是通過“激光”這一具體技術(shù)特征進(jìn)一步限定脫毛儀的保護(hù)范圍，二者不符合上述“所解決技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期效果相同”的判斷標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而不符合專利法第二十九條第二款規(guī)定的“相同主題”。其次，如前所述，“激光脫毛儀”與“脫毛儀”分別對應(yīng)的權(quán)利要求的保護(hù)范圍明顯不同。如果賦予本專利權(quán)利要求1-9優(yōu)先權(quán)，那么優(yōu)先權(quán)制度帶來的時間利益將會不合理地延展到使用非激光光源或其他脫毛方式的技術(shù)方案，進(jìn)而悖離專利法有關(guān)優(yōu)先權(quán)的立法宗旨。因此，深圳某公司關(guān)于二者構(gòu)成相同主題的相關(guān)上訴理由缺乏充分的事實與法律依據(jù)，本院不予支持。

至此，涉案專利的無效決定生效?；谠摕o效決定，涉案專利的平行專利申請因享有優(yōu)先權(quán)日成為了涉案專利的抵觸申請，被引入評價涉案專利相關(guān)權(quán)利要求的新穎性，導(dǎo)致涉案專利的絕大部分權(quán)利要求被宣告無效。

（二）“自殺式”優(yōu)先權(quán)

在吉林厚德食品有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會、大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司二審行政糾紛案[4]中，爭議焦點在于：本專利權(quán)利要求限定的“蛋粉或蛋液”能否享有先申請文件中“雞蛋粉”的優(yōu)先權(quán)。

對此，北京高院認(rèn)為：因本專利說明書第0030段中記載了如下內(nèi)容：“其中在發(fā)明實施例中，蛋粉或蛋液包括但不限于由雞蛋、鴨蛋、鵝蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液?！币虼?，“蛋粉”并不限于“雞蛋粉”，“蛋液”也不限于“雞蛋”的液體形態(tài)。同時，在先申請文件中無論是在權(quán)利要求書或是說明書中均僅記載了以雞蛋粉作為原料的技術(shù)方案，并未涉及除“雞蛋粉”以外的原料情形，由此本專利相關(guān)權(quán)利要求所限定的原料范圍無論在蛋的種類還是物理形態(tài)方面均比在先申請文件所記載的范圍更廣，獲得了更大的保護(hù)范圍，而相關(guān)內(nèi)容均無法從在先申請文件所記載的技術(shù)方案中直接和毫無疑義地得出，吉林厚德公司亦未充分說明就本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)確定為隱含公開，而且僅從本專利與在先申請所包含名稱即“一種蛋制品的加工方法”相同，并不足以證明本專利相關(guān)權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與在先申請文件構(gòu)成相同主題的發(fā)明。

上述二審行政判決已經(jīng)最高人民法院再審[5]確認(rèn)，基于此，國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年3月7日重新作出無效決定[6]，以涉案專利的優(yōu)先權(quán)文本作為最接近現(xiàn)有技術(shù)，認(rèn)定涉案專利不具有新穎性和創(chuàng)造性，從而宣告其全部無效。至此，專利權(quán)人徹底喪失了其所有權(quán)利。

（三）有害同日申請

在筆者代理的一起專利號為201721247207.4 、名稱為“一種膨脹螺栓套件”的實用新型無效宣告案[7]中，涉案專利存在同日發(fā)明專利申請，且涉案專利與該同日發(fā)明專利申請均分別要求了各自在先申請的優(yōu)先權(quán)。

在核實優(yōu)先權(quán)后發(fā)現(xiàn)，涉案專利的權(quán)利要求書相對于優(yōu)先權(quán)文本新增了特征“半管間通過鎖扣結(jié)構(gòu)連接合為一體”。對于該新增技術(shù)特征：1）本專利權(quán)利要求書相對于優(yōu)先權(quán)文本中增加的所有技術(shù)特征均未有任何文字記載，甚至是籠統(tǒng)或者含糊的闡述也未涉及。2）專利權(quán)人主張優(yōu)先權(quán)文本的附圖1 與本專利的附圖2相同，即優(yōu)先權(quán)文本公開了上述技術(shù)特征。首先，附圖服務(wù)于說明書文字記載內(nèi)容，其單獨(dú)證明公開內(nèi)容的能力有限，必須是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從附圖中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。本案中，一方面，優(yōu)先權(quán)文本中并不涉及膨脹套管是否是以半管的鎖扣形式存在，而之后本專利從屬權(quán)利要求又進(jìn)一步限定了鎖扣的具體形式；另一方面，專利權(quán)人主張一個附圖既能公開功能性的特征，也能公開實現(xiàn)該功能的具體形式以及配合關(guān)系等，在前者是后者的上位概念的情況下，這種公開不僅不具備合理唯一性且本身也是矛盾的，而且具體形式以及配合關(guān)系等是極為細(xì)節(jié)的特征，僅憑附圖是無法確定的。

因此，涉案專利的優(yōu)先權(quán)不成立。鑒于涉案專利的同日發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)文本已經(jīng)提前公開，該同日發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)文本就成為了涉案專利的現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)而導(dǎo)致涉案專利被宣告全部無效。目前，該無效決定已經(jīng)被北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審維持有效[8]。

三、EPO的解決方案

在處理“有害優(yōu)先權(quán)”的問題上，歐洲專利局曾作出過多個相互矛盾的裁決。因此，歐洲專利局?jǐn)U大上訴委員會（Enlarged Board of Appeal）在2016年11月29日作出了G0001/15裁決[9]，對部分優(yōu)先權(quán)的問題進(jìn)行了統(tǒng)一解釋，基本上解決了“有害優(yōu)先權(quán)”的問題。

（一）基于G0001/15裁定確定的“部分優(yōu)先權(quán)”制度

在G0001/15裁決中，擴(kuò)大上訴委員會指出：根據(jù) EPC，對于包含替代主題的權(quán)利要求，不得僅因為該權(quán)利要求中使用一個或多個通用表述或其他方式（“或”型-權(quán)利要求）而涵蓋了優(yōu)先權(quán)主題在內(nèi)的可替代主題，就拒絕該項權(quán)利要求申請部分優(yōu)先權(quán)（partial priority）。只要能夠證明該可替代主題已在優(yōu)先權(quán)文本中首次直接或至少隱含、明確的并以可實現(xiàn)的方式披露，即應(yīng)當(dāng)允許其申請部分優(yōu)先權(quán)。對此，不應(yīng)當(dāng)施加任何其他實質(zhì)性條件或限制。

針對“或”型權(quán)利要求涵蓋的主題是否能夠享有“部分優(yōu)先權(quán)”，擴(kuò)大上訴委員會給出了兩步法的評估方法：

第一步，確定優(yōu)先權(quán)文本中公開的相關(guān)主題，其中，相關(guān)主題應(yīng)根據(jù)擴(kuò)大上訴委員會的決定G2/98提出的判斷標(biāo)準(zhǔn)來判斷，即是否能夠直接地、毫無疑義的從優(yōu)先權(quán)文本中得到。

第二步，判斷要求了優(yōu)先權(quán)的申請或?qū)＠臋?quán)利要求中是否包含了上述相關(guān)主題，如果答案是肯定的，“或”型權(quán)利要求即可以概念性的分成兩個部分，第一部分是可以從優(yōu)先權(quán)文本中直接地毫無疑義地得出的部分，能夠享受優(yōu)先權(quán)，第二部分是其余部分，不能享受優(yōu)先權(quán)。

（二）EPO的“部分優(yōu)先權(quán)”與我國“部分優(yōu)先權(quán)”的區(qū)別

誠然，我國專利審查指南也規(guī)定了“部分優(yōu)先權(quán)”，為什么依然存在“有害優(yōu)先權(quán)”的問題呢？需要說明的是，相對于EPO的“部分優(yōu)先權(quán)”，我國的“部分優(yōu)先權(quán)”可以理解為一種狹義的“部分優(yōu)先權(quán)”。根據(jù)我國專利審查指南的相關(guān)規(guī)定，“部分優(yōu)先權(quán)”以權(quán)利要求的技術(shù)方案為最小核實單元，對于采用上位概括方式限定而不可拆分的技術(shù)方案，其本質(zhì)依然是一個技術(shù)方案，也就不能享受部分優(yōu)先權(quán)，進(jìn)而不可避免的存在上述“有害優(yōu)先權(quán)”的問題。

四、應(yīng)對建議

根據(jù)上述有害優(yōu)先權(quán)的情形及其案例，結(jié)合EPO的解決方案，對于有害優(yōu)先權(quán)的應(yīng)對，給出如下建議：

（一）關(guān)于優(yōu)先權(quán)的核實

優(yōu)先權(quán)制度是在遵循先申請原則下達(dá)成的關(guān)于程序性的法律制度，其本質(zhì)上要解決申請人向多國申請專利時確定申請日的問題[10]。也就是說，專利優(yōu)先權(quán)制度的設(shè)立初衷意在便利權(quán)利人，促使其盡早公開相關(guān)技術(shù)。

專利優(yōu)先權(quán)實質(zhì)上是指由法律認(rèn)可的，在法定期限內(nèi)，專利權(quán)利主體對其他主體在同一主題范圍內(nèi)的專利所擁有的排他的先占權(quán)利[11]?！栋屠韫s》通過國際優(yōu)先權(quán)制度，為公約成員國申請人在公約的框架下在他國享受國民待遇提供方便，促進(jìn)了各國的技術(shù)交流，此為外國優(yōu)先權(quán)的價值。而本國優(yōu)先權(quán)的價值體現(xiàn)在鼓勵發(fā)明創(chuàng)造者盡快申請專利、減輕申請人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、構(gòu)建專利申請類型互相轉(zhuǎn)換的橋梁、完善專利申請，促進(jìn)發(fā)明人加快研究進(jìn)程等方面。[12]

為實現(xiàn)專利優(yōu)先權(quán)制度的上述價值，《巴黎公約》將要求優(yōu)先權(quán)的實質(zhì)性條件限定為與優(yōu)先權(quán)文件“屬于相同主題”。我國專利審查指南（2023版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)優(yōu)先權(quán)核實的一般原則中將 “相同主題”核實的標(biāo)準(zhǔn)定義為是否增加了新特征，即所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是否能夠從在先申請中直接和毫無疑義地得出該技術(shù)方案。

因此，對于優(yōu)先權(quán)的核實，理應(yīng)回歸立法本意，適當(dāng)借鑒EPO的兩步法，擴(kuò)大“部分優(yōu)先權(quán)”的適用范圍，避免上述“有害優(yōu)先權(quán)”的出現(xiàn)。

（二）專利申請階段優(yōu)先權(quán)制度的適用

上述“有害優(yōu)先權(quán)”出現(xiàn)的根本原因在于申請人對專利優(yōu)先權(quán)制度的運(yùn)用不當(dāng)。因此，在我國現(xiàn)有的優(yōu)先權(quán)核實機(jī)制下，如何恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用專利申請策略，減少甚至杜絕“有害優(yōu)先權(quán)”的產(chǎn)生，才是解決問題的關(guān)鍵。

在專利申請階段適用優(yōu)先權(quán)制度時，申請人應(yīng)注意以下幾個方面： 

首先，應(yīng)注重在先申請的撰寫質(zhì)量。一方面，在專利申請文件中盡可能完備的記載各個技術(shù)方案，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄U(kuò)展；另一方面，權(quán)利要求的布局要做到層次分明，詳略得當(dāng)。如此，可以為要求優(yōu)先權(quán)的在后申請奠定良好的基礎(chǔ)。

其次，應(yīng)注重在先申請和在后申請的申請策略。例如，對于作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的首次申請，應(yīng)避免提前公布，以避免對在后申請造成不利影響；在后申請也需要盡早提出，避免因優(yōu)先權(quán)不成立而有可能導(dǎo)致的一系列問題。

再者，對于在后申請而言，應(yīng)注意使用首次申請作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，同時，在后申請的撰寫應(yīng)提前考慮優(yōu)先權(quán)核實的問題。為此，在后申請的說明書中應(yīng)當(dāng)充分體現(xiàn)在先申請的技術(shù)內(nèi)容，為在后申請的審查預(yù)留更靈活的修改和爭辯余地。并且，在后申請應(yīng)盡量采用并列方案的形式將在先申請的技術(shù)方案囊括在權(quán)利要求中，即使采用上位概括，也應(yīng)原樣保留在先申請的技術(shù)方案，對優(yōu)先權(quán)技術(shù)與后續(xù)改進(jìn)技術(shù)在技術(shù)方案的層面上予以區(qū)分，以期能夠獲得“部分優(yōu)先權(quán)”。

注釋：

[1]Patricia SALAMA.有害優(yōu)先權(quán)-歐洲專利局?jǐn)U大上訴委員會裁定（G 001/15），https://mp.weixin.qq.com/s/Tuvl6YcW3Qtg9br-vXSEcQ

[2]中國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2023版）[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2024年1月第1次印刷，第二部分第八章4.6.2優(yōu)先權(quán)核實的一般原則。

[3]最高人民法院.（2023）最高法知行終698號行政判決書

[4] 北京市高級人民法院.（2016）京行終5664號行政判決書。

[5]最高人民法院.（2018）最高法行申5848號再審裁定書。

[6]國家知識產(chǎn)權(quán)局.無效宣告請求審查決定書（第35171號）。

[7]國家知識產(chǎn)權(quán)局.無效宣告請求審查決定書（第560764 號）。

[8]北京知識產(chǎn)權(quán)法院.（2023）京73行初12923號行政判決書。

[9]EPO擴(kuò)大上訴委員會裁定G 0001/15，https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/g150001ex1。

[10]吳離離.專利優(yōu)先權(quán)制度的作用和對它的認(rèn)識誤區(qū)[J].中國發(fā)明與專利，2011(6):82-85。

[11]劉剛仿.英國旭化成案對專利優(yōu)先權(quán)實質(zhì)條件的認(rèn)定及對我國的啟示——兼論我國《專利法》第二十九條的修訂[J].知識產(chǎn)權(quán)，2010（6）：54-58。

[12]朱艷、周小琳.我國專利優(yōu)先權(quán)制度問題研究[J].法治與社會，2017.12（上）：43-44。

（原標(biāo)題：從相關(guān)案例和EPO裁決看有害優(yōu)先權(quán)及其應(yīng)對）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：路偉廷

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從相關(guān)案例和EPO裁決看有害優(yōu)先權(quán)及其應(yīng)對（點擊標(biāo)題查看原文）

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