從“吉祥航空”商標(biāo)被駁看商標(biāo)近似駁回復(fù)審及訴訟策略

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“本文試從實(shí)務(wù)角度，分析如何運(yùn)用綜合法律手段克服在先近似商標(biāo)障礙，獲得注冊(cè)?！?br/>

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作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識(shí)產(chǎn)權(quán)

近年來(lái)，中國(guó)商標(biāo)均為海量申請(qǐng)，且在先有效注冊(cè)商標(biāo)截止2024年8月已達(dá)4856.6萬(wàn)件[1]，平均每類別在先注冊(cè)商標(biāo)達(dá)107.9萬(wàn)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中近似審查較為嚴(yán)格，故初審駁回率一直較高。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)初審?fù)ㄟ^(guò)率52%，部分駁回占14.4%，全部駁回占33.6%。[2]

商標(biāo)審查行政及司法程序主要涉及法律法規(guī)司法解釋及部門(mén)規(guī)章如下：

（一）《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》（2019年修正）
（二）《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》(2014年修訂)
（三）《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》（2020年修正）
（四）《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2010〕12號(hào)）
（五）《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（2019）
（六）《商標(biāo)審查審理指南》（2021年版-國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局第462號(hào)公告）
（七）《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（通常每年更新）

審查中，以存在在先近似商標(biāo)為由駁回的商標(biāo)復(fù)審及訴訟案件占較大比重，且行政訴訟中當(dāng)事人敗訴率極高。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的2020年商標(biāo)評(píng)審案件行政訴訟情況匯總分析顯示，2020年評(píng)審案件申請(qǐng)人總體勝訴率24.62%，其中近似駁回復(fù)審案件勝訴率在刨除情勢(shì)變更后僅為4.7%[3]。本文試從實(shí)務(wù)角度，分析如何運(yùn)用綜合法律手段克服在先近似商標(biāo)障礙，獲得注冊(cè)。

01 申請(qǐng)前的專業(yè)檢索及法律措施

商標(biāo)申請(qǐng)前專業(yè)檢索極為重要，目的在于明確可能的在先近似商標(biāo)，判斷是否在申請(qǐng)同時(shí)提出撤三或是否對(duì)擬申請(qǐng)商標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，以便順利通過(guò)。

發(fā)現(xiàn)在先近似商標(biāo)后，如該商標(biāo)注冊(cè)已超三年且經(jīng)初步檢索未發(fā)現(xiàn)使用痕跡，建議提起撤三申請(qǐng)。如在先商標(biāo)申請(qǐng)人囤積商標(biāo)，則其實(shí)際使用概率更低，更應(yīng)積極提出撤銷。目前商標(biāo)初審審限短于撤三，如申請(qǐng)商標(biāo)初審被駁回，可提交復(fù)審等待撤三結(jié)果。

對(duì)擬申請(qǐng)商標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，降低與在先商標(biāo)的近似程度，如在原有商標(biāo)基礎(chǔ)上，添加企業(yè)名稱或其他文字與圖標(biāo)，或?qū)D標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)、指定顏色，增加區(qū)分度，達(dá)到與在先近似商標(biāo)不近似的目的，提高成功率。

筆者在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，曾多次采取此似方式，并在初審獲得通過(guò)。

02  因在先近似被駁回后的復(fù)審及訴訟策略

本文以上海吉祥航空股份有限公司申請(qǐng)“吉祥航空”商標(biāo)的駁回復(fù)審與行政訴訟案為例，論述綜合法律策略在類似案件中的運(yùn)用。

在訴爭(zhēng)商標(biāo)初審中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為訴爭(zhēng)商標(biāo)與以下5件引證商標(biāo)構(gòu)成近似。

如何使訴爭(zhēng)商標(biāo)獲得順利注冊(cè)？

（一）放棄非核心類別

通常情況下，申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)往往選用十個(gè)類別，但事實(shí)上部分類別并非關(guān)鍵類別，如因非關(guān)鍵類別導(dǎo)致商品或服務(wù)與在先商標(biāo)相同或類似，建議直接放棄。

本案通過(guò)放棄部分非核心類別避讓了引證商標(biāo)一、二、三、四。

（二）論述商品或服務(wù)不相同不類似

在放棄部分非核心類別后，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局仍認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)所屬1209群組的“飛機(jī)；民用無(wú)人機(jī); 遙控運(yùn)載工具（非玩具）；空間運(yùn)載工具；空中運(yùn)載工具；水陸兩用飛機(jī);航空器”商品與引證商標(biāo)五所屬1211群組的“運(yùn)載工具底架”商品類似，根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》屬于交叉檢索商品項(xiàng)。

商標(biāo)駁回復(fù)審或訴訟中，克服在先近似商標(biāo)分兩層。首先應(yīng)判斷商品或服務(wù)是否構(gòu)成相同或類似，如能論述商品或服務(wù)不相同不類似，則通常無(wú)需再論述商標(biāo)是否相同或近似，將極大提高商標(biāo)注冊(cè)成功率。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第15條明確提出：人民法院審查判斷相關(guān)商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)考慮商品的功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷售渠道、消費(fèi)群體等是否相同或者具有較大的關(guān)聯(lián)性；服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對(duì)象等是否相同或者具有較大的關(guān)聯(lián)性；商品和服務(wù)之間是否具有較大的關(guān)聯(lián)性，是否容易使相關(guān)公眾認(rèn)為商品或者服務(wù)是同一主體提供的，或者其提供者之間存在特定聯(lián)系。《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》、《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》可以作為判斷類似商品或者服務(wù)的參考。

筆者認(rèn)為，雖然訴爭(zhēng)商標(biāo)所屬1209群組的“飛機(jī)；航空器”等與引證商標(biāo)五所屬1211群組的“運(yùn)載工具底架”商品，屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》交叉檢索商品項(xiàng)，但依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第十五條規(guī)定，《區(qū)分表》在訴訟過(guò)程中僅為判定商品是否構(gòu)成類似商品的參考，判定商品是否構(gòu)成類似的根本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)從商品的功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷售渠道、銷售場(chǎng)所、消費(fèi)群體等方面判定。

本案訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的商品功能用途在于“飛機(jī)；航空器”，該類商品的生產(chǎn)部門(mén)全球屈指可數(shù)，銷售渠道與銷售方式極為特殊。因價(jià)格極為高貴，金融租賃成為首選，消費(fèi)群體也僅是各大航空公司，并非普通消費(fèi)者。因此實(shí)質(zhì)上與引證商標(biāo)并不購(gòu)成類似商品。

這一抗辯理由一審未被接受，但獲終審法院支持，判決確認(rèn)不構(gòu)成類似商品。

（三）論述申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)不相同不近似

在論述商品不相同不類似的同時(shí)，因無(wú)法保證法院采信，亦需同時(shí)論述商標(biāo)本身不相同不近似。

筆者認(rèn)為，商標(biāo)是否構(gòu)成近似，應(yīng)從商標(biāo)本身的形、音、義和整體表現(xiàn)形式等方面，以相關(guān)公眾的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，并采取整體觀察與比對(duì)主要部分的方法，判斷商標(biāo)標(biāo)志本身是否相同或者近似，同時(shí)考慮商標(biāo)本身顯著性、在先商標(biāo)知名度及使用在同一種或者類似商品（服務(wù)）上易使相關(guān)公眾對(duì)商品（服務(wù)）來(lái)源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)等因素。

具體到本案：

1、關(guān)于主要識(shí)別部分。原告申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)為整體識(shí)別，即申請(qǐng)商標(biāo)主要識(shí)別部分為“吉祥航空”而非“吉祥”，雖然通常情況下“航空”屬行業(yè)詞匯，顯著性較弱，但航空在現(xiàn)實(shí)生活中具有重要識(shí)別意義及明確的指向性。

消費(fèi)者通常整體識(shí)別為“XX航空”而不僅是“XX”。例如中國(guó)東方航空，消費(fèi)者簡(jiǎn)稱為“東航”，而不是“東方”；中國(guó)南方航空，消費(fèi)者簡(jiǎn)稱為“南航”，而不是“南方”；深圳航空有限公司，消費(fèi)者簡(jiǎn)稱為“深航”，而不是“深圳”；就涉案商標(biāo)而言，消費(fèi)者會(huì)將商標(biāo)整體識(shí)別為“吉祥航空”，而不是“吉祥”。

2、關(guān)于相關(guān)公眾的認(rèn)定。相關(guān)消費(fèi)者是否混淆，需以“普通消費(fèi)者的一般注意力”為標(biāo)準(zhǔn)，“一般注意力”在不同的情況下并不相同。本案的“相關(guān)公眾”不是“普通消費(fèi)者”，而是各大航空公司。訴爭(zhēng)商標(biāo)核定保護(hù)商品單價(jià)極高，動(dòng)輒數(shù)億元人民幣，各大航空公司在購(gòu)買或金融租賃時(shí)，將施以極高注意力，并不會(huì)混淆。

（四）市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)于證明共存于市場(chǎng)不混淆的采信標(biāo)準(zhǔn)

盡管本案未涉及，但部分案件中，當(dāng)事人會(huì)提交市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告證明相關(guān)商標(biāo)共存市場(chǎng)不會(huì)造成混淆，實(shí)務(wù)中這類調(diào)查報(bào)告被采信難度較大?！侗本┦懈呒?jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.5 條規(guī)定了采信標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)事人可以提交市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告用于證明訴爭(zhēng)商標(biāo)和引證商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，但該報(bào)告結(jié)論缺乏真實(shí)性、科學(xué)性的，可以不予采納。

筆者建議市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告關(guān)注：

?調(diào)查對(duì)象是否為“相關(guān)公眾”；

?調(diào)查樣本是否代表相關(guān)公眾；

?調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)是否客觀中立；

?調(diào)查過(guò)程是否有詳細(xì)說(shuō)明；

?調(diào)查報(bào)告是否引入專家評(píng)估；

?建議調(diào)查過(guò)程務(wù)必進(jìn)行過(guò)程公證。

以（2016）最高法行再15號(hào)案喬丹案為例。最高人民法院認(rèn)為，邁克爾·杰弗里·喬丹提交的兩份調(diào)查報(bào)告的調(diào)查過(guò)程由公證機(jī)關(guān)進(jìn)行了公證，調(diào)查程序較為規(guī)范，調(diào)查結(jié)論的真實(shí)性、證明力相對(duì)較高，可以與本案其他證據(jù)結(jié)合后共同證明相關(guān)事實(shí)?！?并最終采信了報(bào)告。

（五）類案檢索的重要性

民事案件中，同案同判已成基本原則，但行政訴訟案件海量的特點(diǎn)導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上難以難行，但實(shí)務(wù)中，類案檢索對(duì)說(shuō)服審查員或法官接受當(dāng)事人觀點(diǎn)依然極為重要。

依然以吉祥航空案為例，通過(guò)檢索了大量與本案類似的商標(biāo)共存案例，用以說(shuō)明訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)四、五不構(gòu)成近似，共存于市場(chǎng)不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆。行政審理機(jī)關(guān)審理案件應(yīng)遵循一致性原則，否則申請(qǐng)人作為行政相對(duì)人，無(wú)法對(duì)法律行為具有合理預(yù)期。

通過(guò)在先案例提交國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局及法院：

03  關(guān)注引證商標(biāo)權(quán)利人主體存續(xù)情況

在遇到在先近似商標(biāo)障礙時(shí)，建議特別關(guān)注引證商標(biāo)權(quán)利人主體存續(xù)情況。依據(jù)《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》第15.7條，商標(biāo)行政案件中，引證商標(biāo)權(quán)利人被注銷且無(wú)證據(jù)證明存在權(quán)利義務(wù)承受主體的，可以認(rèn)定引證商標(biāo)與訴爭(zhēng)商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)。因此，在代理商標(biāo)復(fù)審或行政訴訟案件時(shí)，對(duì)于已注銷的權(quán)利人，可直接向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局或法院主張不近似，實(shí)務(wù)中這類主張被接受程度較高。

注釋：

[1]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局戰(zhàn)略規(guī)劃司2024年第11期《知識(shí)產(chǎn)權(quán)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》

[2]《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2023年度報(bào)告》第37頁(yè)

[3]國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《2020年商標(biāo)評(píng)審案件行政訴訟情況匯總分析》

陳少蘭作者專欄

1、如何應(yīng)對(duì)商標(biāo)搶注及惡意訴訟？

2、“知名作品的角色名稱權(quán)”的構(gòu)成要件

3、商標(biāo)許諾銷售侵權(quán)的舉證責(zé)任分配

4、商標(biāo)侵權(quán)中的合法來(lái)源抗辯三要素

劉璐瑤作者專欄

1、商標(biāo)許諾銷售侵權(quán)的舉證責(zé)任分配

2、商標(biāo)侵權(quán)中的合法來(lái)源抗辯三要素

（原標(biāo)題：從“吉祥航空”商標(biāo)被駁看商標(biāo)近似駁回復(fù)審及訴訟策略）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭 劉璐瑤 百一知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從“吉祥航空”商標(biāo)被駁看商標(biāo)近似駁回復(fù)審及訴訟策略（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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