G+ Communications訴三星案：現(xiàn)專利持有人無須為前任過失負責(zé)

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“這些案例充其量只表明，在平衡法的原則下，前任所有者的行為可能會限制專利權(quán)的行使。但它們并未說明為何前任所有者的行為在所有情況下都會對專利施加負擔，尤其是讓后續(xù)持有人承擔違約責(zé)任?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

在書籍/電影《閃靈》中，遠景酒店因其土地上的過往罪行而被幽靈糾纏，仿佛是為了讓現(xiàn)任住戶贖罪。然而，盡管有這樣超自然的例子，法官Rodney Gilstrap最近拒絕[1]將這一理念適用于涉及公平、合理和非歧視性（FRAND）許可義務(wù)的專利糾紛中。

G+ Communications, LLC訴三星案

在G+ Communications, LLC訴三星電子有限公司、三星電子美國公司（案件編號：2:22-CV-00078-JRG，德克薩斯東區(qū)）一案中，又出現(xiàn)了[2]關(guān)于FRAND許可義務(wù)的引人關(guān)注的中間裁定。本案的核心問題是：前任專利所有者中興通訊在轉(zhuǎn)讓專利前的行為，是否會因為與專利相關(guān)的FRAND許可義務(wù)，歸因于后續(xù)專利持有人G+。

根據(jù)2024年1月8日發(fā)布的《備忘錄意見和命令》，三星和中興于2019年開始就包括本案涉案專利在內(nèi)的相關(guān)事項進行談判。然而，在雙方達成任何三星-中興的許可協(xié)議之前，涉案專利通過專利購買協(xié)議（PPA）被轉(zhuǎn)讓給了G+。根據(jù)PPA條款，中興保留了“G+通過許可獲得的所有收益中的20%凈專利使用費”，俗稱“后端分成（back-end）”，并且進一步同意“與G+合作推進G+的許可工作”。基于這些事實，三星希望向陪審團提交以下證據(jù)，以支持其違約反訴：

“（1）三星與中興許可談判的時間表；（2）中興在明知的情況下故意未將涉案專利納入與三星的許可協(xié)議中，并且隱瞞了其將專利轉(zhuǎn)讓給G+的事實；（3）中興在同一時期將涉案專利許可給三星的競爭對手——蘋果；（4）中興將涉案專利出售給G+；（5）中興保留了涉案專利的20%權(quán)益?！?/span>

對歸責(zé)論點的分析

為了支持其專利屬于財產(chǎn)的論點，因此前任所有者中興的行為應(yīng)歸因于現(xiàn)任所有者G+，三星引用了三個前任所有者行為隨專利轉(zhuǎn)移的案例。然而，法官Rodney Gilstrap將這些案例與當前情況區(qū)分開來：

“這些案例沒有一個能說明為何中興的行為會構(gòu)成對涉案專利的負擔。最多，這些案例只是表明，在衡平法的框架下，前任所有者的行為可能會阻止專利的行使。但它們并未解釋為何前任所有者的行為會在所有情況下對專利構(gòu)成負擔，特別是讓后續(xù)權(quán)利持有人因合同違約而承擔責(zé)任。雙方均不爭議，法院也認定，F(xiàn)RAND承諾是一種合同義務(wù)，屬于法律范疇，而非衡平法性質(zhì)?！?/span>

隨后，法官Rodney Gilstrap審議了G+提出的主張，即三星的立場與法國法律相悖，該分析從承認法國“契約相對性規(guī)則”的開始：

“法國遵循‘契約相對性規(guī)則’，根據(jù)該規(guī)則，受讓人從他人處取得財產(chǎn)或權(quán)利時，不受轉(zhuǎn)讓人所訂立合同的約束，即使該合同涉及轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)或權(quán)利。受讓人也不對轉(zhuǎn)讓人在轉(zhuǎn)讓前違反合同或義務(wù)負責(zé)，即使該違約或義務(wù)與所轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)或權(quán)利相關(guān)?！?/span>

然而，根據(jù)該裁決，該規(guī)則在某些情況下不適用，例如當雙方同意轉(zhuǎn)讓義務(wù)時，或者“當合同或承諾可被視為對已轉(zhuǎn)讓的財產(chǎn)或權(quán)利的負擔”時。在駁回三星關(guān)于契約相對性原則不適用的論點（即G+是中興的“另一個自我”）時，法官Rodney Gilstrap作出以下裁定：

“該論點不成立。首先，三星未能在法國法律中提供支持其論點的法律依據(jù)。在現(xiàn)有記錄基礎(chǔ)上，法院無從假設(shè)法國法律如三星所主張的那樣適用。其次，三星未能證明本案事實如何能夠確立G+是中興的‘另一個自我’。確立一個實體是另一個實體的‘另一個自我’需要極高的標準，且難以達成?！?/span>

由于未能向G+提供充分的歸責(zé)理論通知，三星在程序上也未能獲勝。

故意侵權(quán)和一般敘述

雖然如此，《備忘錄意見和命令》指出，三星并未被禁止基于其他理由依賴中興的過去行為：

“確實，法院認為三星所提出的事實具有相關(guān)性，并且在作為三星針對G+的故意侵權(quán)指控的辯護部分時具有證明力。如果三星合理地認為，其在2021年7月9日從中興獲得的許可中已經(jīng)包含了涉案專利，而隨后卻驚訝地發(fā)現(xiàn)G+對同一專利提出許可要求，這可能在某種程度上反駁G+的故意侵權(quán)指控。故意侵權(quán)是一項需要‘綜合考慮所有情況’的調(diào)查，而這些情況構(gòu)成了這種整體……這些事實也可能與三星案件中的整體敘述相關(guān)。”

總的來說，類似于Jack在《閃靈》中因在遠景酒店逗留過久而被追責(zé)的情境，似乎顯得有些不公平，因為真正影響局勢的，是那些困擾酒店的幽靈。

注釋：
[1]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/01/1783000-1783531-opinion.pdf
[2]https://ipwatchdog.com/2023/12/21/top-us-frand-rand-licensing-developments-2023-part-everybody-pool/id=170883/

（原標題：G+ Communications訴三星案：現(xiàn)專利持有人無須為前任過失負責(zé)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：G+ Communications訴三星案：現(xiàn)專利持有人無須為前任過失負責(zé)（點擊標題查看原文）

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