標準必要專利許可困境和出路

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“增強透明度是解決SEP許可問題的關鍵，而在交互式談判框架下善意談判則是實現(xiàn)這一目標的最佳路徑。希望在全球知識產權社區(qū)的共同努力下，能夠構建一個更加公平、透明、可持續(xù)的SEP生態(tài)系統(tǒng)，促進全球創(chuàng)新與科技發(fā)展?！?br/>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：行將至

2024年11月21日，中國知識產權及創(chuàng)新峰會（CIPIS）北京站圓滿落幕。在此次峰會上，小米集團的專利許可總監(jiān)許寧、中國移動專利中心高級專利顧問高睿、海爾高級知識產權經理連鵬等知名企業(yè)的代表圍繞“SEP的困境與出路”進行了深入討論。標準必要專利（SEP）許可問題，作為知識產權領域的一個重要議題，已經成為全球企業(yè)和監(jiān)管機構面臨的共同挑戰(zhàn)。尤其是在5G技術與傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)生深度融合，通信領域專利許可模式向物聯(lián)網等傳統(tǒng)行業(yè)滲透，以及音視頻專利許可領域擴展到流媒體服務商的背景下，SEP的許可模式、費率、司法管轄等方面的爭議愈加突出。本文將探討SEP許可面臨的困境及可能的出路，并從各方經驗中汲取有效解決方案。

一、SEP許可面臨的困境

1、專利堆疊與透明度問題

消費電子產品，尤其是日常使用的手機、平板和電腦上使用大量技術標準，每一項技術標準都包含成百上千件，甚至數(shù)萬件專利。以手機為例，其包含通信、音視頻、顯示、電池、生物識別、芯片、安全等多個領域。僅以通信領域的專利情況來看，根據(jù)《信息通信產業(yè)創(chuàng)新與知識產權保護藍皮書2024》[1]記載，截至2023年9月，全球有近500家ICT企業(yè)在ETSI共披露7萬族5G標準必要專利，并且預計6G標準必要專利披露總數(shù)量將超過20萬族?？梢钥闯?，SEP的堆疊現(xiàn)象普遍存在。隨著設備上實施的標準技術的增加，堆疊問題將變得更加嚴重，這使得許可費用不斷攀升，增加了實施者的負擔。尤其是在5G等高技術領域，隨著更多企業(yè)投入研發(fā)，專利數(shù)量和費率不斷上升。對此，許寧指出“SEP不同于傳統(tǒng)的專利，其包括兩個要素，第一是標準，它鼓勵實施者積極實現(xiàn)標準落地，通過互聯(lián)互通、充分競爭和規(guī)模效應，為消費者提供物美價廉的產品和服務。第二是通過SEP作為載體，保障標準技術的創(chuàng)新者和貢獻者獲得合理回報”。如何計算合理的創(chuàng)新回報？如何在保證創(chuàng)新者獲得合理回報的同時，避免權利人濫用市場支配地位？這是全球范圍內亟待解決的問題。

此外，專利私掠問題也是容易被公眾忽視的疴痼疾。它提高SEP許可費用的不確定性、降低許可過程透明性等一系列巨大風險，不僅浪費司法資源、損害標準實施者的個體利益，同時也將從根本上破壞健康的行業(yè)生態(tài)，進而阻礙技術的迭代創(chuàng)新，影響全社會的共同福祉。國際知名商業(yè)咨詢公司Stout發(fā)布《標準必要專利私掠者報告》（Standard Essential Patent Privateer Report）指出，從每專利族收費情況來看，通信領域蜂窩標準必要專利（SEP）私掠者的要價遠高于行業(yè)一般水準，甚至約為非私掠者專利使用費的15倍，導致了私掠者擁有的蜂窩SEP的隱含的許可費累計負擔總額（aggregate royalty burden，ARB）驚人的高達每臺手持設備平均銷售價格的164.07%。[2]

與此同時，專利許可過程中的透明度問題也讓談判變得更加復雜。不同專利包的質量差異、專利對標性、穩(wěn)定性等因素缺乏獨立且公開的第三方市場評價，使得實施者和專利權人都很難清楚準確地了解某特定標準包含真實SEP的數(shù)量以及各個專利權人的份額。此外，關于標準的綜合累積費率，市場參與者也往往缺乏共識。

除了綜合累積費率和真實SEP數(shù)量的不透明性之外，SEP許可之中的不確定性也使得SEP許可糾紛更加復雜。例如，SEP的許可層級問題也引發(fā)爭議：是按照整機收費還是按組件收費？

2、司法和監(jiān)管困境

隨著SEP的全球化應用，法院的判決和監(jiān)管政策對SEP許可的影響日益顯著，對許可談判雙方的行為進行規(guī)制和調整，并成為許可談判雙方的重要參考依據(jù)。但經濟活動全球性和法律地域性的沖突，需要市場主體密切關注相關市場國家和地區(qū)的法律法規(guī)和政策。不同國家或地區(qū)的司法體系對于SEP案件審理思路的不一致也增加了許可談判的復雜性。這也是在通信領域平行訴訟頻發(fā)的原因之一。

中國移動專利中心高級專利顧問高睿

各個國家和地區(qū)都在基于其實際情況制定符合其發(fā)展階段的法律法規(guī)和政策。高睿指出，在11月4日，國家市場監(jiān)督管理總局印發(fā)了《標準必要專利反壟斷指引》，界定標準必要專利相關概念，提出涉及標準必要專利的壟斷行為分析原則以及相關市場界定思路，建立事前事中監(jiān)管規(guī)則，為市場主體提供了寶貴的指導。

許寧還分享了近期德國VoiceAge EVS訴HMD案件的進展。德國地方法院在審理SEP案件時，通常只從行為角度籠統(tǒng)地審理雙方的許可意愿（willingness）。這種做法使得權利人很容易獲得有利的判決。HMD不服慕尼黑地區(qū)法院的判決，向慕尼黑高等地區(qū)法院提起上訴。在上訴審理中，歐盟委員會以法庭之友的身份向慕尼黑高等法院提交了書面意見，強調歐洲法院的Huawei v ZTE案判決確定的FRAND談判框架對德國法院具有法律約束力，但德國法院當前做法與Huawei v ZTE談判框架不一致，并希望慕尼黑高等法院把相關問題提交給歐洲法院進行澄清。歐盟委員會提交法庭之友意見的做法非常罕見?？梢钥闯龅聡ㄔ簩τ赟EP案件審理之中存在的問題，已經對HMD這樣的中小型企業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展造成了障礙，使得歐盟委員會不得不進行“插手干預”。

二、SEP許可的出路：誠信談判與合規(guī)框架

1、倡導誠信和善意談判

許寧指出，SEP許可市場的不透明性和不確定性使得相關許可談判充滿挑戰(zhàn)。小米充分尊重知識產權，不僅是手機領域全球第三的制造商，而且是重要的創(chuàng)新者和專利權人。根據(jù)最新的《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）》[3]顯示，小米在5G標準必要專利榜單排名全球第8位。這使得小米可以以更加中立的視角來進行許可談判。

關于如何解決SEP許可糾紛，許寧在討論中強調，基于誠信原則的善意談判和友好磋商，是解決SEP許可問題的最有效的出路。目前的各國司法判例和SEP指南，已建立了SEP談判的基本框架。如果權利人和實施者都能夠按照公認的、合規(guī)的談判框架、遵循合理的、行業(yè)慣用的談判流程來展開善意談判，能夠在充分的溝通中尋找共同利益點，能夠妥善解決分歧，會大大提升達成許可協(xié)議的成功率。遵循合規(guī)的談判框架和合理的談判流程，還有助于避免誤解或誤判導致的訴訟。對抗性訴訟無疑會耗費雙方太多的時間和資源，并且很有可能是一個雙輸?shù)慕Y果。

小米集團的專利許可總監(jiān)許寧

2、交互式談判框架

許寧深入分享了各國法院判決確定的以及行業(yè)通用的許可談判中所采用的框架和流程。2015年歐盟法院在華為訴中興案中確立了四步交互框架。我國最高院的ACT訴Oppo案中，以及各國相關機構出臺的SEP指南中，包括我國市場監(jiān)管總局11月最新發(fā)布《標準必要專利反壟斷指引》，都在原則上采納了這個四步交互框架。雖然這些框架為SEP許可談判提供了基礎性指導，但是實際許可談判實踐可能要更加復雜。

從項目管理角度來看，在四步框架的基礎上，可以把許可談判流程理論上歸結為三個階段，分別是初步接觸、技術評估和商務討論。小米公司的同事們對許可經驗進行總結并在IAM SEP/FRAND HUB專欄就專利許可話題發(fā)表了三篇系列文章，希望能夠對許可行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展有所幫助。三篇文章分別是：幕后故事 【一】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段，幕后故事 【二】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段 ， 幕后故事 【三】: 從行業(yè)角度看SEP許可談判的初步接觸階段（點擊標題查看文章）。

在第一個初始接觸階段，專利權人發(fā)出侵權通知，這也就是四步框架的第一步。SEP的侵權通知一般包含SEP專利信息、權利要求與標準的對照表。因為前期有多個法院判例，目前權利人基本上都能避免這個階段的一些錯誤行為，例如不通知就訴訟，或是以訴訟進行威脅等等。實施者收到通知后，要在合理時間內回應，表達愿意按照FRAND條款進行許可，避免無正當理由的拖延。另外，在初始階段雙方通常要簽署保密協(xié)議。

許可談判的第二個階段是技術評估。這個階段的目的是充分了解和評估專利包的價值。近些年SEP 的數(shù)量不斷增加，專利權人及其專利包的數(shù)量也在不斷增加，不同專利包的質量和價值會有很大差異。SEP權利人應提供充分的證據(jù)，包括專利清單和對照表，積極展示專利包價值。根據(jù)對行業(yè)實踐的觀察，深度參與標準化并做出真正貢獻的權利人通常愿意提供全面的對照表。而有一些權利人則僅提供少量的對照表，甚至沒有對照表。如果對照表的數(shù)量過少，與專利包大小不成比例，那就很難判斷專利包的真實價值，也有理由懷疑專利包質量可能會遠低于行業(yè)平均水平。只有通過對專利包的深入價值評估，才能從濫竽充數(shù)者之中識別出標準技術的真正貢獻者，并保證其獲得公平合理的回報。

技術評估并不是單方面的，單方面的評估可能帶有誤解或偏見。為了獲得全面的、合理的評估結果，實施人應該給予權利人對技術評估的疑問進行澄清和解釋的機會。通過技術討論會議的方式，實施人可以更好理解SEP專利的標準對標性和穩(wěn)定性，從而給予專利包費率一個合理的估值評價。

此外，除了對標性和穩(wěn)定性外，專利包的價值還需要考慮其他一些因素。例如，標準部分技術功能的可選問題。標準中往往包含很多可選功能，但實施者實際上并未采用這些功能。如果一個專利包中包含大量僅對應標準可選功能的專利，就需要進一步分析是否實施，是否有價值。再譬如，非相關產品問題。例如有些專利包中很大一部分專利 僅與網絡端產品有關，對終端設備制造商而言，價值就會較小。

第三階段是商務討論。權利人應該對專利費率報價進行解釋，尤其是專利費率的確定方法。權利人可以用適當?shù)牟牧?，例如可比協(xié)議信息，來向實施者證明其報價是公平合理非歧視的。實施人綜合技術評估結果和商務信息來判斷權利人的報價是否真正FRAND。在權利人報價被認定為不FRAND情況下，實施人應該根據(jù)現(xiàn)有信息提出反報價，第二階段的技術評估結果和可比協(xié)議是反報價的關鍵依據(jù)。這里的可比協(xié)議包含權利人提供的可比協(xié)議，還包含實施人跟其他權利人簽署的可比協(xié)議。通過多個輪次的報價與反報價和信息交換，雙方的差距會逐漸縮小，達成協(xié)議的可能性也越來越高。

三、結語

隨著技術跨領域融合和音視頻領域許可范圍擴大化，SEP許可問題愈加復雜。增強透明度是解決SEP許可問題的關鍵，而在交互式談判框架下善意談判則是實現(xiàn)這一目標的最佳路徑。希望在全球知識產權社區(qū)的共同努力下，能夠構建一個更加公平、透明、可持續(xù)的SEP生態(tài)系統(tǒng)，促進全球創(chuàng)新與科技發(fā)展。

注釋：

[1]《信息通信產業(yè)創(chuàng)新與知識產權保護藍皮書（2024年）》：https://mp.weixin.qq.com/s/irAHltdeA7G0i4_C74uT7g
[2]專利私掠：攪亂SEP許可市場的隱秘共謀：https://mp.weixin.qq.com/s/4uW9KPKLUsDRII4G6t_SbA
[3]中國信通院發(fā)布《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）》：https://mp.weixin.qq.com/s/cnMLiVo15WVBoLNy5EHqfQ

（原標題：標準必要專利許可困境和出路）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：行將至

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：標準必要專利許可困境和出路（點擊標題查看原文）

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