扈娟：轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性淺析

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“轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性判斷的補充考量因素?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：扈娟 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

目  錄

一、引言

二、轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性判斷的補充考量因素

三、具體案例

四、結(jié)語

引言

專利審查指南第二部分第四章第4.4節(jié)規(guī)定了轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性判斷的考量因素[1]，包括轉(zhuǎn)用的技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、是否存在相應(yīng)的技術(shù)啟示、轉(zhuǎn)用的難易程度、是否需要克服技術(shù)上的困難，轉(zhuǎn)用所帶來的技術(shù)效果等。但是在實踐中，僅僅按照上述考量因素判斷轉(zhuǎn)用發(fā)明仍然可能存在困惑。特別是如下這樣的情形，即待審專利申請和最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于用途不同以及因用途不同導(dǎo)致二者技術(shù)方案中某些技術(shù)特征的差異。

比如案例1[2]，這是一件無效請求案件。涉案專利保護一種嬰兒床。請求人提交的證據(jù)1公開了一種供人乘坐的吊索式座椅。該案的爭議焦點在于：將證據(jù)1的吊索式座椅轉(zhuǎn)用作嬰兒床并相應(yīng)進行結(jié)構(gòu)上的改變是否是顯而易見的。請求人認(rèn)為：證據(jù)1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床雖然結(jié)構(gòu)上有差異，但是這種轉(zhuǎn)用是在非常接近的技術(shù)領(lǐng)域之間進行的，并且未產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，因此轉(zhuǎn)用發(fā)明不具備創(chuàng)造性。

對于該案，如果從專利審查指南給出的若干考量因素判斷，會得出怎樣的結(jié)論呢？

首先，從技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近程度來看，如果認(rèn)為證據(jù)1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床具有相同的供人休息的功能，則可能得出技術(shù)領(lǐng)域頗為相近的結(jié)論。如果認(rèn)為證據(jù)1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床因乘坐對象不同導(dǎo)致承重要求不同，則可能得出技術(shù)領(lǐng)域存在一定差距的結(jié)論?？梢?，技術(shù)領(lǐng)域遠(yuǎn)近的判斷具有一定的主觀性。

其次，從是否存在技術(shù)啟示來看，證據(jù)1的吊索式座椅并未給出可以用于嬰兒床的教導(dǎo)。并且，這也是實踐中通常遇到的情形。如果最接近現(xiàn)有技術(shù)給出了將其應(yīng)用于轉(zhuǎn)用后用途的教導(dǎo)，通常直接利用三步法即可得出結(jié)論，也就無需借助轉(zhuǎn)用發(fā)明的章節(jié)幫助判斷創(chuàng)造性。

再次，從轉(zhuǎn)用的難易程度以及是否克服技術(shù)上的困難來看，如果認(rèn)為證據(jù)1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床具有相同的供人休息的功能，且嬰兒床對受力要求更簡單，則可能得出簡單轉(zhuǎn)用的結(jié)論。如果認(rèn)為證據(jù)1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床因乘坐對象不同導(dǎo)致受力不同，且嬰兒床對于安全性要求更高，則可能得出轉(zhuǎn)用復(fù)雜的結(jié)論。可見，轉(zhuǎn)用難易程度的判斷也存在一定的主觀性。

另外，從轉(zhuǎn)用的技術(shù)效果來看，如果認(rèn)為證據(jù)1的吊索式座椅與涉案專利的嬰兒床帶來的技術(shù)效果都是提供休息，則可能得出技術(shù)效果相同且沒有超出預(yù)期的結(jié)論。如果認(rèn)為證據(jù)1的吊索式座椅的技術(shù)效果是供成人休息，而涉案專利嬰兒床的技術(shù)效果是供嬰兒躺臥并保證安全，則可能得出技術(shù)效果不同的結(jié)論。此時還可能需要判斷涉案專利是否具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。但是，怎樣的技術(shù)效果可以認(rèn)為是預(yù)料不到的技術(shù)效果較難認(rèn)定。

通過以上分析可知，對于本文提到的轉(zhuǎn)用發(fā)明的具體情形，即待審專利申請和最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于用途不同以及因用途不同導(dǎo)致二者技術(shù)方案中某些技術(shù)特征的差異。審查指南中規(guī)定的若干考量因素似乎并不能十分有效和客觀地得出結(jié)論。

在案例1中，合議組通過引入要解決的技術(shù)問題這個考量因素，最終得出轉(zhuǎn)用發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論。具體而言，合議組強調(diào)，證據(jù)1沒有給出能夠用于解決涉案專利所面臨技術(shù)問題的技術(shù)啟示。證據(jù)1涉及一種吊索式座椅，其中雖然也具有供乘坐者的支撐面布料以及作為支撐腿的鋁管，但這兩個部件之間的連接需要考慮如何使布料可以支撐乘坐者，但是涉案專利的嬰兒床并不涉及該技術(shù)問題。涉案專利要解決的技術(shù)問題為：使用螺鎖的現(xiàn)有組裝方式不理想，容易造成床座布的撕裂，造成外觀上的不美觀。另外，如果將證據(jù)1的吊索式座椅用于嬰兒床時還需要對床座等相關(guān)部件作較大的結(jié)構(gòu)改變，并不是一種簡單的轉(zhuǎn)用。

轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性判斷的補充考量因素

受案例1的啟發(fā)，筆者認(rèn)為，可以將要解決的技術(shù)問題作為一個重要的補充考量因素，來幫助判斷轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性，特別是對于本文提到的具體情形，即待審專利申請和最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于用途不同以及因用途不同導(dǎo)致二者技術(shù)方案中某些技術(shù)特征的差異。

具體而言，首先，需要分別確定待審專利申請與最接近現(xiàn)有技術(shù)各自所要解決的技術(shù)問題；其次，判斷最接近現(xiàn)有技術(shù)中是否存在待審專利申請要解決的技術(shù)問題；如果最接近現(xiàn)有技術(shù)中并不存在待審專利申請要解決的技術(shù)問題，待審專利申請要解決的技術(shù)問題是在轉(zhuǎn)用后產(chǎn)生的新的技術(shù)問題，并且待審專利申請與最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案上中某些技術(shù)特征的差異恰恰是為了解決待審專利申請轉(zhuǎn)用后產(chǎn)生的新的技術(shù)問題而在最接近現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上做出的調(diào)整，則可以認(rèn)為待審專利申請并不能從最接近現(xiàn)有技術(shù)簡單轉(zhuǎn)用而來，該轉(zhuǎn)用發(fā)明具備創(chuàng)造性?？梢姡ㄟ^引入要解決的技術(shù)問題這個考量因素，可以相對較為客觀地幫助判斷轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性高度。

接下來，筆者嘗試通過以下案例來驗證和分析引入要解決的技術(shù)問題這個補充考量因素的合理性。

具體案例

案例2[3]

這是一個復(fù)審階段撤銷駁回決定的案例，待審專利申請保護一種導(dǎo)管球囊，具有太平洋紫杉醇以及蟲膠形成的藥物涂層，并進一步限定了涂層中兩種成分的用量。駁回決定引用的最接近現(xiàn)有技術(shù)D5公開了一種血管支架，也具有太平洋紫杉醇以及蟲膠形成的藥物涂層。待審專利申請和D5的區(qū)別在于：應(yīng)用領(lǐng)域不同，待審專利申請用作導(dǎo)管球囊，其在進入心臟血管后瞬時膨脹使得表面的藥物涂層短時接觸血管內(nèi)壁。而D5用作血管支架，其在進入心臟血管后膨脹展開長時間固定在血管內(nèi)壁上并在一段時間內(nèi)緩釋涂層中的藥物。待審專利申請和D5藥物涂層中太平洋紫杉醇和蟲膠兩種成分的用量不同。

駁回決定認(rèn)為：無論是D1的血管支架還是待審專利申請的導(dǎo)管球囊，都是在治療心臟血管狹窄時進入心臟血管的常規(guī)植入物。因此，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員將D5的血管支架轉(zhuǎn)用到待審專利申請的導(dǎo)管球囊是容易想到的。此外，關(guān)于藥物成分含量，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在D5公開用量的基礎(chǔ)上通過常規(guī)選擇即可確定。

針對案例2，如果引入要解決的技術(shù)問題這個考量因素，則會得出如下結(jié)論。首先，待審專利申請要解決的技術(shù)問題是：短時間內(nèi)將藥物遞送到血管壁上，從而避免局部缺血和動脈損傷。與之相比，D5要解決的技術(shù)問題是：長時間內(nèi)將藥物緩慢釋放到血管壁上，從而避免放置支架導(dǎo)致的副作用（例如炎癥反應(yīng)和血管再狹窄）。也就是說，D5中并不存在轉(zhuǎn)用后待審專利申請要解決的技術(shù)問題。待審專利申請要解決的技術(shù)問題是將血管支架轉(zhuǎn)用為球囊導(dǎo)管后才出現(xiàn)的新的技術(shù)問題。并且，待審專利申請和D5藥物涂層中兩種成分含量的不同也是為了解決待審專利申請從血管支架轉(zhuǎn)用為導(dǎo)管球囊后新出現(xiàn)的技術(shù)問題而對藥物涂層的技術(shù)方案做出的調(diào)整。顯然，按照文本提出的引入要解決的技術(shù)問題這一考量因素，將得出轉(zhuǎn)用發(fā)明具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

事實上，案例2中的合議組也是通過詳細(xì)分析待審專利申請和D5各自要解決的技術(shù)問題以及達到的技術(shù)效果之后得出了相同的結(jié)論。具體地，合議組指出，待審專利申請的導(dǎo)管球囊和D5的血管支架解決了不同的技術(shù)問題。D5的血管支架是一種長期放置在血管內(nèi)的植入器械，其長期在血管內(nèi)支撐血管流通，因此需要藥物能夠在較長時間內(nèi)緩慢釋放以減少因血管支架植入而導(dǎo)致的副作用（例如炎癥反應(yīng)和支架內(nèi)再狹窄）。與之相比，待審專利申請為了防止植入支架（即D5所述的血管支架植入物）后所帶來的血管再狹窄，在血管收縮部位通過導(dǎo)管球囊的擴張在盡可能短的時間內(nèi)將有效量的藥物遞送到血管壁中，從而減少局部缺血和動脈損傷。D5的血管支架和待審專利申請的導(dǎo)管球囊的應(yīng)用目的、使用方式和藥物釋放需求不同。本領(lǐng)域技術(shù)人員無法從D5中獲得技術(shù)啟示。

對于案例2，如果從審查指南給出的上述若干考量因素判斷，可能反而會得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。假設(shè)從技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近程度來看，會容易產(chǎn)生技術(shù)領(lǐng)域非常接近的錯覺，因為無論是待審專利申請的導(dǎo)管球囊還是D5的血管支架，都是通過心臟介入手術(shù)進入心臟血管。并且，表面的藥物涂層都是將藥物釋放到血管壁上。但事實上，二者是在不同治療階段使用的，正如合議組提到的，D5的血管支架可以在支架手術(shù)時放置在病患心臟血管狹窄處。隨后某個時段，醫(yī)生可將待審專利申請的導(dǎo)管球囊進入心臟血管并瞬時膨脹展開接觸血管壁釋放藥物。假設(shè)從是否存在技術(shù)啟示來看，顯然D5的血管支架并未給出轉(zhuǎn)用到導(dǎo)管球囊的直接教導(dǎo)。假設(shè)從轉(zhuǎn)用的難易程度以及是否克服技術(shù)上的困難來看，似乎從血管支架到球囊導(dǎo)管的轉(zhuǎn)用并不困難，因為兩種治療方式都是非常常見的，并且表面都具有藥物涂層。假設(shè)從轉(zhuǎn)用的技術(shù)效果來看，如果認(rèn)為技術(shù)效果是實現(xiàn)藥物的釋放，則技術(shù)效果似乎相同。如果認(rèn)為技術(shù)效果是緩慢釋放相比于瞬時釋放，則技術(shù)效果不同。但是瞬時釋放相對于緩慢釋放并不一定具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，因為導(dǎo)管球囊的應(yīng)用場合必然要求瞬時釋放。

可見，至少對于本文引言開篇提到的轉(zhuǎn)用發(fā)明的情形，即待審專利申請和最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于用途不同以及因用途不同導(dǎo)致的技術(shù)方案中某些技術(shù)特征的差異，從要解決的技術(shù)問題角度出發(fā)考慮創(chuàng)造性將得到更為客觀、有效和合理的結(jié)論。如果單從審查指南給出的上述若干考量因素判斷，則有可能得出不合理的結(jié)論。

案例3

待審專利申請涉及一種體內(nèi)植入裝置，包含可生物降解的殼和含生物活性劑的芯。通過芯和殼的特殊幾何結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了1年以上降解時段內(nèi)在植入部位不同方向上藥物釋放的差異性。審查員引用的最接近現(xiàn)有技術(shù)D1公開了一種口服藥片，其也具有可生物降解的殼和含生物活性劑的芯。由此，待審專利申請與D1的區(qū)別在于：應(yīng)用領(lǐng)域不同，待審專利申請用作體內(nèi)植入裝置，而D1用作口服藥片；待審專利申請和D1關(guān)于芯和殼的幾何結(jié)構(gòu)有區(qū)別。

對此，審查員認(rèn)為，將D1的口服藥片轉(zhuǎn)用到待審專利申請的體內(nèi)植入裝置是顯而易見的。首先，二者功能相同，都是通過可降解聚合物外殼實現(xiàn)活性劑芯的緩釋，因此屬于相近的技術(shù)領(lǐng)域。其次，關(guān)于活性劑緩釋時間和方向，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)體內(nèi)植入物的需求，通過調(diào)整含生物活性劑的芯和可生物降解聚合物的殼的幾何結(jié)構(gòu)實現(xiàn)1年以上降解時段內(nèi)在植入部位不同方向上藥物釋放的差異性是常規(guī)采用的技術(shù)手段。

對于本案，從本文提出的要解決的技術(shù)問題角度考量的分析過程如下。待審專利申請要解決的技術(shù)問題為：1年以上降解時段內(nèi)在植入部位不同方向上藥物釋放的差異性。一方面，待審專利申請期望實現(xiàn)植入裝置在皮下或體內(nèi)（例如臟器手術(shù)后）1年以上的降解時間，從而滿足長時間緩釋給藥的需求。而該技術(shù)問題是體內(nèi)植入裝置的應(yīng)用場合才會出現(xiàn)的。與之相比，D1的口服藥片并不涉及待審專利申請所面臨的技術(shù)問題。眾所周知，口服藥片通常在24小時至多幾天內(nèi)代謝完畢，根本不會出現(xiàn)1年以上的降解時段需求。而且，由于人體的結(jié)構(gòu)，無論是口腔溶解、胃部溶解還是腸道溶解，口服藥片也無法做到1年才降解。另一方面，待審專利申請期望在體內(nèi)植入部位實現(xiàn)不同方向上藥物釋放的差異性，這是通過特殊的殼與芯的幾何結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的。關(guān)于這一點，D1的口服給藥也不存在不同方向上藥物釋放的顯著差異性，因為藥物經(jīng)口進入胃腸之后，藥物各個外周方向在體內(nèi)的釋放環(huán)境是大致相同的，即使有細(xì)微差異也不存在近1年降解時間段內(nèi)在不同方向上藥物釋放的差異性。

可見，對于案例3，轉(zhuǎn)用后（即待審專利申請的體內(nèi)植入裝置）要解決的技術(shù)問題在轉(zhuǎn)用前（最接近現(xiàn)有技術(shù)的口服藥片）中并不存在，轉(zhuǎn)用后要解決的技術(shù)問題恰恰是在轉(zhuǎn)用后才出現(xiàn)的。不僅如此，待審專利申請技術(shù)方案中某些特征相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的改變（芯和殼的幾何結(jié)構(gòu)）恰恰是為了解決轉(zhuǎn)用后新出現(xiàn)的要解決的技術(shù)問題而做出的調(diào)整。因此，這種轉(zhuǎn)用發(fā)明并不是顯而易見的，應(yīng)當(dāng)?shù)贸鼍邆鋭?chuàng)造性的結(jié)論。

結(jié)語

可見，對于本文關(guān)注的轉(zhuǎn)用發(fā)明的具體情形，即待審專利申請和最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別在于用途不同以及因用途不同導(dǎo)致二者技術(shù)方案中某些技術(shù)特征的差異，通過引入要解決的技術(shù)問題這一考量因素，可以更加方便有效地幫助判斷轉(zhuǎn)用發(fā)明是否顯而易見。

另外，在實踐中，審查員往往傾向于使用預(yù)料不到的技術(shù)效果作為轉(zhuǎn)用發(fā)明具備創(chuàng)造性的前體條件。對此，筆者并不贊同。一方面，預(yù)料不到的技術(shù)效果并不是具備創(chuàng)造性的必要條件。更重要的是，怎樣的效果可以認(rèn)為是預(yù)料不到的技術(shù)效果難以準(zhǔn)確判斷。尤其是轉(zhuǎn)用前和轉(zhuǎn)用后解決的技術(shù)問題達到的技術(shù)效果已經(jīng)發(fā)生變化的情形下，如何認(rèn)定預(yù)料不到的技術(shù)效果并不清晰。另一方面，如果某些發(fā)明的創(chuàng)造性恰恰來源于轉(zhuǎn)用的過程以及轉(zhuǎn)用導(dǎo)致的技術(shù)方案的調(diào)整，忽略轉(zhuǎn)用本身而過分強調(diào)預(yù)料不到的技術(shù)效果似乎顯得本末倒置。如果認(rèn)為轉(zhuǎn)用后的應(yīng)用場景下必要會出現(xiàn)要解決的技術(shù)問題從而認(rèn)為技術(shù)效果可預(yù)期，顯然也失之偏頗。因此，當(dāng)轉(zhuǎn)用發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻與轉(zhuǎn)用的過程緊密相連的時候，拋開轉(zhuǎn)用過程本身的顯而易見性判斷，而直接跳到轉(zhuǎn)用后技術(shù)問題和技術(shù)效果是否客觀存在，則很可能會低估發(fā)明的創(chuàng)造性，得出不恰當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。

參考文獻：

1、 《專利審查指南 2023》國家知識產(chǎn)權(quán)局制定，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2024年1月第1版，第194頁。
2、 無效審查決定第WX13734號，https://www.incopat.com/detail/init?puuid_g=3bdfc73dca85ad9a360f1641eefe7015&order_g=1&rows_g=100&sortFld_g=PD&basc_g=false&secondSortFld_g=&secondBasc_g=false&bdType_g=0&bdOrder_g=asc&currentMainTab_g=baseInfoTab。
3、 復(fù)審決定第190547號，https://www.incopat.com/detail/init?puuid_g=9abd9130de7d178b5e5b48e561414201&order_g=1&rows_g=100&sortFld_g=PD&basc_g=false&secondSortFld_g=&secondBasc_g=false&bdType_g=0&bdOrder_g=asc&currentMainTab_g=baseInfoTab。

扈娟作者專欄

企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護與布局系列文章（二十）│ 阿聯(lián)酋專利制度概況及特點

（原標(biāo)題：轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性淺析）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：扈娟 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：扈娟：轉(zhuǎn)用發(fā)明創(chuàng)造性淺析（點擊標(biāo)題查看原文）

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