商標“被動使用”的法律困境

【小D導讀】

我國《商標法》第31條規(guī)定，“申請商標注冊不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。這條規(guī)定是對商標在先使用人的保護，要求他人注冊商標時，避讓“已經(jīng)使用并有一定影響”的商標，并且不得“以不正當手段搶先注冊”。

而且，在司法實踐中，商標局、商標評審委員會以及法院對于這條規(guī)定的適用條件已經(jīng)達成共識，即：第一，被搶注的商標必須為未注冊商標且屬于可注冊商標；第二，被搶注的商標必須為在先使用的商標，且該使用必須為真實、合法、有效的使用，達到“使相關公眾對商標、商標所標示的商品及商品提供者有所認識”[1]；第三，被搶注商標經(jīng)過使用已經(jīng)獲得一定的知名度；第四，搶注人采取了不正當手段并具有主觀惡意。

過去幾年，在國內知名商標在國外頻遭搶注、國外商家借此遏制國內對手進入該國市場的時候，國內類似“陸虎”商標案[2]、“索尼”商標案[3]以及“偉哥”商標案[4]層出不窮，國外知名商標的中文翻譯或者簡稱也在國內遭到頻繁的搶注。在實踐中，如何認定在先商標的“使用”是適用《商標法》第31條的核心問題，如果商標未經(jīng)使用，就不存在“先使用權”，就更談不上他人不正當搶注的問題。

仔細分析上述列舉的三個典型案件，像“陸虎”、“索愛”以及“偉哥”這樣的外文商標的中文翻譯或者簡稱作為未注冊商標被相關公眾使用在有關商品上，其外文商標的所有者就不得不接受這樣“被動使用”的事實：第一，外文商標本來就有一定的知名度，或屬于馳名商標；第二，翻譯或簡稱首先來自媒體或者相關公眾，當然為相關公眾所熟知；第三，因為與該翻譯或者簡稱的利害關系并發(fā)生了混淆，盡管極力澄清，但公眾仍然繼續(xù)使用該翻譯或簡稱與特定來源的商品對應，特定商品的提供者從而被動接受該翻譯或簡稱為其中文商標的事實；第四，雖然該中文翻譯商標或簡稱與特定商品及其來源形成密切的聯(lián)系，被公眾當成知名商品的特有名稱，或者商標指稱特定的商品，而且有一定影響，但由于未注冊，在法律上卻是“無主”商標[5]。正因為如此，其共同的命運就是被他人搶先注冊為商標，使用在相同或者類似商品上，結果造成消費者對于商品來源的混淆。

? 一、進退失據(jù)的法律困境 這三個案件爭議均涉及《商標法》第31條“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的事實認定。法律規(guī)定了三個事實認定要件：“以不正當手段搶先注冊”、“他人已經(jīng)使用”和“有一定影響的商標”。裁決者之間的分歧主要體現(xiàn)在對“他人已經(jīng)使用”的事實認定方面，即：未注冊商標由于媒體宣傳和相關公眾的使用、達成的共識與一定的商標或者商品來源形成當然的對應關系，這樣的“被動使用”是否應當認定為與該商標有密切關系人的使用？換言之，《商標法》第31條所規(guī)定的商標使用，當然指主動使用，但是否應當包括“被動使用”？

從三個案件已經(jīng)生效的法律判決分析，多數(shù)意見認為，未注冊商標的“被動使用”不能認定為與該商標有密切關系人的使用，故判決被搶注的商標應當予以維持。如此，在法律上與該商標有密切關系的人則會被置于進退失據(jù)的困境中。從此類案件的起因分析：第一，未注冊商標被用來指稱特定的商品并不是與該商標有密切關系人的初衷，用判決書中的語言就是不是其“真實意思”。所以，與該商標有密切關系的人最初并不認同該商標與自己或者自己商品的關系。但是，媒體和相關公眾仍然將該商標與其及其商品聯(lián)系起來。第二，發(fā)生了他人“主動使用”，即搶先注冊，利用與商標有密切關系人的商譽出售相同或者類似商品，由此產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生市場混淆的情況。在這種情況下，與該商標有密切關系的人，退無路可退，由于市場緊逼，消費者普遍認為，凡是用該商標的商品與其有密切聯(lián)系；進則無路可進，因為他人已經(jīng)搶先注冊，將其申請注冊自己使用的前途堵死了[6]。為了防止混淆，唯一的出路就是提出異議、訴訟以制止他人使用。但是目前，這樣的路，也被法律堵死了。

對于上述判決結果，有些學者認為，其一，“申請在先”是中國商標制度的基本原則，這個原則動搖不得。否則，就破壞了整個商標制度。其二，保護注冊商標，這是中國商標法的重要原則，未注冊商標的保護，則是少數(shù)的例外。法院判決“申請在先”人勝訴，就是要督促遵守注冊商標制度。其三，即使保護未注冊商標，也是要保護那些自己宣傳和使用的商標。產(chǎn)生于公眾領域的未注冊商標被用來指向一定的商品及其來源，但與該商標有密切關系人并沒有付出任何勞動，如果認定該商標屬于他們，則對“申請在先”人不公平。

? 二、“使用被動”概念的引入 法律的規(guī)定往往不能與社會的發(fā)展變化保持一致的步伐。因此，有一些學者或法律實踐工作者主張，需要根據(jù)法律的基本精神及基本原則對具體的法律條文做出合理的擴張解釋，從而實現(xiàn)法律與現(xiàn)實同步的基本要求。因此，對于《商標法》第31條關于“不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的理解不宜過于僵化、嚴格。即可以在結合商標法的基本原則、并考察商標法立法本意的基礎上，再結合市場的實際情況，根據(jù)在先使用主體的不同，將商標的在先使用分為“主動使用”和“被動使用”兩種不同的情形。

商標最基本的功能是區(qū)分商品的來源，任何“主動使用”的目的也無非是建立這種聯(lián)系，既然現(xiàn)在“被動使用”已經(jīng)能明確指向特定的商品及其來源，那么“被動使用”實際上產(chǎn)生了“主動使用”的效果[7]。因此，在今后無論是立法還是司法中，都不應把“被動使用”完全排除，而是應該根據(jù)具體案件考慮“被動使用”的影響程度，以彰顯法律的公平與公正。

? (一)理論層面 商標的功能主要體現(xiàn)在兩點：第一，區(qū)分商品或者服務的來源，便于消費者進行選擇，維護社會正常的經(jīng)濟秩序；第二，基于消費者對商標或者服務的信賴利益而產(chǎn)生的商品或者服務所承載的品牌價值，即商譽。保護未注冊商標的立法本意不但在于保護在先使用人本人的利益，更重要的是保護商標所載有的商譽、一般公眾基于該商譽對特定生產(chǎn)商或服務提供者的信賴利益，以及依據(jù)誠實信用原則維護正常的市場交易秩序。

在“被動使用”的情形下，相關公眾主動在商標、商標所標示的商品以及商品的提供者之間形成了相應的認識，從而使相關的標志起到了商標區(qū)分商品或服務來源的基本功能，客觀上可以認定為在先的商標使用行為；同時，相關公眾基于該標志對特定商品或服務提供者提供的特定商品或服務的信賴已客觀存在，基于誠實信用的基本原則，法律亦應對該種客觀存在提供相應的保護[8]。

(二)司法實踐層面 結合我國目前的司法實踐，根據(jù)我國商標法對于采取不正當手段進行搶注商標的行為，被搶注人只能選擇第31條維護自己的合法權益。因為目前司法實踐已經(jīng)明確排除了被搶注人選擇《商標法》第41條第1款為依據(jù)，以私權受到侵害為由提起行政訴訟的機會。因此，如果對于《商標法》第31條施以過于苛刻的條件，被搶注人的利益將難以維護，則不符合商標法“保護商標專用權，促使生產(chǎn)、經(jīng)營者保證商品和服務質量，維護商標信譽，以保障消費者和生產(chǎn)、經(jīng)營者的利益，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展”的立法本意。

(三)司法保護優(yōu)先 “保護注冊商標”是商標法的一般原則。對于商標的保護，我國采用的是行政和司法保護雙軌制。行政保護側重于商標的申請、分類注冊、公告、變更、續(xù)展、撤銷和注銷，以及轉讓等。在商標行政管理部門的檔案系統(tǒng)中注冊的商標，可以優(yōu)先得到保護，這是行政管理的制度特點決定的。商標的司法保護，一方面要維護商標行政管理制度的合法性和穩(wěn)定性，另一方面則要對行政管理制度進行必要的補充和制衡。如果兩種保護的內容完全重合、同質化，則失去了國家設立司法保護制度的必要性。司法保護是對行政保護的必要補充和制衡。所以，法院要更多地考慮商標法特別原則的適用。對于未注冊商標，法院要比商標行政機構給予更多的考慮和保護。除了商標法有特別規(guī)定之外，未注冊商標的使用是允許的，也是大量存在的，其實際數(shù)量不一定少于注冊商標。注冊公告中有許多不使用的“死商標”。相反，市場中則有不少經(jīng)過競爭、經(jīng)過長期使用取得顯著性，與一定商品及其來源形成密切關系的但未注冊的“活商標”。這樣的“活商標”有待于經(jīng)過法院認定確權和維權然后納入商標注冊和保護制度當中[9]。

(四)外國立法層面 被動使用的概念在美國的司法實踐中早巳被采用。在“BUG”案中，大眾公司一經(jīng)典性轎車的正式名稱為“TYPE1” (一型)或者后來使用的“BEETLE”(甲蟲)。但是公眾一般叫它“BUG”。問題的關鍵是最先使用這個名稱的是消費者，而非大眾公司。但是在該案中，法院的傾向性觀點是：消費者建立的這種聯(lián)系在這種情形下應當?shù)玫奖Ｗo[10]。因為即使權利請求人沒有直接使用商標別名，但法院通常認定相關公眾對商標別名的使用產(chǎn)生了一種可受保護的權利，這種可受保護的權利應當歸屬于原始的商標權人，故這種他人的公開使用應保證權利人的利益。從某種意義上說，這種相關公眾的使用可以合理地被認為是相關公眾代表權利人使用該標識。

? 三、認定未注冊商標的使用 使用是商標的靈魂。商標只有通過使用才能發(fā)揮其標識商品來源的功能，才能承載商家的信譽。我國《商標法實施條例》第3條規(guī)定：“商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中”。有學者就指出，我國商標法對使用一詞的定義范圍非常廣泛，不但包括在生產(chǎn)、銷售中的直接使用，還包括在廣告、商業(yè)文函乃至出口中的間接使用，既包括商標注冊人的使用，又包括侵權人對商標的使用[11]。因此，對未注冊商標“使用”的認定也應如此。

結合相關學者的意見，我們認為，商標法上未注冊商標的使用應是真誠的、公開的，并能夠實現(xiàn)商標主要功能、具有一定規(guī)模的使用。它包括兩方面內容，從主觀方面講，必須具有真誠的使用意圖，即必須具有行銷于市、從事貿(mào)易活動的目的。從客觀方面講，應具有將商標用于商品或其包裝、容器、標貼、說明書、價目表或其他類似對象上，進而持有、陳列、散布、出口等行為；或者具有在服務的推銷或廣告宣傳中使用或予以展示的行為。具體來說，主要有以下幾個方面：

(一)必須在中國大陸地區(qū)真實善意的使用 眾所周知，商標權具有地域性，即一個國家或地區(qū)依照其本國的商標法或本地區(qū)的商標條約所授予的商標權，僅在該國或該地區(qū)有效，對他國或該地區(qū)以外的國家沒有約束力。同樣道理，《商標法》第31條規(guī)定的未注冊商標的“已經(jīng)使用”也應當具有地域性，應當是在我國地域內的使用，而不包括我國境外。即“已經(jīng)使用”的地域范圍應該是與商標權的地域范圍相一致，也就是適用《商標法》的地域范圍，即中國大陸地區(qū)，不包括港、澳、臺。這點可以在“HYSTERIC”商標行政糾紛案中體現(xiàn)[12]。

而且，就商標權的獲得及維持而言，商標使用行為還應當是在真實的主觀狀態(tài)下進行善意的使用，而不能僅為了保留和維持商標權利而進行“象征性”使用，比如僅在少量的業(yè)務資料上使用，或為了維持商標權效力而象征性的在廣告宣傳中使用。商標使用總的原則是：“不能僅僅是為了應付使用義務而進行的象征性使用，例如偶爾發(fā)一小批貨，在報紙上聲明一下商標的歸屬，應該都不屬于正常的商業(yè)性使用”[13]。

? (二)必須是“主動使用” 這就要求未注冊商標“已經(jīng)使用”的方式應當是具體的、具有商業(yè)意義的。根據(jù)《商標法實施條例》第3條的規(guī)定，“使用”包括：第一，直接附著于商品、商品包裝或者容器上的使用，或者在商業(yè)廣告、產(chǎn)品說明書等其他商業(yè)文件中的間接使用；第二，注冊商標所有人的自行使用或者是商標權人以外的第三人被許可使用、與商標所有人有業(yè)務關聯(lián)的人的使用；第三，商品或服務經(jīng)銷商中的使用或者是產(chǎn)品銷售前的使用，如廣告宣傳等。以上的使用，無論是直接使用、間接使用、商標權人使用、第三人使用亦或是售前使用，都屬于企業(yè)“主動使用”未注冊商標的情況，也就是“已經(jīng)使用”的方式不包括商標“被動使用”，即不包括媒體宣傳報道或是相關公眾的使用。

(三)必須滿足“標志、對象、出處”的對應關系 關于商標的定義，有多種不同的表述，但各種不同的表述均包含了商標的三個核心要素：標記、對象(商品或服務)、出處(生產(chǎn)者或經(jīng)營者)。商標使用的目的可以有很多，可以是基于自我欣賞，可以是描述性或指示性使用，但商標法規(guī)制的商標使用行為應當是為了識別商品來源的使用。也就是，商標使用必須是商標所有人在他自己的商品或服務上使用商標，從而形成標志、商品或服務、生產(chǎn)者或經(jīng)營者三者之間的對應關系，缺一項商標使用便不可成立。即達到使相關公眾對商標、商標所標示的商品或者服務及商品或者服務的提供者有所認識[14]。正如有些學者指出，離開了商品或服務，所謂商標就是一種毫無意義的符號；離開了生產(chǎn)者或經(jīng)營者，不但無從判斷商品或服務的來源，依附于商標的權利義務也就失去了主體

? (四)必須是商業(yè)性使用 《商標法》第31條“已經(jīng)使用”中的“使用”，應該是指嚴格的商業(yè)性使用，以商品行銷為目的，即通過“使用”，使該商標具有了指示商品或者服務的出處乃至產(chǎn)品質量的功能?！吧虡耸褂猛ǔ１焕斫鉃閹в猩虡说纳唐返匿N售”或者“是指將符號用于商業(yè)活動中并起到區(qū)分商品來源的作用”[16]。成就商標權的使用之所以必須與商業(yè)經(jīng)營活動相關聯(lián)，是因為“商標所承載的商譽，系通過商標的使用而獲得，某一具體的商標，只有在與特定產(chǎn)品或者服務聯(lián)系在一起并且提供給市場上的消費者的時候，才有可能獲得消費者的積極評價，從而積累和增加與之相關的商譽”[17]。

? 四、總結與建議 “商標的生命在于使用”。換言之，商標的功能與價值，只有在實際使用中才能得到體現(xiàn)。體現(xiàn)在法律和司法實踐中，則表現(xiàn)為商標的使用，或是商標權取得的前提，或是商標權持續(xù)的要件，或是商標侵權認定的必備因素等，其重要性不言而喻[18]。

如前所述，我國《商標法》第31條所規(guī)定的商標使用，僅僅指主動使用，不包括“被動使用”的情形。換言之，未注冊商標由于媒體宣傳和相關公眾的使用而達成的共識與一定的商標或者商品來源形成當然的對應關系，這樣的“被動使用”不應當認定為與該商標有密切關系人的使用。所以，像“陸虎”、“索愛”以及“偉哥”這樣的外文商標的中文翻譯或者簡稱作為未注冊商標的使用就不能認定為與商標有密切關系人的使用。

但是，如此一來，在法律上與該商標有密切關系的人則會置于進退失據(jù)的困境中。那作為未注冊商標的密切關系人，應該如何應對？以下提出幾點建議。

(一)利用好商標異議程序 申請注冊的商標經(jīng)過實質審查，凡符合《商標法》有關規(guī)定的，予以初步審定和公告。初步審定不等于核準注冊，還需要經(jīng)過公告異議程序才能決定是否核準注冊。自公告之日起3個月內，任何人都可以對初步審定的商標提出異議，這一程序稱為商標異議。異議的理由可以是該商標不符合積極條件，也可以是其在消極條件上的缺陷。異議申請人沒有限制，可以是任何人。異議申請經(jīng)商標局裁定后，當事人對裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內向商標評審委員會申請復審。當事人對商標評審委員會做出的復審決定不服的，可以自收到通知之日起30日內向人民法院起訴。

現(xiàn)在，大多數(shù)公司或企業(yè)都設有法務部門或知識產(chǎn)權部門，尤其是一些跨國公司。那么，這些公司的部門相關人員就應該適當注意與其競爭領域的相關對手的商標申請狀況。如果有搶注其商標的中文或外文翻譯、簡稱、縮寫、別稱等，就應及時提出商標異議，充分利用好訴前程序，盡量解決問題。

(二)商標的中外文翻譯、簡稱、縮寫等都要注冊 如果企業(yè)的商標有中文和外文、簡稱、縮寫等，在申請注冊商標時，應當把這些相關的商標都進行注冊。否則，其中之一可能會被人搶注。

正如前面提到的，像“陸虎”、“索愛”、“偉哥”，并不是企業(yè)自身使用的，而是若干媒體在報道、評論中或者消費者的使用，那么作為與這些標識有密切關系的企業(yè)或個人也應當及時將該慣用的商標稱呼在中國注冊為商標。

(三)外文商標的多種譯法也應及時注冊 由于英文詞匯常常具有一詞多義的特征，而中文詞匯的用法也十分豐富，在對外文進行翻譯的時候有音譯和意譯等多種翻譯方法，這就常常導致同一個外文詞匯對應多種不同的翻譯結果。如“LAND ROVER”商標的中文翻譯有“羅浮”、“蘭德·羅孚”、“陸虎”、“路虎”等多種譯法；“Viagra”商標的中文翻譯也有“萬艾可”、“威爾剛”、“偉哥”等。那么在注冊好相關外文商標后，對一些有可能被他人注冊的中文翻譯商標也要進行注冊，以免遭他人搶注。

(四)做好防御商標戰(zhàn)略 企業(yè)應著眼于長遠的戰(zhàn)略思考，為了在更多的商品或服務上獨占使用某一商標，則應在多個類別進行商標注冊。

索尼愛立信(中國)公司在2008年1月14日才開始在各類商品上進行注冊“索愛”商標?？墒堑侥壳盀橹?，像“索愛”、“索愛ING”、“索愛SORE”、“索愛無限”等59個商標已經(jīng)被26個不同的權利人注冊成功，而且主要集中在第9類商品的注冊上。

注釋 [1]參見《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第2條。 [2]參見北京市第一中級人民法院(2011)一中行終字第336號行政判決書。 [3]參見北京市高級人民法院(2008)高行終字第717號行政判決書。 [4]參見北京市高級人民法院(2007)高民終字第1685號民事判決書。 [5]李靜冰：《外文商標的中譯或簡稱被搶注的法律困境》，載《中華商標》，2010年第1期。 [6]同[5]。 [7]楊敏：《‘HYSTERIC’商標行政糾紛案引發(fā)的<商標法>第三十一條適用的再思考》，載《電子知識產(chǎn)權》2010年第11期。 [8]王東勇：《搶注未注冊商標之‘在先使用’的司法認定》載《電子知識產(chǎn)權》，2011年第7期。 [9]同[5]。 [10][美]羅伯特．P．墨杰斯等著，奇筠等譯：《新技術時代的知識產(chǎn)權法》，中國政法大學出版社，2003年版，第189-190頁。 [11]黃暉：《商標法》，法律出版社，2004年版，第15頁。 [12]參見北京市第一中級人民法院(2006)一中行初字第191號行政判決書。 [13]同[11]。 [14]劉書瓊：《如何認定<商標法>第31條中的商標‘使用’——兼評‘陸虎’商標案》，載《中華商標》，2011年第8期。 [15]吳漢東等著：《知識產(chǎn)權基本問題研究(分論)》，中國人民大學出版社，2009年3月第2版，第341頁。 [16]文學：《商標使用與商標保護研究》，法律出版社2008年版，第19頁。 [17]李明德：《商譽、商標和制止不正當競爭》，載中國社會科學院知識產(chǎn)權中心等編：《<商標法>修訂中的若干問題》，知識產(chǎn)權出版社2011年版，第115頁。 [18]金艷娟：《商標使用的認定——以美國、日本、臺灣地區(qū)比較為視角》，華東政法大學碩士論文，2011年。

來源：中華商標 ? ?作者：魯維佳 ? 上海大學法學院整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：globalwellnesspartner.com ? IPRdaily小秘書個人微信號： 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構+姓名） 關注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業(yè)，接地氣的知識產(chǎn)權圈實務社區(qū)交流群。 商標“被動使用”的法律困境

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