從一起商標(biāo)侵權(quán)案看我國對(duì)服務(wù)商標(biāo)的保護(hù)

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【小D導(dǎo)讀】

近年來，服務(wù)商標(biāo)的社會(huì)價(jià)值日益凸顯，只把商品商標(biāo)列入《刑法》保護(hù)范圍不僅不符合保護(hù)服務(wù)商標(biāo)的國際趨勢(shì)和TRIPS 協(xié)議，也不符合我國《商標(biāo)法》的規(guī)定。對(duì)于嚴(yán)重的服務(wù)商標(biāo)侵權(quán)行為，只進(jìn)行行政處罰而不進(jìn)行刑事處罰，與其嚴(yán)重的社會(huì)危害后果明顯不相適應(yīng)。

案　情

2014年7月，上海市工商局檢查總隊(duì)接到中國銀聯(lián)股份有限公司（以下簡稱中國銀聯(lián)）關(guān)于A公司冒充銀聯(lián)公司開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的舉報(bào)。上海市工商局檢查總隊(duì)第四支隊(duì)迅速行動(dòng)，會(huì)同上海市公安經(jīng)偵總隊(duì)及閘北經(jīng)偵支隊(duì)，對(duì)位于閘北區(qū)虬江路1000號(hào)某大廈15樓進(jìn)行現(xiàn)場檢查。與此同時(shí)，重慶市、山東省、湖北省三地工商部門和公安部門協(xié)同開展了聯(lián)合檢查行動(dòng)，分別對(duì)轄區(qū)內(nèi)的相關(guān)涉案單位展開調(diào)查。

經(jīng)查，A公司未經(jīng)允許擅自在其經(jīng)營場所招牌、員工工號(hào)牌、名片、宣傳資料、POS機(jī)等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)，并以“中國銀聯(lián)上海分公司”的名義偽造授權(quán)書。從2014年初至案發(fā)短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)，A公司在上海利用銀聯(lián)名義發(fā)展各類商戶334家，共收取商戶押金996400元。為推廣POS收單業(yè)務(wù)，A公司違規(guī)套用低扣率，偽造虛假商戶和商戶信息，將大量餐娛類、一般類等高扣率商戶交易套用低扣率的民生類及封頂類（如批發(fā)類）商戶交易。

上海市工商局檢查總隊(duì)認(rèn)為，A公司的行為違反了《商標(biāo)法》第五十七條第（一）項(xiàng)和《商標(biāo)法》第四條第二款的規(guī)定，構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的違法行為。根據(jù)《商標(biāo)法》第六十條的規(guī)定，責(zé)令當(dāng)事人立即停止侵權(quán)行為，罰款6萬余元。

爭　議

本案中的銀聯(lián)不是一般商標(biāo)侵權(quán)案中的商品商標(biāo)，而是服務(wù)商標(biāo)。在查辦案件過程中，執(zhí)法人員在3個(gè)方面存在不同意見。

1.服務(wù)商標(biāo)是否屬于《刑法》中商標(biāo)犯罪的對(duì)象？

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，服務(wù)商標(biāo)屬于《刑法》中商標(biāo)犯罪的對(duì)象。在《商標(biāo)法》中，關(guān)于商品商標(biāo)的規(guī)定同樣適用于服務(wù)商標(biāo)，從立法一致性的角度考慮，既然《商標(biāo)法》將二者等同對(duì)待，《刑法》中針對(duì)商品商標(biāo)的犯罪同樣適用于服務(wù)商標(biāo)。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，服務(wù)商標(biāo)不屬于《刑法》中商標(biāo)犯罪的對(duì)象?！缎谭ā返诙僖皇龡l和第二百一十四條明文規(guī)定，假冒注冊(cè)商標(biāo)罪和銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的犯罪對(duì)象是商品商標(biāo)。我國實(shí)行嚴(yán)格的罪刑法定原則，禁止類推，不能將《刑法》中未規(guī)定的服務(wù)商標(biāo)等同于商品商標(biāo)一并保護(hù)。

2.A公司的行為是否屬于對(duì)銀聯(lián)商標(biāo)的合理使用？

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，A公司的行為屬于對(duì)銀聯(lián)商標(biāo)的合理使用。在本案中，A公司確實(shí)向部分商戶和消費(fèi)者提供了中國銀聯(lián)的金融服務(wù)。國家工商總局商標(biāo)局《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條規(guī)定，他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用的標(biāo)志，以及以正常方式使用商號(hào)（字號(hào)）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點(diǎn)，對(duì)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行說明等，不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)行為，但具有明顯不正當(dāng)競爭意圖的除外。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，A公司的行為不屬于對(duì)中國銀聯(lián)商標(biāo)的合理使用，因?yàn)锳公司具有明顯的不正當(dāng)競爭意圖，是惡意使用注冊(cè)商標(biāo)。

3.圍繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接是否屬于A公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件？

中國銀聯(lián)是我國目前唯一的跨行交易清算組織，傳統(tǒng)的跨行交易模式是收單—轉(zhuǎn)接—清算，即收單機(jī)構(gòu)將相關(guān)交易信息發(fā)送至中國銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)，轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)再將該交易信息發(fā)送至發(fā)卡行進(jìn)行授權(quán)應(yīng)答。繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接是指，收單機(jī)構(gòu)直接與各發(fā)卡銀行聯(lián)系，繞開中國銀聯(lián)的轉(zhuǎn)接清算系統(tǒng)進(jìn)行交易。

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接是A公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。如果A公司并未繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接即最終通過中國銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算，實(shí)際上還是提供了中國銀聯(lián)的金融服務(wù)，此時(shí)A公司使用中國銀聯(lián)注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是商標(biāo)的合理使用而非侵權(quán)行為。

另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接不是A公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。中國銀聯(lián)從未授權(quán)A公司使用其注冊(cè)商標(biāo)，在未獲得商標(biāo)權(quán)利人許可的情況下，不管A公司是否繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接、是否通過中國銀聯(lián)進(jìn)行清算轉(zhuǎn)接，只要其使用了中國銀聯(lián)的注冊(cè)商標(biāo)，就侵犯了中國銀聯(lián)的商標(biāo)專用權(quán)。

評(píng)　析

（一）服務(wù)商標(biāo)不屬于《刑法》中商標(biāo)犯罪的對(duì)象

我國《刑法》明確規(guī)定了假冒注冊(cè)商標(biāo)罪和銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的犯罪對(duì)象是商品商標(biāo)。根據(jù)《刑法》第二百一十三條的規(guī)定，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成假冒注冊(cè)商標(biāo)罪。根據(jù)《刑法》第二百一十四條的規(guī)定，銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大的，構(gòu)成銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪。

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，具有法定情形的，屬于《刑法》第二百一十三條規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪論處。該《解釋》第二條規(guī)定，銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，銷售金額在5萬元以上的，屬于《刑法》第二百一十四條規(guī)定的數(shù)額較大。由此可見，兩高的司法解釋將假冒注冊(cè)商標(biāo)罪和銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的犯罪對(duì)象限定為商品商標(biāo)。

罪刑法定原則是我國《刑法》的基本原則之一，其基本含義就是法無明文規(guī)定不為罪，法無名文規(guī)定不處罰。罪刑法定原則要求禁止類推解釋，因此不能依據(jù)《商標(biāo)法》第四條第二款“本法有關(guān)商品商標(biāo)的規(guī)定，適用于服務(wù)商標(biāo)”和第六十七條“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成犯罪的，除賠償被侵權(quán)人的損失外，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，認(rèn)為服務(wù)商標(biāo)屬于《刑法》中商標(biāo)犯罪的對(duì)象。

值得注意的是，服務(wù)商標(biāo)雖然目前未納入我國《刑法》的保護(hù)體系，但筆者認(rèn)為修改《刑法》第二百一十三條、第二百一十四條，將服務(wù)商標(biāo)同樣作為商標(biāo)犯罪的對(duì)象已經(jīng)迫在眉睫。近年來，服務(wù)商標(biāo)的社會(huì)價(jià)值日益凸顯，只把商品商標(biāo)列入《刑法》保護(hù)范圍不僅不符合保護(hù)服務(wù)商標(biāo)的國際趨勢(shì)和TRIPS 協(xié)議，也不符合我國《商標(biāo)法》的規(guī)定。對(duì)于嚴(yán)重的服務(wù)商標(biāo)侵權(quán)行為，只進(jìn)行行政處罰而不進(jìn)行刑事處罰，與其嚴(yán)重的社會(huì)危害后果明顯不相適應(yīng)。

（二）A公司的行為不屬于對(duì)中國銀聯(lián)商標(biāo)的合理使用

商標(biāo)的合理使用是指行為人可以在一定條件下使用商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)，不構(gòu)成侵權(quán)也不必支付任何對(duì)價(jià)的行為。目前，我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度中的合理使用主要用于著作權(quán)和專利權(quán)領(lǐng)域，在商標(biāo)權(quán)領(lǐng)域還處于發(fā)展階段，我國《商標(biāo)法》對(duì)商標(biāo)合理使用尚未明確規(guī)定。

《商標(biāo)法》第五十九條對(duì)商標(biāo)合理使用作出了原則性規(guī)定。該條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。國家工商總局《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條規(guī)定，他人正常使用服務(wù)行業(yè)慣用的標(biāo)志，以及以正常方式使用商號(hào)（字號(hào)）、姓名、地名、服務(wù)場所名稱，表示服務(wù)特點(diǎn)，對(duì)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行說明等，不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)行為，但具有明顯不正當(dāng)競爭意圖的除外。

首次提出并使用“商標(biāo)合理使用”的機(jī)構(gòu)是北京高院。2004年北京高院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》規(guī)定，商標(biāo)合理使用應(yīng)當(dāng)具備以下構(gòu)成要件：使用出于善意，不是作為商標(biāo)使用，使用只是為了說明或者描述自己的商品或者服務(wù)，使用不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)。下列行為，可以認(rèn)定為商標(biāo)合理使用行為：使用注冊(cè)商標(biāo)中所含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的，使用注冊(cè)商標(biāo)中直接表示或者服務(wù)的性質(zhì)、用途、質(zhì)量、主要原料、種類及其他特征的標(biāo)志的，規(guī)范使用自己的企業(yè)名稱及其字號(hào)的，使用自己所在地的地名的，其他可以認(rèn)定為商標(biāo)合理使用的行為。2006年北京高法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》改變了2004年解答中的商標(biāo)合理使用構(gòu)成要件，刪掉第四點(diǎn)“使用不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆、誤認(rèn)”。

關(guān)于商標(biāo)合理使用的構(gòu)成要件，我國法律和司法解釋沒有明確規(guī)定。北京高院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》對(duì)商標(biāo)合理使用的構(gòu)成要件的更改，說明業(yè)界對(duì)何為商標(biāo)合理使用有諸多爭議，但無論是2004年還是2006年的解答，都把“使用出于善意”放在構(gòu)成要件的首位，其重要程度可見一斑。另外，國家工商總局《關(guān)于保護(hù)服務(wù)商標(biāo)若干問題的意見》第七條列舉了不構(gòu)成侵犯服務(wù)商標(biāo)專用權(quán)的行為，同時(shí)該條有一個(gè)特別規(guī)定，即“具有明顯不正當(dāng)競爭意圖的除外”。

在本案中，辦案人員認(rèn)為A公司偽造中國銀聯(lián)上海分公司印章，使用偽造的授權(quán)書開展POS機(jī)布點(diǎn)業(yè)務(wù)，其主觀惡性顯而易見，不符合善意使用的原則。此外，A公司在其經(jīng)營場所招牌、員工工號(hào)牌、名片、宣傳資料等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)，也超出為推廣的POS機(jī)而必需使用的范圍。因而，A公司的行為不是對(duì)銀聯(lián)商標(biāo)的正當(dāng)使用。

（三）繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接不是本案中A公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件

本案中，A公司推廣的POS機(jī)提供的跨行交易服務(wù)中，只有一部分是繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接的，剩下的交易并未繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，即A公司確實(shí)向部分商戶和消費(fèi)者提供了中國銀聯(lián)的金融服務(wù)。辦案人員認(rèn)為，中國銀聯(lián)從未授權(quán)A公司使用其注冊(cè)商標(biāo)，也未授權(quán)其合作方允許A公司使用銀聯(lián)注冊(cè)商標(biāo)。在未獲得商標(biāo)權(quán)利人許可的情況下，即使A公司并未繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，交易最終通過中國銀聯(lián)進(jìn)行清算轉(zhuǎn)接，只要該公司使用了中國銀聯(lián)的注冊(cè)商標(biāo)，就侵犯了中國銀聯(lián)的商標(biāo)專用權(quán)。

正如前文所述，A公司對(duì)銀聯(lián)商標(biāo)的使用并非正當(dāng)使用，缺乏構(gòu)成侵權(quán)行為的抗辯事由。因此，繞銀聯(lián)轉(zhuǎn)接不是本案中A公司構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件。A公司未經(jīng)允許，擅自在其經(jīng)營場所的招牌、員工的工號(hào)牌、名片、宣傳資料、POS機(jī)等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)的行為已構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

案件影響

本案是上海市工商局檢查總隊(duì)查辦的首起金融領(lǐng)域服務(wù)商標(biāo)侵權(quán)案。通過本案，工商部門有效地規(guī)范了銀行卡收單市場秩序，維護(hù)了金融業(yè)務(wù)涉及的上游機(jī)構(gòu)、收單機(jī)構(gòu)、商戶及刷卡消費(fèi)者的多方利益。

一是規(guī)范了銀行卡收單行業(yè)的金融秩序。辦案機(jī)關(guān)以本案為抓手。協(xié)助中國銀聯(lián)對(duì)虛假商戶及商戶虛假信息進(jìn)行了清理，有效地消除了銀行卡收單行業(yè)的不安全因素，規(guī)范了銀行卡收單行業(yè)的金融秩序。

二是保護(hù)了商戶的知情權(quán)及商戶、消費(fèi)者的資金安全。A公司使用銀聯(lián)名義開展經(jīng)營活動(dòng)，導(dǎo)致接受其POS收單業(yè)務(wù)的商戶對(duì)服務(wù)來源產(chǎn)生誤解，侵犯了商戶的知情權(quán)。

三是保護(hù)了當(dāng)事人收取的商戶押金的安全。A公司以中國銀聯(lián)的名義與商戶簽訂服務(wù)協(xié)議，約定收取商戶POS機(jī)押金1500元至4000元不等，并分兩年返還。截至案發(fā)時(shí)，當(dāng)事人共發(fā)展商戶334家，收取商戶押金996400元。由于當(dāng)事人未取得中國銀聯(lián)的任何授權(quán)，也非收單機(jī)構(gòu)授權(quán)的外包機(jī)構(gòu)，該筆押金存在一定風(fēng)險(xiǎn)。目前，A公司已將部分商戶的押金悉數(shù)退回。

四是保護(hù)了銀聯(lián)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。A公司以中國銀聯(lián)的名義在上海開展POS收單業(yè)務(wù)，該公司還在其經(jīng)營場所的招牌、員工的工號(hào)牌、名片、宣傳資料等載體上使用“銀聯(lián)”和“UnionPay銀聯(lián)”標(biāo)識(shí)，不僅導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，還侵犯了中國銀聯(lián)的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。案件辦結(jié)后，中國銀聯(lián)專門發(fā)函給國家工商總局和上海市工商局，感謝工商部門對(duì)此案的迅速妥善處理。

來源：中國工商報(bào) 作者：楊超 ? 陳夢(mèng)旎（上海市工商局）編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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