不同視角：“微信”商標案的癥結：申請商標的延遲公開問題

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文/阮開欣?華東政法大學知識產(chǎn)權研究中心 ? 本文系作者向IPRdaily投稿，轉(zhuǎn)載須征得作者本人同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導讀】

“微信”商標案的一審判決結果所引起強烈分歧，有的人站在騰訊公司一邊，有的人站在創(chuàng)博亞太公司一邊，其差別之大類似于前段時間的裙子顏色之爭，有的人看到了白金，有的人卻看到了藍黑，案件的當事人似乎在這起事件中均沒有過錯，那么這究竟是誰的錯？問題的源頭到底出在哪里呢？筆者認為，“微信”商標案的產(chǎn)生是我國商標制度漏洞而導致的極端結果，該漏洞則是申請商標的延遲公開問題。

“微信”商標案的一審判決結果所引起強烈分歧，有的人站在騰訊公司一邊，有的人站在創(chuàng)博亞太公司一邊，其差別之大類似于前段時間的裙子顏色之爭，有的人看到了白金，有的人卻看到了藍黑，案件的當事人似乎在這起事件中均沒有過錯，那么這究竟是誰的錯？問題的源頭到底出在哪里呢？

筆者認為，“微信”商標案的產(chǎn)生是我國商標制度漏洞而導致的極端結果，該漏洞則是申請商標的延遲公開問題。

反對“微信”商標案判決的理由在于商標法先申請原則的違反，其言外之意則是，如果我國商標法不采取“申請主義”（first to file），而采取像美國商標法一樣的“使用主義”（first to use），那么“微信”商標會由于騰訊公司的使用在先而被駁回。這其實是對使用主義的誤讀。實際上，美國商標法奉行先到先得（First-in-Time, First-in-Right）的優(yōu)先原則（priority），即使將“微信”商標案放到美國，在先申請人仍然是優(yōu)先于在后使用人。根據(jù)美國商標法的“使用主義”，商標權的產(chǎn)生是基于商標的使用，而非商標的注冊，這是為了鼓勵商標的使用并發(fā)揮價值，抵制商標的搶注和耗費商標資源的現(xiàn)象。但這并不是否定在先申請優(yōu)先于在后使用，在先到先得的語境下，商標申請與商標使用（達到一定影響力的程度）是具有同等的在先地位的。在美國商標法下，商標的注冊申請在法律上被視為商標的推定使用（constructive use）。[1]根據(jù)優(yōu)先原則，這種推定使用可以回溯至商標的申請日（filing date），而非核準注冊的時間。[2]需要指出的是，美國商標法曾要求申請人在申請商標之前實際使用商標，在1988年修法后僅要求申請人有善意的商標使用意圖（Intent-to-Use），并不一定要求實際使用。即使根據(jù)修法前的更強的“使用主義”，即誰使用商標在先，誰先獲得商標權（純使用在先原則），也不會存在“微信”商標案的情況，因為如果行為人沒有實際使用商標，其是無法符合申請商標條件而獲得商標權的。

因此，無論是“申請主義”還是“使用主義”，都是遵循優(yōu)先原則，在先申請人都將優(yōu)先于在后使用人而獲得商標權，“微信”商標案實際上抵觸商標法的優(yōu)先原則。然而，違反優(yōu)先原則的后果也是不言而喻的，允許在后使用人優(yōu)先于在先注冊人則會引發(fā)肉弱強食的現(xiàn)象，具有較強市場地位的競爭者在看到其他競爭者在先申請商標的時候進行惡意打壓，大量使用其商標從而在后搶奪商標權，剝奪了他人合法經(jīng)營的利益，這顯然是不公平的。

但是，商標法優(yōu)先原則的遵循依賴于配套制度的完善，即在申請商標的同時立即公開其申請，讓他人有條件檢索到該商標申請（即商標的清查檢索clearance search），從而使經(jīng)營者在選擇使用商標前可以進行及時的預測，避免商標的沖突而帶來的法律風險。如在美國，一旦進行商標申請，他人很快就可以在美國專利商標局的系統(tǒng)中檢索到該商標，從而保障了他人使用商標前的風險可預測性。[3]為了證實這一點，筆者在美國專利商標局的網(wǎng)站上進行了商標檢索，登錄的網(wǎng)址是http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchstr&state=4808:h677ee.1.1 筆者的登錄時間是2015年4月3日，筆者在申請日（filingdate）的檢索字段中，選擇時間為2015年3月30日，即可以顯示出該日申請的所有商標。（而如果將申請日定為之后的日期，如3月31日，網(wǎng)站則無法顯示。）可以看出，美國申請商標的延遲時間僅為3天左右，時間差是相當短的。

然而，我國在實行商標法優(yōu)先原則的同時并沒有健全的配套制度，商標申請的延遲情況是比較嚴重的，通常是3到6個月的時間差。這就容易導致的“微信”商標案的這種極端情況，即在后商標使用人在商標公開之前沒有條件檢索到在先商標的申請，因此在沒有其他證據(jù)證明其知曉在先商標申請的情況下，應推定其具有商標使用的善意。在“微信”商標案中，創(chuàng)博亞太公司的商標申請日是2010年11月12日，騰訊公司在2011年1月21日對外發(fā)布名為“微信”的聊天軟件，即開始使用“微信”商標，其相差不到三個月的時間，基本可以推定騰訊公司在開始使用“微信”商標的時候無法檢索到該商標，并不知曉創(chuàng)博亞太公司的商標申請。如果騰訊公司是在有條件檢索到商標的情況下，那么其應該是具有過錯而不應受到法律的支持，一種情況是其實際檢索到該商標并在明知的情況下使用“微信”商標，其明顯具有惡意而不該享受法律保護，另一種情況是其沒有實際檢索商標，但其仍然應具有在使用商標前進行檢索的義務，其由于沒有盡到合理的注意義務仍然應當承擔不利的法律后果。但現(xiàn)在由于我國存在申請商標的延遲現(xiàn)象，導致了不能歸責于騰訊公司的結果。可能有人會認為，商標申請的延遲公開是無法解決的現(xiàn)實問題。但實際上，我國商標申請已經(jīng)采納了電子申請的形式，已基本可以解決技術問題，這一機制上的漏洞完全是有條件彌補的，而且大多數(shù)國家（如美國）也都已經(jīng)實現(xiàn)了幾天內(nèi)的及時公開。

值得一提的，商標權益的產(chǎn)生應從公開之日開始，這類似于專利權的保護，專利權人從專利公開之日起享受權利（臨時保護權），在專利公開之前的技術只能通過商業(yè)秘密法進行保護，而不能獲得專利法的保護。通過商標使用而獲得在先權的情況也不能只是私人的使用，必須是公開的使用，而且還應當達到具有一定影響力的程度。申請商標的及時公開才能有效地保障商標法優(yōu)先原則的實施，而正是申請商標的延遲問題才導致“微信”商標案的奇葩結果。

綜上所述，筆者認為，“微信”商標案由于申請商標延遲公開的漏洞只能作為個案處理，法院的判決出于公共利益的考量而保護穩(wěn)定的市場秩序也無可厚非，但創(chuàng)博公司也應根據(jù)公平原則得到一定的合理補償。筆者建議，商標法在立法上應明確，商標申請應當及時盡早公開。商標局也應盡快改善商標申請系統(tǒng)和商標查詢系統(tǒng)，解決申請商標的延遲公開問題，以免重蹈覆轍。

[1]參見Lanham Act § 7(c), 15U.S.C.A. § 1057(c)，“(c) Contingent on the registration of a mark on the principalregister provided by this Act, the filing of the application to register suchmark shall constitute constructive use of the mark, conferring a right ofpriority, nationwide in effect, on or in connection with the goods or servicesspecified in the registration against any other person except for a personwhose mark has not been abandoned and who, prior to such filing—(1) has usedthe mark; (2) has filed an application to register the mark which is pending orhas resulted in registration of the mark; or (3) has filed a foreignapplication to register the mark on the basis of which he or she has acquired aright of priority, and timely files an application under section 44(d) toregister the mark which is pending or has resulted in registration of the mark.”

[2]參見McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, Fourth Edition § 16:2.Federal constructive use priority，“For applications for federal registration filed on or after November16, 1989, a constructive use priority dates from the date of filing of the application.”

[3]參見McCarthy onTrademarks and Unfair Competition, Fourth Edition § 16:2.Federal constructive use priority，“As soon as the application is on file in the PTO, it will beincluded in the data base available to others who search before they file oruse. Thus, others may be deterred merely by the presence of an intent to useapplication on file.”

作者：阮開欣 ? ?華東政法大學知識產(chǎn)權研究中心來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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