如何克服商標侵權判斷的簡單化思維？—對“新百倫”侵權案評析

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? 文 / 陳明濤杜丹（蘭臺知識產權團隊）

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【小D導讀】

本案是一起典型的反向混淆商標侵權案，也是一起常見的國外知名商標與國內商標沖突案。雖然法院判決結果可能正確，但是，該案反映了商標侵權的簡單化、程式化思維。因此，有必要針對容易忽視的外文商標保護、反向混淆認定因素、損害賠償計算依據(jù)進行一一分析。

商標法領域再次上演“螞蟻啃大象”的戲碼。

2015年4月21日，廣州中院作出一起9800萬的天價賠償判決。該案的原告周樂倫是“百倫”注冊商標、“新百倫”注冊商標的所有人。1996年8月獲準注冊“百倫”商標，2008年1月獲準注冊“新百倫”商標。兩種注冊商標核定使用第25類商品。“NEW BALANCE”、“NB”、“N”商標由新平衡公司于1983年在中國獲準注冊。2007年，新平衡公司與新百倫公司簽訂許可協(xié)議，允許新百倫公司在中國境內使用“NEW BALANCE”、“NB”和“N”商標。2012年3月，原告發(fā)現(xiàn)被告新百倫公司未經原告許可，在宣傳和銷售其鞋類等產品時長期、大量地使用原告的“新百倫”商標，以侵犯其注冊商標為由向法院提起訴訟。

這是一起典型的反向混淆商標侵權案，也是一起常見的國外知名商標與國內商標沖突案。雖然法院判決的結果可能正確，但是，該案反映了當前法院對商標侵權的簡單化、程式化思維。

因此，有必要針對該案容易被忽視的外文標識保護、反向混淆認定、損害賠償計算做一一分析。

外文標識的保護范圍及程度

通常情況下，一個在國外已有相當知名度的商標進入中國市場，必然涉及標識本身及其譯名的保護問題。

就標識本身保護而言，地域性產生了限制作用。所謂地域性，是指一國或者地區(qū)獲得商標權利，只在該國或該地區(qū)有效，不得延及其他國家和地區(qū)。在全球經濟一體化的大背景下，地域性依然是競爭法不可撼動的根基。因為，如果不進行地域性限制，意味著商標一國或者地區(qū)知名，其他國家就要為其預留空間，兌現(xiàn)競爭優(yōu)勢，這勢必影響本國既有市場秩序。

因此，如果外國知名標識未實質進入國內市場，即使是為防御目的已經注冊，仍然難以獲得有效保護。

就標識的譯名保護而言，使用程度決定了保護范圍。傳統(tǒng)觀點認為，外文標識的中文譯名保護，應看外文與譯名之間是否形成一一對應關系。比如，CocaCola對應的是可口可樂，Apple對應是蘋果，Microsoft對應的是微軟。

然而，這樣的理解太過于簡單化。其實，外文譯名就像一顆樹，生長的越高越茂盛，樹冠覆蓋范圍越廣。也就是說，外文商標使用程度越高，其保護范圍越大。這里的保護范圍不僅包括確定性對應譯名，也包括其他相近似譯名。比如，“McDonald”的對應性譯名是“麥當勞”，同樣可禁止他人使用“邁登勞”、“脈當納”、“瑪當娜”、“麥當佬”等。

具體到本案，“NEW BALANCE”作為商標，雖然受到地域性限制，但由于早已在在中國注冊，如果在申請日之前，已被主動地、大量地、善意地、已形成穩(wěn)定市場秩序的使用，理應受到相應程度的保護?！癗EW BALANCE”對應的譯名，不管是音譯“新百倫”，還是意譯“新平衡”，都應當受到保護。對此，法院未進行有效考量，不能不說是一處硬傷。

反向混淆的認定考量

商標法致力于防止消費者混淆。通常所說的混淆是指正向而言，即在后市場競爭者為攀附在先商標的商譽，意與其發(fā)生混淆，常常表現(xiàn)為小企業(yè)具有搭大企業(yè)便車的意圖。與之相反，反向混淆卻是跨國知名企業(yè)使用了不知名企業(yè)的商標，雖不具有搭便車之意義，仍然容易造成消費者混淆。

之所以要設立反向混淆制度，旨在保護中小企業(yè)走自己道路，防止大企業(yè)不當搶奪商標，形成“大魚吃小魚”的局面。

就司法實踐來講，反向混淆制度肇始于固特異輪胎案，經過藍色風暴案被國內法所接受。

固特異輪胎案是反向混淆的里程碑案件。該案中，原告“Big O”是一家輪胎銷售商，1973年開始準備使用“Big Foot”作為其商標銷售輪胎，并于1974年銷售了第一批輪胎。固特異公司作為知名大企業(yè)，明知“Big O”已經在先使用了“Big Foot”商標，仍繼續(xù)使用其商標作為輪胎銷售。美國法院以存在混淆可能性為依據(jù)判定固特異公司侵權。

“藍色風暴”侵權案是2006年發(fā)生在我國的一起反向混淆案件。原告浙江藍野酒業(yè)公司是“藍色風暴”商標所有人，該商標核準使用的商品為包括礦泉水、可樂在內的各種軟飲料。2005年11月，原告發(fā)現(xiàn)被告百事可樂公司在其生產銷售的可樂及其他飲料上使用了“藍色風暴”商標，因此以商標侵權為由，提起訴訟。法院也最終判決百事可樂公司敗訴。這兩起案件都表明，反向混淆目的有效防止了大企業(yè)惡意搶奪他人商標行為，為努力實現(xiàn)自我發(fā)展的中小企業(yè)提供一把保護傘。

然而，如果有的小企業(yè)并不想走自己的道路，而是違反宗旨，以反混淆之名，行待價而沽、“螞蟻啃大象”之實，就不能認定構成反向混淆。比如，在卡斯特案件中，證據(jù)就明顯看出，國內商標持有者希望攀附國外方的商譽，并不想走自己的道路。iPad案中，也無證據(jù)顯示商標持有人有明顯使用意圖。

在本案中，原告是具有走自己品牌的意圖，還是有著搭便車的嫌疑，是法院應當考慮的要素。但是從判決中可以看出，法官在審理此案時，并未加以分析，令人遺憾。

損害賠償?shù)挠嬎阋罁?jù)

根據(jù)商標法的規(guī)定，損害賠償?shù)挠嬎阋罁?jù)有四種，即權利人的損失、侵害者利潤、許可費用、法定賠償。對其適用遵循相應的位階。即在前一種計算方式無法確定時，適用下一種計算方式。

然而，商標侵權案件，不能脫離侵權法的立法目的，對權利人的有效救濟，要以實際損失為限，遵循“合理填補損害”原則。

針對反向混淆的特殊性，在具體適用過程中，還應考慮三點因素：一是原告實際損失。比如原告公司本身的體量小，則因侵權造成實際損失就不可能太高；二是制止混淆的損失因素。若原告注冊商標目的在于形成自己品牌，而非待價而沽。此時應當考慮，原告為了發(fā)展自己企業(yè)，制止被告混淆行為所付出的代價；第三被告主觀因素。若被告具有嚴重惡意，則要讓賠償有一定懲罰性，加大賠償數(shù)額。

在這個案件中，法院認為被告獲利1.958億，并綜合考慮某些因素判決賠償9800萬元(獲利的一半)，但實質仍簡單以侵權人獲利作為損害賠償依據(jù)，未對計算依據(jù)全面考慮，則顯得不夠審慎。

國內權利人與國外企業(yè)商標戰(zhàn)爭，是一場角色復雜，高潮不斷的戰(zhàn)爭大戲。法官理應成為處理好這場大戲的導演，利用和理解好手中的法條劇本，而不能簡單理解臺詞，認為一方擁有商標，另一方使用了商標，就構成侵權，就要用侵權者利潤計算，應像藝術大師一樣，展現(xiàn)高超的法律技巧，讓正義得到申張，讓參與者深受觸動。

最為重要的是，怎么讓善意的市場競爭者不再扮演悲劇角色……

如何克服商標侵權判斷的簡單化思維？—對“新百倫”侵權案評析 蘭臺知識產權團隊

來源：IPRdaily 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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