“海淘”商標(biāo)何去何從？——對(duì)阿里巴巴注冊(cè)“海淘”商標(biāo)事件的評(píng)論

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文 / 田君露 ?蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì)

本文系作者田君露向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）

【小D導(dǎo)讀】

當(dāng)前“海淘”已經(jīng)成為極為流行的海外網(wǎng)購的代名詞，卻被阿里巴巴再次申請(qǐng)注冊(cè)為商標(biāo)而妄圖獨(dú)占使用。本文認(rèn)為，“海淘”已經(jīng)退化為通用名稱，不宜作為“商標(biāo)”進(jìn)行保護(hù)，其他電商使用“海淘”的行為不應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為構(gòu)成侵權(quán)。

繼“雙十一”商標(biāo)爭(zhēng)奪戰(zhàn)之后，阿里巴巴又劍指“海淘”商標(biāo)，開啟了另一場(chǎng)激烈的商標(biāo)爭(zhēng)奪大戰(zhàn)。

據(jù)悉，截止到2015年6月1日，商標(biāo)局累計(jì)已收到17件“海淘”文字商標(biāo)申請(qǐng)，其中，阿里巴巴直接提交了9件，阿里巴巴關(guān)聯(lián)公司湖南快樂淘寶文化傳播有限公司提交了6件。而阿里巴巴在第35、16、9類三個(gè)“海淘”商標(biāo)，已經(jīng)通過初審進(jìn)入公示期。另一邊，京東、聚美等電商則警鈴大作，開始展開防御戰(zhàn)略，目前已對(duì)阿里巴巴處于公示期內(nèi)的三個(gè)“海淘”商標(biāo)提出異議。

一場(chǎng)關(guān)于“海淘”商標(biāo)的爭(zhēng)奪大戰(zhàn)正如火如荼的上演并且呈現(xiàn)愈演愈烈之勢(shì)。從表面看來，“海淘”商標(biāo)似乎已然成為阿里巴巴的囊中之物。然而事實(shí)并非如此，在已提交的17件“海淘”文字商標(biāo)申請(qǐng)中，8件已注冊(cè)，5件已無效，另有4件暫處“申請(qǐng)”中。

當(dāng)前“海淘”已經(jīng)成為極為流行的海外網(wǎng)購的代名詞，提起“海淘”，相信大家都不陌生，而那些熱衷海外代購各種化妝品的MM們更是倍感親切。“海淘”已然成為近兩年極為流行的一種商業(yè)模式。然而，人們不免疑惑，“海淘”這一消費(fèi)模式是否能夠被阿里巴巴注冊(cè)為商標(biāo)加以獨(dú)占使用呢？

我們認(rèn)為，該事件不僅涉及對(duì)“海淘”是否退化為“通用名稱”的判斷，更為重要的是，企業(yè)對(duì)商標(biāo)戰(zhàn)略的運(yùn)用，決定了企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則的有效建立，從而對(duì)構(gòu)建良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序起到一定指導(dǎo)意義，應(yīng)當(dāng)引起業(yè)內(nèi)深入思考。

“海淘”商標(biāo)已經(jīng)退化為通用名稱

我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》與《商標(biāo)法實(shí)施條例》中對(duì)于“通用名稱”的具體涵義皆無明確規(guī)定，但《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》中第七條一款規(guī)定，“人民法院在判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否為通用名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。”

這一規(guī)定對(duì)于通用名稱的判斷起到一定指導(dǎo)意義，然而，我們認(rèn)為，通用名稱應(yīng)當(dāng)不限于商品，還應(yīng)當(dāng)包含服務(wù)。因此，通用名稱是指某商品或服務(wù)的特定行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者、消費(fèi)者約定俗成、普遍使用的名稱，通常具有廣泛性與規(guī)范性的特點(diǎn)。一般情況下，認(rèn)定商品或服務(wù)的通用名稱應(yīng)從三個(gè)方面來進(jìn)行判斷：第一，該商品或服務(wù)名稱是否由某一地區(qū)或領(lǐng)域內(nèi)的經(jīng)營者消費(fèi)者所普遍使用并廣泛接受；第二，該商品或服務(wù)名稱是否由某一地區(qū)或領(lǐng)域內(nèi)人們長期使用而形成；第三，該商品或服務(wù)的消費(fèi)者是特定群體還是普通社會(huì)公眾。

在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)型社會(huì)、消費(fèi)型社會(huì)文化環(huán)境下，“海淘”經(jīng)各大電商等同業(yè)經(jīng)營者廣泛長期使用，并被廣大消費(fèi)者用來定位個(gè)人需求，“海淘”作為海外網(wǎng)購的代名詞，已然被相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營者與廣大消費(fèi)者普遍接受并廣泛使用。因此，我們有理由認(rèn)為，“海淘”商標(biāo)已經(jīng)退化為通用名稱。

其他電商使用“海淘”不構(gòu)成侵權(quán)

在“海淘”商標(biāo)退化為通用名稱的情況下，阿里巴巴公司雖然擁有該注冊(cè)商標(biāo)，但因?yàn)樯虡?biāo)退化為通用名稱，任何經(jīng)營者對(duì)該商標(biāo)使用都屬于“正當(dāng)使用”，也可以通過商標(biāo)部門提起撤銷申請(qǐng)。正如商標(biāo)法第四十九條二款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。第五十九條又進(jìn)一步規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。在此情況下，京東、聚美、唯品會(huì)等眾多其他電商使用“海淘”的行為當(dāng)然不構(gòu)成侵權(quán)。

退一步來講，即使相關(guān)經(jīng)營者未能撤銷“海淘”商標(biāo)申請(qǐng)，也并不意味著其他電商不能使用“海淘”二字。商標(biāo)的核心要件為顯著性，即必須能夠使消費(fèi)者根據(jù)不同商標(biāo)識(shí)別出相應(yīng)商品或服務(wù)的提供者，從而避免對(duì)商品及服務(wù)來源產(chǎn)生混淆與誤認(rèn)。對(duì)于阿里巴巴已經(jīng)注冊(cè)的“海淘”商標(biāo)而言，其他電商完全可以通過附加相關(guān)區(qū)別標(biāo)識(shí)的方法繼續(xù)使用“海淘”二字，比如注冊(cè)并使用“品牌名+海淘”或“平臺(tái)名+海淘”等形式的商標(biāo)。

構(gòu)建良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序

在日益激烈的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，企業(yè)通過精細(xì)的商標(biāo)布局，制定有效的商標(biāo)防御和攻擊策略，往往會(huì)起到意想不到的效果，成為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要武器。不管是阿里巴巴去年對(duì)“雙十一”還是此次對(duì)“海淘”商標(biāo)的爭(zhēng)奪，都對(duì)京東等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)生巨大沖擊，令其措手不及，為防止侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大，不得不緊急修改廣告方案。

然而，企業(yè)應(yīng)恰當(dāng)運(yùn)用商標(biāo)戰(zhàn)略，促進(jìn)良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而不能毫無節(jié)制地濫用商標(biāo)權(quán)利?！半p十一”作為大眾消費(fèi)者的購物盛宴，而“海淘”作為當(dāng)下盛行的一種消費(fèi)模式，已經(jīng)被相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)營者與廣大消費(fèi)者普遍接受并廣泛使用，從而應(yīng)當(dāng)認(rèn)為二者已退化為通用名稱。在市場(chǎng)已經(jīng)成熟的時(shí)機(jī)下，阿里巴巴突然祭出商標(biāo)大棒，劍指競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，意圖獨(dú)占“雙十一”與“海淘”商標(biāo)，很容易引起商標(biāo)權(quán)利濫用的指責(zé)。

我國的商標(biāo)制度，是一種以注冊(cè)程序?yàn)橹鞯闹贫劝才?，率先提出注?cè)申請(qǐng)的市場(chǎng)經(jīng)營者，經(jīng)過審查后獲得商標(biāo)權(quán)利，這就造成難以避免的制度缺陷，導(dǎo)致商標(biāo)搶注行為風(fēng)行，企業(yè)濫用商標(biāo)權(quán)利機(jī)率增大，從而違背商標(biāo)制度的設(shè)計(jì)初衷?！半p十一”與“海淘”的商標(biāo)大戰(zhàn)，不僅值得整個(gè)電商企業(yè)反思，即在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，應(yīng)如何有效、良性地運(yùn)用商標(biāo)戰(zhàn)略。與此同時(shí)，也值得整個(gè)商標(biāo)界反思，即在商標(biāo)制度設(shè)計(jì)中，如何更好的建立起有效的事前糾偏機(jī)制，避免惡性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況發(fā)生。

處于公示期內(nèi)的三個(gè)“海淘”商標(biāo)已被提起異議，“海淘”商標(biāo)何去何從，我們?nèi)孕枋媚恳源?

“海淘”商標(biāo)何去何從？——對(duì)阿里巴巴注冊(cè)“海淘”商標(biāo)事件的評(píng)論

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來源：IPRdaily 作者：蘭臺(tái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)團(tuán)隊(duì) 編輯：IPRdaily 趙珍 -------------

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