IPO打虎記——專利篇

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文 / 柳益清集慧智佳咨詢師 本文系作者向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉(zhuǎn)載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導(dǎo)讀】

知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是專利是企業(yè)的重要資產(chǎn)。在企業(yè)IPO過程中，涉及的專利問題看似輕微，實(shí)則重大，它關(guān)系到擬IPO企業(yè)資產(chǎn)的完整性、存續(xù)性和盈利的合法性及可持續(xù)性。因此這對(duì)企業(yè)專利資產(chǎn)管理能力有一定要求，而且直接影響著企業(yè)是否能成功上市。

6月1日，曾經(jīng)折戟IPO的廣州通宇通訊股份有限公司披露了新的招股說明書（預(yù)披露）。在新文件中，公司雖然修補(bǔ)了先前的問題（實(shí)控人占用資金），但又暴露了新的瑕疵——競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀告公司涉嫌專利侵權(quán)。京信通信系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司及京信通信技術(shù)（廣州）有限公司起訴通宇通訊侵犯其三項(xiàng)專利。上市進(jìn)程受到影響。

因?qū)＠麊栴}造成的IPO進(jìn)程受阻的事例還有很多，《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》在“主體資格”、“獨(dú)立性”、“規(guī)范運(yùn)行”、“財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)”及“信息披露”等方面都對(duì)企業(yè)的專利資產(chǎn)有嚴(yán)格要求，其中幾個(gè)典型且明確的要求有：

1.【財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)】

發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險(xiǎn)，不存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項(xiàng)。

對(duì)于已產(chǎn)生的專利訴訟，可采取通過協(xié)商或者借助第三方與起訴者或者投訴者達(dá)成和解的辦法解決。如果不能達(dá)成和解，則需論證該糾紛是否會(huì)對(duì)公司造成重大不利影響?？梢酝ㄟ^第三方機(jī)構(gòu)論證不構(gòu)成侵權(quán)，或者論證糾紛僅涉及公司部分不重要產(chǎn)品，對(duì)公司無實(shí)質(zhì)不利影響。

發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)。

此問題主要表現(xiàn)在專利的有效性存在瑕疵：

（1）發(fā)行人尚未取得相關(guān)專利權(quán)，表現(xiàn)在未取得有效的權(quán)屬證書。擬上市企業(yè)應(yīng)將需要注冊(cè)的發(fā)明創(chuàng)造盡早申請(qǐng)專利，并及時(shí)申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查(如需)。

（2）發(fā)行人的專利已經(jīng)過期或者失效，這需要做好事先的預(yù)防，事后的補(bǔ)救可能性很小。

2.【獨(dú)立性】

發(fā)行人的資產(chǎn)完整。生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備以及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)的所有權(quán)或者使用權(quán)，具有獨(dú)立的原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)；非生產(chǎn)型企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)體系及相關(guān)資產(chǎn)。

舉例來講，某企業(yè)核心技術(shù)由關(guān)聯(lián)方許可使用，且存在商業(yè)附加條件（即滿足某條件時(shí)方能使用，否則關(guān)聯(lián)方有收回權(quán)利）。此種情況就表現(xiàn)出對(duì)核心技術(shù)缺乏控制權(quán)，獨(dú)立性不足。

獨(dú)立性不足還主要表現(xiàn)在專利的權(quán)屬不清晰：

（1）專利權(quán)尚未完成過戶。常見情況是公司的股東或者發(fā)起人以專利出資，或者公司從股東或者第三方購(gòu)買/受讓相關(guān)專利，但尚未完成專利或者商標(biāo)的過戶手續(xù)，此種情況應(yīng)盡快辦理過戶手續(xù)，公司取得相關(guān)的權(quán)屬證書。

（2）對(duì)專利的歸屬存在爭(zhēng)議或者潛在糾紛。典型的情況是實(shí)際控制人或控股股東用作出資或者轉(zhuǎn)讓給公司的專利有可能屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造或者職務(wù)作品。由此可能產(chǎn)生權(quán)屬糾紛，這就要求出資者與原單位就專利權(quán)的歸屬簽署明確的協(xié)議或者確認(rèn)函，并由出資者作出相關(guān)書面承諾。

3.【信息披露】

2010年，星網(wǎng)銳捷在IPO進(jìn)程中自查發(fā)現(xiàn)，因相關(guān)工作人員的疏忽而未能及時(shí)向公司證券事務(wù)部告知公司專利法律狀態(tài)的變更情況，由此導(dǎo)致招股意向書公告的部分實(shí)用新型專利和外觀專利，因公司未續(xù)繳年費(fèi)等原因而被終止的情況。由此，公司IPO被暫緩。

類似事件，蘇州恒久2010 年招股說明書披露其共計(jì)擁有5 項(xiàng)專利，并列明了這5 項(xiàng)已授權(quán)專利的信息。但事實(shí)上，這5 項(xiàng)專利均因未繳年費(fèi)而被終止失效。蘇州恒久因此被證監(jiān)會(huì)要求核查相關(guān)問題，以致未能如期上市。

企業(yè)IPO知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息披露主要包括：知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用以及權(quán)屬情況，知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可，知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，知識(shí)產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)交易，知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量、賬面價(jià)值等財(cái)務(wù)信息（創(chuàng)業(yè)板適用），知識(shí)產(chǎn)權(quán)變化情況以及主要影響因素（創(chuàng)業(yè)板適用）知識(shí)產(chǎn)權(quán)變化時(shí)的應(yīng)對(duì)措施（創(chuàng)業(yè)板適用）等。

由于相關(guān)制度缺乏系統(tǒng)規(guī)范、盡職調(diào)查不當(dāng)或者企業(yè)主觀上不愿公開等原因，往往出現(xiàn)：專利信息披露不真實(shí)、信息披露不準(zhǔn)確、信息披露不完整、信息披露不及時(shí)、信息披露不規(guī)范。這都是企業(yè)需嚴(yán)格把控謹(jǐn)慎對(duì)待的問題。

打虎要平時(shí)練就硬功夫，廝殺前配備好各種裝備。IPO中的專利問題，總的來說，需要企業(yè)做好日常專利培育資產(chǎn)積累工作、風(fēng)險(xiǎn)管控及應(yīng)急體系、上市前期盡職調(diào)查到位。從意識(shí)上不輕視，行動(dòng)上有戰(zhàn)略，才能防住IPO過程中的專利問題這條攔路虎。

來源：IPRdaily 作者：柳益清北京集慧智佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司咨詢師編輯：周海峰 IPRdaily

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