IPO打虎記——專利篇

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文 / 柳益清集慧智佳咨詢師 本文系作者向IPRdaily投稿，并經(jīng)IPRdaily編輯，轉載須征得作者同意，并注明文章來源（微信：IPRdaily）。

【小D導讀】

知識產(chǎn)權尤其是專利是企業(yè)的重要資產(chǎn)。在企業(yè)IPO過程中，涉及的專利問題看似輕微，實則重大，它關系到擬IPO企業(yè)資產(chǎn)的完整性、存續(xù)性和盈利的合法性及可持續(xù)性。因此這對企業(yè)專利資產(chǎn)管理能力有一定要求，而且直接影響著企業(yè)是否能成功上市。

6月1日，曾經(jīng)折戟IPO的廣州通宇通訊股份有限公司披露了新的招股說明書（預披露）。在新文件中，公司雖然修補了先前的問題（實控人占用資金），但又暴露了新的瑕疵——競爭對手狀告公司涉嫌專利侵權。京信通信系統(tǒng)（中國）有限公司及京信通信技術（廣州）有限公司起訴通宇通訊侵犯其三項專利。上市進程受到影響。

因專利問題造成的IPO進程受阻的事例還有很多，《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》在“主體資格”、“獨立性”、“規(guī)范運行”、“財務與會計”及“信息披露”等方面都對企業(yè)的專利資產(chǎn)有嚴格要求，其中幾個典型且明確的要求有：

1.【財務與會計】

發(fā)行人不存在重大償債風險，不存在影響持續(xù)經(jīng)營的擔保、訴訟以及仲裁等重大或有事項。

對于已產(chǎn)生的專利訴訟，可采取通過協(xié)商或者借助第三方與起訴者或者投訴者達成和解的辦法解決。如果不能達成和解，則需論證該糾紛是否會對公司造成重大不利影響?？梢酝ㄟ^第三方機構論證不構成侵權，或者論證糾紛僅涉及公司部分不重要產(chǎn)品，對公司無實質不利影響。

發(fā)行人在用的商標、專利、專有技術以及特許經(jīng)營權等重要資產(chǎn)或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險。

此問題主要表現(xiàn)在專利的有效性存在瑕疵：

（1）發(fā)行人尚未取得相關專利權，表現(xiàn)在未取得有效的權屬證書。擬上市企業(yè)應將需要注冊的發(fā)明創(chuàng)造盡早申請專利，并及時申請進行實質性審查(如需)。

（2）發(fā)行人的專利已經(jīng)過期或者失效，這需要做好事先的預防，事后的補救可能性很小。

2.【獨立性】

發(fā)行人的資產(chǎn)完整。生產(chǎn)型企業(yè)應當具備與生產(chǎn)經(jīng)營有關的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設施，合法擁有與生產(chǎn)經(jīng)營有關的土地、廠房、機器設備以及商標、專利、非專利技術的所有權或者使用權，具有獨立的原料采購和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)；非生產(chǎn)型企業(yè)應當具備與經(jīng)營有關的業(yè)務體系及相關資產(chǎn)。

舉例來講，某企業(yè)核心技術由關聯(lián)方許可使用，且存在商業(yè)附加條件（即滿足某條件時方能使用，否則關聯(lián)方有收回權利）。此種情況就表現(xiàn)出對核心技術缺乏控制權，獨立性不足。

獨立性不足還主要表現(xiàn)在專利的權屬不清晰：

（1）專利權尚未完成過戶。常見情況是公司的股東或者發(fā)起人以專利出資，或者公司從股東或者第三方購買/受讓相關專利，但尚未完成專利或者商標的過戶手續(xù)，此種情況應盡快辦理過戶手續(xù)，公司取得相關的權屬證書。

（2）對專利的歸屬存在爭議或者潛在糾紛。典型的情況是實際控制人或控股股東用作出資或者轉讓給公司的專利有可能屬于職務發(fā)明創(chuàng)造或者職務作品。由此可能產(chǎn)生權屬糾紛，這就要求出資者與原單位就專利權的歸屬簽署明確的協(xié)議或者確認函，并由出資者作出相關書面承諾。

3.【信息披露】

2010年，星網(wǎng)銳捷在IPO進程中自查發(fā)現(xiàn)，因相關工作人員的疏忽而未能及時向公司證券事務部告知公司專利法律狀態(tài)的變更情況，由此導致招股意向書公告的部分實用新型專利和外觀專利，因公司未續(xù)繳年費等原因而被終止的情況。由此，公司IPO被暫緩。

類似事件，蘇州恒久2010 年招股說明書披露其共計擁有5 項專利，并列明了這5 項已授權專利的信息。但事實上，這5 項專利均因未繳年費而被終止失效。蘇州恒久因此被證監(jiān)會要求核查相關問題，以致未能如期上市。

企業(yè)IPO知識產(chǎn)權信息披露主要包括：知識產(chǎn)權使用以及權屬情況，知識產(chǎn)權許可，知識產(chǎn)權糾紛，知識產(chǎn)權關聯(lián)交易，知識產(chǎn)權數(shù)量、賬面價值等財務信息（創(chuàng)業(yè)板適用），知識產(chǎn)權變化情況以及主要影響因素（創(chuàng)業(yè)板適用）知識產(chǎn)權變化時的應對措施（創(chuàng)業(yè)板適用）等。

由于相關制度缺乏系統(tǒng)規(guī)范、盡職調查不當或者企業(yè)主觀上不愿公開等原因，往往出現(xiàn)：專利信息披露不真實、信息披露不準確、信息披露不完整、信息披露不及時、信息披露不規(guī)范。這都是企業(yè)需嚴格把控謹慎對待的問題。

打虎要平時練就硬功夫，廝殺前配備好各種裝備。IPO中的專利問題，總的來說，需要企業(yè)做好日常專利培育資產(chǎn)積累工作、風險管控及應急體系、上市前期盡職調查到位。從意識上不輕視，行動上有戰(zhàn)略，才能防住IPO過程中的專利問題這條攔路虎。

來源：IPRdaily 作者：柳益清北京集慧智佳知識產(chǎn)權管理咨詢有限公司咨詢師編輯：周海峰 IPRdaily

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