企業(yè)如何選擇低注冊風險的中文商標？

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“為什么商店、買賣家兒這字號都叫”德”字兒”祥”字兒”福”字兒”成”字兒”順”字兒？就為顧客叫著順嘴兒?！边@段話來自著名相聲大師馬三立先生經(jīng)典作品《起名字的藝術(shù)》，隨著作品廣為流傳。但是自中國有了商標注冊制度，給企業(yè)起名除了”順嘴兒”還必須得符合法律規(guī)定，這樣才能受到法律的更多保護。

從商標法的角度，商標設(shè)計選擇有很多注意的地方，比如合法性、顯著性等等，本文著重從中文商標顯著性角度梳理因缺乏顯著性未注冊成功的案例并提出應對措施，對企業(yè)選擇中文商標提供參考。

一、商標注冊必須具有顯著性

設(shè)計、選擇好的商標是企業(yè)實施商標戰(zhàn)略的基石，在華人地區(qū)，中文商標的可識別性高，所以為中國企業(yè)所首選。大的企業(yè)往往會不惜重金征集名稱，如日本本田公司等。而根據(jù)商標注冊情況的統(tǒng)計分析，有些企業(yè)可能因為商業(yè)需要或者其他原因，沒有進行商標注冊評估及建立商標管理體系（參考《公司法務必讀：如何建立公司商標管理體系》），導致中文商標大量使用后被駁回，加上在之后的駁回復審及訴訟中沒能成功，導致商標防御減弱或者被迫改名，商業(yè)利益大量流失。

《商標法》第九條第一款”申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突?！鄙虡吮仨毦哂酗@著性，顯著性強的商標區(qū)別商品或者服務來源更強，在商標異議中更容易成功，在侵權(quán)保護中，更容易認定他人存在惡意。

二、實踐中因缺乏顯著性未注冊成功的案例

中國漢字一詞多義，一個字（詞）除了固有含義，還有經(jīng)過使用（傳播）帶來的其他含義，如果通過企業(yè)的使用，商標給消費者帶來的商標意義上的認知，且該認知強于該商標的固有含義并達到消費者熟知的程度，從而與申請人產(chǎn)生唯一對應關(guān)系，起到商標的指示商品或服務來源的作用時，才能被認為具有顯著特征。

《商標法》第十一條”下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。

前款所列標志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊?！?/p>

其他規(guī)定請參照《商標審查標準》第二部分商標顯著特征的審查。

（一）商標局階段（部分）：

（二）法院階段（部分）

1、北京市高級人民法院（2013）高行終字第734號”被異議商標僅由”無痕”兩個規(guī)范字體的漢字構(gòu)成，并無其他構(gòu)成要素。而該詞匯使用在指定的非金屬掛衣架、家具用非金屬附件等商品上，容易使相關(guān)公眾認為使用該商品懸掛衣物后或家具上使用的該附件商品被拆除后，不會在衣物等被懸掛物或家具上留有痕跡。相關(guān)公眾對標注”無痕”的指定商品所形成的上述認識和理解即對該商品功能、效果的理解，故被異議商標使用在指定商品上僅僅直接描述了該商品的功能、效果等特點?！?/p>

2、北京市高級人民法院（2014）高行（知）終字第2956號”被異議商標為文字商標，”板前”在日語中的含義為”日本料理師傅、廚師”等，指定使用在壽司、方便米飯等商品上，僅僅能直接表示了商品的制作者，不能起到區(qū)分商品來源的作用，不具有顯著性。同時，申請人在商標評審階段提供的使用證據(jù)較少，不能證明被異議商標在中國大陸地區(qū)經(jīng)過使用已經(jīng)取得顯著特征，可以作為商標注冊?！?/p>

3、北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第921號”訴爭商標為文字與圖形組合商標，其中文識別部分”漁生檔”為主要認讀部分。”魚生”是我國一種地方菜系的烹飪方法。”漁生”與”魚生”在文字構(gòu)成、含義、呼叫、視覺效果等上相近?！睗O生”直接表示了服務的內(nèi)容等特點，將訴爭商標使用在餐廳、快餐館等服務上，相關(guān)公眾不易將其作為區(qū)分服務來源的商標進行識別。因此，訴爭商標無法起到標識作用，不符合《商標法》第十一條第一款第（二）項的規(guī)定，不得作為商標注冊?！?/p>

三、企業(yè)商標選擇中文商標該注意的事項

對于創(chuàng)業(yè)公司或者準備培育新品牌的公司可以參照以上內(nèi)容對中文商標進行選擇。對于已經(jīng)使用的商標應注意以下事項：

（一）對于缺乏顯著性的中文商標進行使用，以期獲得顯著性；

如上文提到的”小肥羊”商標，后被北京高院認為，”小肥羊”文字標識通過內(nèi)蒙古小肥羊公司大規(guī)模的使用與宣傳，申請商標的內(nèi)容在相關(guān)公眾中享有了一定的知名度，消費者能夠識別服務來源小肥羊公司。已經(jīng)獲得了顯著性，并且便于識別，應當準予作為商標注冊。

缺點如上文提到的指南針公司，不能享受注冊商標的強保護，只能將”指南針”作為企業(yè)字號用于商業(yè)經(jīng)營和宣傳活動，侵權(quán)時舉證”知名商品特有的名稱”進行不正當競爭保護。

（二）對于顯著性弱的中文商標，應增強商標權(quán)利保護（如申請過渡商標，將品牌過渡到有商標牢固保護的地方）或者增加圖形商標，增加顯著性，再者，在原有品牌基礎(chǔ)上增加顯著性（品牌）文字如中國農(nóng)業(yè)銀行”金穗”等

缺點如山東省高級人民法院（2011）魯民三終字第144號中對濟南鄂湘情懷公司是否侵犯北京鄂湘情公司的商標專用權(quán)的判語所述”湘鄂情只是商標中的一部分，且顯著性弱，北京鄂湘情公司以”湘鄂情”三個漢字來主張其全部注冊商標專用權(quán)是不成立的?！毕娑跚椤钡慕M詞是在”湘鄂”的基礎(chǔ)上簡單的加了一個”情”字，餐飲行業(yè)對”湘鄂”組詞方法的普遍使用，必然導致”湘鄂情”識別性減弱。所以，”湘鄂情”三字是整個商標中顯著性很弱的部分。綜上，”湘鄂情”文字不是識別該商標的主要部分。北京鄂湘情公司以顯著性弱的”湘鄂情”三字來主張濟南湘鄂情懷公司侵犯注冊商標專用權(quán)不成立?！弊罱K維權(quán)不利。

四、結(jié)語

誠然，企業(yè)生存并且發(fā)展是第一位的，但是如積累的商譽白白流失也是令人痛心的。

本文討論的企業(yè)選擇怎樣的中文商標才能降低商標注冊風險，除了參照以上的事項，還須樹立品牌保護意識，成立相應的品牌保護機構(gòu)，建立商標管理體系，通過這一體系提供的信息，掌握競爭者發(fā)展，曉理經(jīng)濟動態(tài)，甄別商業(yè)機會，發(fā)展更多的世界知名品牌。

來源：無訟閱讀

編輯：IPRdaily王夢婷