【實(shí)務(wù)】論界定商標(biāo)侵權(quán)使用行為的兩步審查法

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作者：劉維，上海大學(xué)法學(xué)院—知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，博士

商標(biāo)使用行為的功能界定法具有抽象性，難以清晰界定：將商標(biāo)使用行為限定于流通領(lǐng)域的觀點(diǎn)值得商榷：商標(biāo)使用行為具有行為指向性，獨(dú)立于混淆可能性的判斷，后者具有事實(shí)依賴(lài)性。技術(shù)服務(wù)行為為認(rèn)定商標(biāo)使用行為、劃分商標(biāo)直接侵權(quán)和間接侵權(quán)提供了啟示。個(gè)案中對(duì)商標(biāo)使用行為的審查，應(yīng)當(dāng)分兩步進(jìn)行，第一步審查該行為是否乃獲取“經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”的行為，即是否屬于商業(yè)行為：第二步審查行為人是否利用商標(biāo)推廣其商品或服務(wù)，即是否在商品或服務(wù)與商標(biāo)之間建立了“經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)”。

我國(guó)法院對(duì)商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的商標(biāo)使用行為采用功能界定法，認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的使用行為必須“起到區(qū)分商品來(lái)源的作用”(商標(biāo)意義上的使用，下稱(chēng)“功能界定法”)，①不能起到標(biāo)識(shí)來(lái)源作用的行為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，則不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。②新《商標(biāo)法》第48條吸收了現(xiàn)行《商標(biāo)法實(shí)施條例》第3條規(guī)定和司法實(shí)踐中的做法，從行為類(lèi)型和功能效果兩方面界定商標(biāo)使用行為：本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為。

商標(biāo)使用行為在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的要件地位及其界定方法在規(guī)范意義上已經(jīng)明確，但在操作層面并非毫無(wú)爭(zhēng)議?！肮δ芙缍ǚā彪m然抓住了商標(biāo)使用行為的本質(zhì)，但在技術(shù)和操作上具有抽象性和模糊性，而司法實(shí)踐中的行為豐富多樣，究竟如何在個(gè)案中判斷是否屬于“發(fā)揮商標(biāo)功能”的行為，成為司法實(shí)踐和學(xué)術(shù)討論中爭(zhēng)議不斷的話(huà)題。

商標(biāo)使用行為首先是一種商業(yè)行為，這是判斷商標(biāo)使用行為的第一步。商業(yè)行為是商標(biāo)侵權(quán)行為和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的共同特征。商標(biāo)侵權(quán)行為本質(zhì)上是一種試圖轉(zhuǎn)移他人貿(mào)易而獲利的行為，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為則是一種試圖獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行為。歐洲法和美國(guó)法都將商業(yè)行為作為商標(biāo)侵權(quán)的前提要件.如“根據(jù)商標(biāo)指令第5條第1款第1項(xiàng)或者——如果是歐洲商標(biāo)——根據(jù)第40/94號(hào)規(guī)定第9條第1款第1項(xiàng)，商標(biāo)所有人有權(quán)禁止第三方未經(jīng)同意使用與注冊(cè)商標(biāo)相同且影響商標(biāo)功能的標(biāo)記，如果這種使用發(fā)生在商業(yè)過(guò)程中且使用的相關(guān)商品或服務(wù)與該注冊(cè)商標(biāo)的商品或服務(wù)相同或類(lèi)似”。③美國(guó)《蘭哈姆法》第45條同樣明確規(guī)定“商業(yè)中的使用(use in commerce)”。

如果使用行為發(fā)生在商業(yè)活動(dòng)的背景中，目的在于獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，則使用相同或近似標(biāo)記的行為構(gòu)成商業(yè)過(guò)程中的使用行為。反之，如果行為目的并非獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)(競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì))，則不可能進(jìn)入商標(biāo)法和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的評(píng)價(jià)。以搜索引擎在關(guān)鍵詞案件中的法律地位為例，“搜索引擎將與商標(biāo)相同的標(biāo)記(signs)存儲(chǔ)為關(guān)鍵詞且根據(jù)這些關(guān)鍵詞安排顯示廣告的行為，是為了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(economic advantage)而實(shí)施的商業(yè)行為”，④因而是一種商業(yè)行為。

然而，“商業(yè)行為”與“商標(biāo)使用行為”并非等同概念，否則商標(biāo)侵權(quán)行為與普通不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為無(wú)異。如何將商標(biāo)使用行為從廣義的商業(yè)使用行為中篩選出來(lái)，亦即區(qū)分商標(biāo)使用行為與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，就是界定商標(biāo)使用行為的第二步和重點(diǎn)難點(diǎn)所在。本文的基本思路是，通過(guò)引入商標(biāo)法上的技術(shù)行為，提出界定商標(biāo)使用行為第二步的方法，再用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)解釋三種類(lèi)型的案件、回答商標(biāo)使用行為獨(dú)立性的疑問(wèn)。商標(biāo)使用行為的界定偏重于實(shí)踐理性，問(wèn)題的產(chǎn)生和標(biāo)準(zhǔn)的提出均源于司法實(shí)踐的積累和需要。因此，本文的寫(xiě)作思路堅(jiān)持了問(wèn)題導(dǎo)向，全文以司法實(shí)踐中發(fā)生的一些案件為索引，嘗試對(duì)商標(biāo)使用行為的界定方法和步驟提出一些新思考，進(jìn)而謀求理論上的突破，希望對(duì)分析、解決這一難題提供嘗試性的視角。

一、“功能界定法”的技術(shù)解讀

(一)從“行為特征”說(shuō)起

前已論及，我國(guó)新《商標(biāo)法》第48條對(duì)商標(biāo)使用行為同時(shí)規(guī)定了“行為特征”和“功能特征”；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“商標(biāo)法”亦同：“將商標(biāo)用于商品、服務(wù)或其有關(guān)之對(duì)象，或利用平面圖像、數(shù)字影音、電子媒體或其他媒介物；足以使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)識(shí)其為商標(biāo)”。所謂“行為特征”，即必須將商標(biāo)用于商品等媒介物或商業(yè)活動(dòng)中；所謂“功能特征”，即必須發(fā)揮商標(biāo)識(shí)別功能。在商標(biāo)法的發(fā)展過(guò)程中，商標(biāo)使用行為的界定從注重“行為特征”開(kāi)始向注重“功能特征”轉(zhuǎn)化“行為特征”逐漸弱化。

早期美國(guó)法要求物理標(biāo)示(physical affixation)，即必須在商品、服務(wù)或其他媒介物上貼附商標(biāo)，這是“行為特征”的典范，現(xiàn)代商標(biāo)法上則不作此要求?！霸诿浇槲锷蠘?biāo)示商標(biāo)”是一種最原始和最基本的商標(biāo)使用行為，它直接表明了該商品或媒介物來(lái)源于特定商事主體。由于商業(yè)方式的更新，只要任何能夠?qū)?biāo)識(shí)與商品或服務(wù)聯(lián)系起來(lái)的使用，都構(gòu)成商標(biāo)使用行為，體現(xiàn)了“功能特征”的強(qiáng)化。如美國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法重述》第18條第2句規(guī)定：在慣常的商業(yè)活動(dòng)中以如下方式向潛在購(gòu)買(mǎi)者展示或使?jié)撛谫?gòu)買(mǎi)者知曉的，則構(gòu)成將標(biāo)識(shí)用作商標(biāo)、商號(hào)、集體商標(biāo)或證明商標(biāo)的行為——將標(biāo)識(shí)與使用者的商品、服務(wù)或者營(yíng)業(yè)聯(lián)系起來(lái)，在證明商標(biāo)的情況下，則將認(rèn)證的商品或服務(wù)聯(lián)系起來(lái)。

再以一個(gè)案件具體說(shuō)明現(xiàn)代商標(biāo)法對(duì)“行為特征”的放棄以及對(duì)“功能特征”的強(qiáng)化。甲收集某知名品牌使用過(guò)后的空酒瓶，再填充自制酒精銷(xiāo)售未遂被查扣，如何定性?甲顯然未在空酒瓶上“物理標(biāo)示”仿冒商標(biāo)，如果嚴(yán)格依照“在媒介物上物理標(biāo)示”的標(biāo)準(zhǔn)，這種行為應(yīng)不受《商標(biāo)法》評(píng)價(jià)。就廢棄的空酒瓶而言，空瓶商標(biāo)雖然仍存在，但因無(wú)酒商品足供表彰，空瓶商標(biāo)已經(jīng)喪失識(shí)別商品來(lái)源以供選購(gòu)的主要功能。但是，甲收集該酒瓶并填充自制酒精，使該商標(biāo)表彰酒商品之功能再現(xiàn)，且足以導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆誤認(rèn)，該收集空瓶并填充酒精的利用行為，與將商標(biāo)用于商品足以使相關(guān)消費(fèi)者認(rèn)識(shí)其為商標(biāo)之使用行為無(wú)異，因而同樣構(gòu)成商標(biāo)使用行為。⑤

(二)技術(shù)行為的過(guò)渡

現(xiàn)代商標(biāo)法對(duì)商標(biāo)功能的重視，順理成章地推動(dòng)了“功能界定法”成為判斷商標(biāo)使用的標(biāo)準(zhǔn)，但沒(méi)有為實(shí)踐操作層面的判斷提供具體啟示，究竟怎么解釋“用作商標(biāo)、發(fā)揮識(shí)別功能”?突破的關(guān)鍵是技術(shù)行為的引入。正如在著作權(quán)法中的技術(shù)行為，技術(shù)服務(wù)提供者的技術(shù)行為因具有實(shí)質(zhì)非侵權(quán)用途，而不承擔(dān)著作權(quán)直接侵權(quán)責(zé)任，但可能因技術(shù)服務(wù)提供者的過(guò)錯(cuò)而承擔(dān)著作權(quán)間接侵權(quán)責(zé)任。商標(biāo)法中同樣需明確技術(shù)服務(wù)行為的法律地位，并遵循相同的原理。

技術(shù)服務(wù)者因提供技術(shù)服務(wù)而收取相應(yīng)報(bào)酬，這種技術(shù)服務(wù)行為是一種獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的商業(yè)行為。但技術(shù)服務(wù)行為本身具有中立性，法律并不因?yàn)橄祵偕虡I(yè)行為而科以不法。技術(shù)服務(wù)行為的中立性是指在法律(商標(biāo)法)上的中立，而非經(jīng)濟(jì)上的中立。之所以具有商標(biāo)法上的中立地位，是因?yàn)橄鄬?duì)涉案商標(biāo)而言，技術(shù)服務(wù)提供者沒(méi)有利用涉案商標(biāo)推銷(xiāo)商業(yè)、獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)服務(wù)行為提供者仍可能因主觀非難性、與輔助行為的客觀結(jié)合程度承擔(dān)共同侵權(quán)責(zé)任。⑥因此，一旦認(rèn)定某種行為系技術(shù)服務(wù)提供行為，則這種行為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，該技術(shù)服務(wù)提供者不承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任，僅視其是否盡到合理的審查義務(wù)承擔(dān)商標(biāo)間接侵權(quán)責(zé)任。

(三)“功能特征”的認(rèn)定：以商標(biāo)為媒介推廣自己的商品或服務(wù)

在商標(biāo)使用行為的界定中，所謂“用作商標(biāo)”、“必須發(fā)揮商標(biāo)來(lái)源識(shí)別功能”，是指使用人利用商標(biāo)作為媒介推廣自己的商品或服務(wù)，簡(jiǎn)言之，使用人利用商標(biāo)獲利，在商標(biāo)與使用主體之間建立起一種經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，這是認(rèn)定商標(biāo)使用行為的關(guān)鍵;反之，如果一種技術(shù)服務(wù)行為不會(huì)利用商標(biāo)推廣使用者的商品或服務(wù)，沒(méi)有利用商標(biāo)獲利，并未轉(zhuǎn)移或借用商標(biāo)的識(shí)別作用或商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)，則這種行為不構(gòu)成商標(biāo)使用行為。

以“運(yùn)輸假冒注冊(cè)商標(biāo)商品”和“倉(cāng)儲(chǔ)假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品”為例，運(yùn)輸人或倉(cāng)儲(chǔ)人對(duì)其所運(yùn)輸?shù)纳唐凡幌碛兴袡?quán)，其只是提供接收、運(yùn)輸、發(fā)送、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，是一種技術(shù)服務(wù)，運(yùn)輸人的這些服務(wù)與所涉商標(biāo)之間沒(méi)有關(guān)系，所運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)的貨物不論是否為名牌，不影響運(yùn)送費(fèi)或倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)，他沒(méi)有利用商標(biāo)來(lái)推廣運(yùn)輸服務(wù)，并非在所涉商標(biāo)意義上提供運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。“進(jìn)出口假冒注冊(cè)商標(biāo)商品”、“銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品”，則與上述倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸行為不同，區(qū)別點(diǎn)存于是否以所有人身份利用所涉商標(biāo)來(lái)推廣其業(yè)務(wù)?！斑M(jìn)出口(或銷(xiāo)售)假冒注冊(cè)商標(biāo)商品”的行為是以所有人身份實(shí)施進(jìn)出口或銷(xiāo)售行為，是利用商標(biāo)獲取經(jīng)濟(jì)利益的行為，構(gòu)成商標(biāo)意義上的行為。

需要說(shuō)明的是，進(jìn)出口假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品的行為雖然也是商標(biāo)使用行為，但現(xiàn)行《商標(biāo)法》并未將其規(guī)定為商標(biāo)侵權(quán)行為?！渡虡?biāo)法》修訂過(guò)程中，有學(xué)者和外商組織建議借鑒《歐盟商標(biāo)協(xié)調(diào)指令》第5條第3款，在我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)行為的類(lèi)型中增加許諾銷(xiāo)售、進(jìn)口、出口等行為，立法者并未采納?？梢?jiàn)，立法者對(duì)商標(biāo)權(quán)的擴(kuò)張持謹(jǐn)慎態(tài)度、對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定采嚴(yán)格法定主義。司法實(shí)踐中不可類(lèi)推適用“銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)商品”而將進(jìn)出口行為認(rèn)定為侵權(quán)行為。

商標(biāo)使用行為是在商標(biāo)意義上的使用，它常常是指被控侵權(quán)人以所有人的身份利用商標(biāo)作為媒介來(lái)推廣自己的商品或服務(wù)，這也意味著在所有人的商品或服務(wù)與商標(biāo)之間建立起了經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)，所有人正是利用商標(biāo)作為媒介來(lái)獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。相反，如果涉案使用行為不具有上述特征，即使被控侵權(quán)人的行為也是一種獲取經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的行為，但所獲取的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)只是作為其所提供服務(wù)的對(duì)價(jià)，而并非利用商標(biāo)的結(jié)果，則這種行為性質(zhì)上是一種技術(shù)行為和商業(yè)行為，而不屬于商標(biāo)使用行為，行為人并未在商標(biāo)意義上使用。因此，商標(biāo)使用行為不僅要求是一種產(chǎn)生“經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”的行為(商業(yè)行為)，而且是一種建立“經(jīng)濟(jì)聯(lián)系”的行為。

二、對(duì)三類(lèi)案件的解釋

之所以選擇三種典型的商標(biāo)侵權(quán)案件，是因?yàn)楣P者發(fā)現(xiàn)這些類(lèi)型案件的判決說(shuō)理并不充分、理論界至今沒(méi)有給出非常令人信服的解釋。不對(duì)這些案件中的行為定性說(shuō)理提供一個(gè)新視角，對(duì)商標(biāo)侵權(quán)使用行為的認(rèn)知就會(huì)停滯不前。本文的“兩步審查法”正是一種新視角，可以對(duì)這些典型案件中的行為作出清晰定性。

(一)關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)案件

我國(guó)自2006年以來(lái)發(fā)生了多起關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)案件，在這種類(lèi)型的商標(biāo)侵權(quán)案件中，廣告商和搜索引擎是否該承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任，關(guān)鍵在于商標(biāo)使用行為的認(rèn)定。筆者通過(guò)整理北京、上海和廣州法院審理的多起案件后發(fā)現(xiàn)：(1)廣告商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任。A.上海判決中的侵權(quán)行為是“網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)顯著位置突出使用商標(biāo)”；B.廣州判決和北京判決中的侵權(quán)行為是“選定關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)并在網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)中使用關(guān)鍵詞”。(2)搜索引擎不承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任，因?yàn)樗阉饕鏇](méi)有實(shí)施設(shè)定關(guān)鍵詞的行為。A.上海判決和北京判決均認(rèn)為，關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)服務(wù)是一種信息檢索服務(wù)；B.廣州判決認(rèn)為，關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)服務(wù)是廣告服務(wù)。(3)從判決結(jié)果看，三個(gè)案件的唯一分歧在于搜索引擎的共同侵權(quán)責(zé)任，三者對(duì)搜索引擎注意義務(wù)的承擔(dān)有不同的意見(jiàn)(即使上海和廣州的判決都認(rèn)為搜索引擎應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的注意義務(wù)，但承擔(dān)注意義務(wù)的根據(jù)或理由不同)。

上述法院對(duì)(搜索引擎)商標(biāo)使用行為的否定，是在事實(shí)層面(事實(shí)上沒(méi)有實(shí)施或沒(méi)有證據(jù)證明已經(jīng)實(shí)施)的說(shuō)理，沒(méi)有在法理層面揭示。依筆者之見(jiàn)，在關(guān)鍵詞商標(biāo)侵權(quán)案件中，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者提供一種技術(shù)服務(wù)，內(nèi)容包括：允許廣告商選擇與商標(biāo)相同的標(biāo)記作為關(guān)鍵詞、存儲(chǔ)這些標(biāo)記并基于此顯示客戶(hù)的廣告。這種技術(shù)服務(wù)提供行為相對(duì)涉案商標(biāo)而言具有中立性，因?yàn)樗阉饕娌⑽蠢蒙姘干虡?biāo)來(lái)推銷(xiāo)自己的搜索服務(wù)，因此不構(gòu)成商標(biāo)直接侵權(quán)。歐盟法院采相同見(jiàn)解“為使用標(biāo)記創(chuàng)造必要的技術(shù)條件以及因?yàn)樘峁┻@種服務(wù)而接受報(bào)酬的事實(shí)，不意味著提供此種服務(wù)的行為構(gòu)成標(biāo)記的使用”。

(二)定牌加工案件

我國(guó)法院對(duì)定牌加工案件的關(guān)注已經(jīng)從混淆可能性轉(zhuǎn)向商標(biāo)使用行為，法院通常認(rèn)為，如果商品不進(jìn)入流通領(lǐng)域，商標(biāo)就無(wú)法發(fā)揮識(shí)別功能，沒(méi)有發(fā)揮識(shí)別功能，則并非商標(biāo)法意義上的使用行為：“商品不進(jìn)入流通領(lǐng)域，商標(biāo)只不過(guò)是一種裝飾。對(duì)外‘貼牌加工’行為，加工方按照委托方的要求，將商標(biāo)貼附于加工之產(chǎn)品上，就其性質(zhì)而言，屬于加工行為，不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為?！?11)這一判決實(shí)質(zhì)上將商標(biāo)使用行為限定在流通領(lǐng)域了。

針對(duì)這一判決說(shuō)理，有兩點(diǎn)疑問(wèn)：第一，我國(guó)《商標(biāo)法》并未將商標(biāo)使用行為局限在流通領(lǐng)域，司法實(shí)踐卻作出了這種限定，是否具有合理性?第二，加工方的行為究竟是否構(gòu)成商標(biāo)使用行為?

1.商標(biāo)使用行為是否限于流通領(lǐng)域

設(shè)想銷(xiāo)售商倉(cāng)儲(chǔ)了一批假冒商品，在正式將這些假冒商品銷(xiāo)售之前被查獲。由于我國(guó)《商標(biāo)法》第57條第3項(xiàng)僅僅禁止“假冒注冊(cè)商標(biāo)的銷(xiāo)售”，且按照上述意見(jiàn)(未進(jìn)入流通領(lǐng)域，則不構(gòu)成商標(biāo)使用行為)，權(quán)利人無(wú)權(quán)禁止上述倉(cāng)儲(chǔ)行為。筆者支持這種結(jié)論，但不認(rèn)為商標(biāo)使用行為僅限于流通領(lǐng)域的行為。

首先，這種觀點(diǎn)難獲比較法的支撐。我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“最高法院”認(rèn)為倉(cāng)儲(chǔ)行為構(gòu)成商標(biāo)使用行為：“將商標(biāo)圖樣貼附于商品，如有繼續(xù)銷(xiāo)售或意圖供未來(lái)銷(xiāo)售之用，雖尚未實(shí)際銷(xiāo)售僅堆放于倉(cāng)庫(kù)，則屬為行銷(xiāo)之目的而持有附商標(biāo)之商品，構(gòu)成商標(biāo)使用行為。”(12)《歐盟商標(biāo)協(xié)調(diào)指令》第5條第3款第2項(xiàng)與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的上述見(jiàn)解相同，禁止銷(xiāo)售帶有標(biāo)記的商品(offering the goods)、或者將它們投放于市場(chǎng)或者基于上述目的予以存儲(chǔ)，或者許諾銷(xiāo)售或提供帶有標(biāo)記的服務(wù)。(13)

其次，這種觀點(diǎn)不合邏輯。倉(cāng)儲(chǔ)行為不是商標(biāo)使用行為，原因在于其性質(zhì)上屬于技術(shù)服務(wù)行為，與有沒(méi)有進(jìn)入流通領(lǐng)域毫無(wú)關(guān)系。因此，倉(cāng)儲(chǔ)商不可能構(gòu)成商標(biāo)直接侵權(quán)，我國(guó)《商標(biāo)法》第57條第6項(xiàng)和《商標(biāo)法實(shí)施條例》第75條將倉(cāng)儲(chǔ)行為定性為間接侵權(quán)行為，具有合理性。至于“有沒(méi)有進(jìn)入流通領(lǐng)域”與“是否發(fā)揮識(shí)別功能”是兩個(gè)層面的討論，“沒(méi)有進(jìn)入流通領(lǐng)域”(一種商品實(shí)然狀態(tài))不會(huì)影響“是否發(fā)揮識(shí)別功能”(一種標(biāo)記的作用)的性質(zhì)判斷，倉(cāng)庫(kù)中假冒商品上的商標(biāo)在性質(zhì)上也是將來(lái)“用于識(shí)別商品來(lái)源”(《商標(biāo)法》第48條的文句)，按說(shuō)也應(yīng)該構(gòu)成商標(biāo)使用行為——如果不考慮本文的標(biāo)準(zhǔn)，因此，所引判決理由經(jīng)不起推敲。

2.加工方的行為不屬于商標(biāo)使用行為

在定牌加工案件中，加工方所實(shí)施的行為也是一種技術(shù)服務(wù)，加工方?jīng)]有利用商標(biāo)推廣加工服務(wù)，商標(biāo)上的商譽(yù)強(qiáng)弱與加工方的加工服務(wù)沒(méi)有關(guān)系，在商標(biāo)與加工服務(wù)之間不存在“經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)”，因而也不構(gòu)成商標(biāo)使用行為，加工商不承擔(dān)商標(biāo)直接侵權(quán)責(zé)任。以歐盟法院審理的紅牛案為例，一審、二審法院均認(rèn)為，Winters在標(biāo)有Bullfighter標(biāo)志的空罐中實(shí)施灌裝的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。歐盟法院對(duì)此持否定意見(jiàn)，為使用標(biāo)志創(chuàng)造必要的技術(shù)條件以及因此項(xiàng)服務(wù)而受償，這不意味著提供此項(xiàng)服務(wù)的一方使用了標(biāo)志。本案中的服務(wù)提供者根據(jù)他人的訂單和指示，在已經(jīng)標(biāo)有近似他人商標(biāo)的空罐上進(jìn)行灌裝，僅僅實(shí)施了產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)性部分，服務(wù)提供者對(duì)那些罐頭的外在表見(jiàn)、尤其是上面的標(biāo)志不存在任何利益，不構(gòu)成《商標(biāo)指令》第5條意義上的侵權(quán)行為，而僅僅為他人使用商標(biāo)創(chuàng)造必要技術(shù)條件。(14)

(三)假冒木板裝修案

再以司法實(shí)踐中爭(zhēng)議較大、認(rèn)識(shí)較為模糊的一則案件為例。在深圳市中級(jí)人民法院審理的“偉業(yè)”商標(biāo)案中，酒店的經(jīng)營(yíng)者委托他人對(duì)酒店進(jìn)行裝修，原告發(fā)現(xiàn)裝修工程中使用的“偉業(yè)牌”木板屬于假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，遂對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)者和裝修者提出商標(biāo)侵權(quán)之訴。一審法院和二審法院均認(rèn)為，侵害注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為不包括使用假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的行為。(15)從判決理由看，法院采取了一種嚴(yán)格法定主義的立場(chǎng)，認(rèn)為《商標(biāo)法》第57條第3項(xiàng)僅僅禁止“假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的銷(xiāo)售”，而未禁止“假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的使用”。該案的審理法官歸納裁判要旨為：“使用假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的商品，即使該使用人是公司，也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但特殊情形除外”。(16)法官進(jìn)一步解釋?zhuān)税钢械氖褂貌煌谙铝小笆褂谩保嚎系禄觳凸痉謩e在餐飲服務(wù)和茶具商品上注冊(cè)了“肯德基”商標(biāo)，而某餐飲酒店購(gòu)買(mǎi)了印有假冒“肯德基”字樣的杯子，并在其提供的餐飲服務(wù)中使用，這可能導(dǎo)致消費(fèi)者誤以為該酒店與肯德基公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系，其行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。(17)

對(duì)這個(gè)案件討論越多，研究者所產(chǎn)生的疑慮也更多：第一，既然認(rèn)為《商標(biāo)法》僅僅禁止“假冒注冊(cè)商標(biāo)的銷(xiāo)售”而不禁止“使用”，為何又違背同一原理創(chuàng)設(shè)“除外情形”?第二，肯德基案件與偉業(yè)案件的案情相同，為何會(huì)作出不同定性、得出不同的裁判結(jié)論?筆者認(rèn)為，偉業(yè)案判決并未清晰解釋上述兩個(gè)問(wèn)題，如果采用本文思路進(jìn)行分析則可得出較為清晰的結(jié)論。

裝修商發(fā)生了兩個(gè)行為：“購(gòu)買(mǎi)假冒注冊(cè)商標(biāo)商品”以及“利用這些假冒商品提供裝修服務(wù)”。前一個(gè)行為是消費(fèi)行為，正如普通消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)假冒商品的行為一樣，不受商標(biāo)法評(píng)價(jià)。后一個(gè)行為是技術(shù)服務(wù)的提供行為，裝修服務(wù)與涉案商標(biāo)之間沒(méi)有任何聯(lián)系，沒(méi)有利用假冒商標(biāo)來(lái)推銷(xiāo)裝修服務(wù)，不構(gòu)成商標(biāo)使用行為?？系禄竸t稍有不同，酒店也實(shí)施了兩個(gè)行為：購(gòu)買(mǎi)假冒杯子和使用假冒杯子提供經(jīng)營(yíng)服務(wù)。前一個(gè)行為性質(zhì)上也是消費(fèi)行為，不受商標(biāo)法評(píng)價(jià)：但后一個(gè)行為并非技術(shù)服務(wù)提供行為，這一行為是酒店自身的營(yíng)業(yè)行為，是試圖通過(guò)“肯德基”商標(biāo)獲利及攀附后者商譽(yù)的行為，是商標(biāo)使用行為。

 ①孔祥?。骸渡虡?biāo)法適用的基本問(wèn)題》，中國(guó)法制出版社2013年版，第120頁(yè)。

②最高人民法院(2009)民申字第268號(hào)民事裁定書(shū)。

③Case C-236/08 to C-238/08 Google,paragraph 49.

④Case C-236/08 to C-238/08 Google.paragraph 53.

⑤可參考臺(tái)中高分院85年度上訴字第2471號(hào)判決書(shū)。轉(zhuǎn)引自陳瑞鑫《從商標(biāo)刑事侵害談商標(biāo)之使用》，載《商標(biāo)法制與實(shí)務(wù)論文集》，“經(jīng)濟(jì)部智慧財(cái)產(chǎn)局”編印(2006年6月)，第54頁(yè)。

⑥以商標(biāo)使用行為劃分商標(biāo)直接侵權(quán)和商標(biāo)間接侵權(quán)，可參見(jiàn)朱冬：《商標(biāo)侵權(quán)中銷(xiāo)售商品行為的定性》.載《法律科學(xué)》2013年第4期。

⑩Case C-236/08 to C-238/08 Google.paragraph 57

(11)山東省高級(jí)人民法院(2012)魯民三終字第81號(hào)民事判決書(shū);最高人民法院(2012)行提字第2號(hào)行政判決書(shū)。

(12)汪渡村：《商標(biāo)法論》，五南圖書(shū)出版公司2011年版，第301頁(yè)，引用“最高法院”94年度臺(tái)上字第1320號(hào)民事判決：上訴人確實(shí)將回收之皮件置于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，無(wú)繼續(xù)銷(xiāo)售或意圖販賣(mài)而陳列行為，應(yīng)認(rèn)上訴人……不構(gòu)成侵權(quán)行為……

(13)比較法禁止“銷(xiāo)售目的而存儲(chǔ)”的行為，具有政策上的考量，是為了“方使商標(biāo)所有人的干預(yù)，尤其是確定侵權(quán)流動(dòng)商品的所有權(quán)或者損毀這些商品。它的適用條件是，涉案商品存儲(chǔ)在比荷盧地區(qū)且已經(jīng)實(shí)際將標(biāo)記貼附在商品上”。(Tobias Cohen Jehoram.Constant Van Nispen,Tony Huydecoper,European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law,Wolters Kluwer 2010,p.248.)這種做法擴(kuò)大了商標(biāo)權(quán)人的控制范圍。是否需要借鑒，筆者持否定意見(jiàn)。

(14)參見(jiàn)Industries Winters BV v.Red Bull Gmbh,C-119/10,paragraph 29,30,31.在該案中，Winters公司根據(jù)Smart Drinks公司(一家注冊(cè)在英屬維爾京群島的公司、紅牛公司的競(jìng)爭(zhēng)者)的指示，在標(biāo)有與Red Bull商標(biāo)相似標(biāo)志的空罐里裝入碳酸飲料。為達(dá)到上述目的，Smart Drinks公司為Winters公司提供空罐、匹配的蓋子，這些都標(biāo)有各種標(biāo)志、裝潢和文字(包括Bullfighter、Pittbull，Red Horn、Live Wire)Winters公司根據(jù)Smart Drinks公司的指示和配方，向空罐中裝入一定數(shù)量的提煉物、水、碳酸，然后密封罐頭。之后Winters將所有的罐頭交由Smart Drinks處置，后者將這些罐頭運(yùn)往比荷盧以外的國(guó)家。

(15)深圳市中級(jí)人民法院(2010)深中法民三終字第213號(hào)裁定書(shū)。

(16)祝建軍：《使假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)》，載《人民法院報(bào)》2011年11月3日第6版。

(17)前引(16)。 

來(lái)源：《北方法學(xué)》

作者：劉維，上海大學(xué)法學(xué)院—知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，博士

編輯：IPRdaily 王夢(mèng)婷