《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》中涉及專利信息檢索分析條款的初步解讀

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21世紀(jì)是知識經(jīng)濟(jì)的時代，一方面，沒有創(chuàng)新，企業(yè)便失去了發(fā)展動力；另一方面，企業(yè)的自主創(chuàng)新如果得不到有力的保護(hù)，那么創(chuàng)新便會很快被復(fù)制，不僅創(chuàng)新成本無法回收，而且會因創(chuàng)新成本而增加產(chǎn)品價格，使創(chuàng)新產(chǎn)品失去市場競爭力。知識產(chǎn)權(quán)的作用恰恰是保護(hù)創(chuàng)新者的利益，它是法律給予創(chuàng)新者的專有權(quán)利，保證其對智力成果的獨(dú)占享有，進(jìn)一步引申為法律允許范圍內(nèi)的商業(yè)適度壟斷。

隨著全球化經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，知識產(chǎn)權(quán)的國際競爭力明顯提高，眾多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國家和大型跨國公司都把知識產(chǎn)權(quán)從之前的法律范疇擴(kuò)展到企業(yè)戰(zhàn)略、國家發(fā)展的宏觀層面，以獲得經(jīng)濟(jì)、科技等領(lǐng)域更多的競爭優(yōu)勢。反觀我國的知識產(chǎn)權(quán)工作起步較晚，制度與保護(hù)體系仍在建設(shè)中，致使知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)經(jīng)營中的參與度不高，造成國內(nèi)企業(yè)在市場競爭，特別是與國際公司的競爭中經(jīng)常在知識產(chǎn)權(quán)方面落入對方的陷阱，最終不得不損失大量資金甚至被迫退出市場。

為全面提高國內(nèi)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理水平，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升企業(yè)核心競爭力，有效支撐創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，國家八部委（知識產(chǎn)權(quán)局、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、國家認(rèn)監(jiān)委、國家標(biāo)準(zhǔn)委、國防科工局、總裝備部）聯(lián)合制定《關(guān)于全面推行〈企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范〉國家標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》，正式將2013年3月1日起實(shí)施的《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》落實(shí)貫徹執(zhí)行，掀開了具有我國知識產(chǎn)權(quán)時代特色的企業(yè)管理新篇章。

《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》包括前言、引言、正文幾個部分。正文共包括九章，分別從企業(yè)最高管理人的職責(zé)、企業(yè)基礎(chǔ)資源管理、企業(yè)研發(fā)銷售等環(huán)節(jié)提出了要求，其中筆者覺得企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人員較為難理解的是涉及專利信息檢索分析工作部分，這是由于目前我國很多企業(yè)對專利的認(rèn)知還停留在專利申請環(huán)節(jié)，對專利信息情報應(yīng)用了解不多，更對其價值沒有認(rèn)同感，而在規(guī)范條款的“7.1（b）、8.1（a）、8.2（a）、8.2（c）、8.5（a）”里面都提到了專利信息的檢索與分析相關(guān)要求，可見規(guī)范在該方面要求較高，這也提醒企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理者應(yīng)引起重視，下面筆者從專利信息情報工作角度，提出一下自己對規(guī)范相關(guān)條款專利角度的具體解讀。

一、7.1（b）與8.2（a）對照解讀

1、條款內(nèi)容

7.1（b）：應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：在獲取知識產(chǎn)權(quán)前進(jìn)行必要的檢索和分析。

8.2（a）：研究開發(fā)階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括：對該領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)信息，相關(guān)文件及其他公開信息進(jìn)行檢索，對項目的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r、知識產(chǎn)權(quán)狀況和競爭對手狀況等進(jìn)行分析。

2、兩個條款的區(qū)別

7.1（b）中提到的“獲取”范圍較廣，不僅包括企業(yè)研發(fā)過程中涉及的專利，還包括企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓、許可等途徑獲取專利，而8.2（a）只是企業(yè)研發(fā)過程中獲取的專利，因此從范圍上來說，后者沒有前者的范圍大。

3、專利檢索分析思路

針對7.1（b）中提到的檢索分析，要從兩個角度去考慮，第一是“從外獲取”，第二是“由內(nèi)獲取”，兩者所涉及的專利檢索分析角度不同：“從外獲取”指通過外部的專利轉(zhuǎn)讓或是專利許可獲得專利，此時應(yīng)考慮的是所獲取專利的穩(wěn)定性，一方面應(yīng)考慮專利是否是本領(lǐng)域核心專利，另一方面應(yīng)考慮專利被無效的可能。

這是因?yàn)槿绻麑＠皇潜绢I(lǐng)域的核心專利而是外圍專利，那么企業(yè)在實(shí)施的時候，必然會涉及掌握在他人手中的核心專利的技術(shù)，鑒于專利法中對侵權(quán)有“全面覆蓋原則”的要求，企業(yè)即使實(shí)施了在自己手里的專利，也會有侵犯他人專利權(quán)的風(fēng)險；另一方面，專利如果被判定無效，那么就被認(rèn)為“自始不存在”，企業(yè)所花費(fèi)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)或是許可費(fèi)在非惡意欺騙的情況下是不予退還的，這樣企業(yè)就白白損失了資金，因此對“從外獲取”的專利的檢索與分析決不可馬虎。

“由內(nèi)獲取”指通過企業(yè)內(nèi)部獲取專利，具體來說是指企業(yè)在自主研發(fā)、合作研發(fā)等過程中獲取的專利（委托研發(fā)過程中專利的獲取權(quán)在被委托方，委托方僅有免費(fèi)使用權(quán)和優(yōu)先受讓權(quán)，因此不在“由內(nèi)獲取”之列），在這里又要分為兩部分：一個是研發(fā)前的專利信息檢索分析，目的是做專利技術(shù)背景調(diào)查，了解目前行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀和參與者情況，進(jìn)行技術(shù)借鑒的同時還能避免重復(fù)研發(fā)；另一個是研發(fā)過程中或研發(fā)后形成專利申請文件后的專利信息檢索分析，即技術(shù)方案查新，目的是考察所申請專利的技術(shù)方案是否具備“可專利性”，即是否滿足專利法對專利實(shí)用性、新穎性、創(chuàng)造性（三性）的要求，提前查新可以預(yù)估授權(quán)可能性，避免企業(yè)盲目申請專利浪費(fèi)申請費(fèi)用，同時也能進(jìn)一步提高授權(quán)概率。

8.2（a）涉及的檢索分析類似于7.1（b）“由內(nèi)獲取”的第一種情況，因此這里不再贅述。

4、專利檢索分析具體工作建議

1）專利無效可能性分析

根據(jù)目標(biāo)專利進(jìn)行其申請日前的以新穎性和創(chuàng)造性為主的檢索，找出影響該目標(biāo)專利權(quán)利穩(wěn)定性的現(xiàn)有文獻(xiàn)，根據(jù)無效理由進(jìn)行權(quán)利要求的逐條判定，并給出專利無效可能性的評判。

2）專利技術(shù)背景調(diào)查

以技術(shù)關(guān)鍵詞為檢索主題，通過對選定區(qū)域的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，形成直觀化的宏觀圖表，并結(jié)合市場信息進(jìn)行解讀，最終得出整體行業(yè)的專利技術(shù)發(fā)展情況，包括專利申請趨勢重要行業(yè)參與人行業(yè)技術(shù)人才等信息。

3）技術(shù)主題專利技術(shù)分析

根據(jù)提供的技術(shù)方向與技術(shù)主題信息進(jìn)行專利檢索，找出公開專利文獻(xiàn)；

根據(jù)選擇的技術(shù)關(guān)鍵詞地域范圍和時間范圍對上一步的檢索結(jié)果進(jìn)行篩選

對篩選后的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)分析，根據(jù)需求可以選擇分析該領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成技術(shù)發(fā)展路線高價值專利技術(shù)專利地圖布局等。

4）專利申請查新檢索分析

根據(jù)提供的技術(shù)交底方案進(jìn)行以實(shí)用性、新穎性和創(chuàng)造性為主的檢索與判斷，找出影響該技術(shù)方案申報專利的相關(guān)現(xiàn)有文獻(xiàn)，通過技術(shù)對比給出授權(quán)率高低的結(jié)論。

 二、8.1（a）與8.2（a）對照解讀

1、條款內(nèi)容

8.1（a）立項階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括分析該項目所涉及的知識產(chǎn)權(quán)信息，包括關(guān)鍵技術(shù)的專利數(shù)量，地域分布和專利權(quán)人信息等。

8.2（a）：研究開發(fā)階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括：對該領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)信息，相關(guān)文件及其他公開信息進(jìn)行檢索，對項目的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r、知識產(chǎn)權(quán)狀況和競爭對手狀況等進(jìn)行分析。

2、兩個條款的區(qū)別

這里筆者對規(guī)范中8.2的名稱“研究開發(fā)”有些不同看法，筆者認(rèn)為“研究開發(fā)”是指企業(yè)立項直至生產(chǎn)前完整的一系列研發(fā)過程的統(tǒng)稱，而規(guī)范中將“立項”單獨(dú)開辟了8.1，因此筆者認(rèn)為8.2命名為“研發(fā)實(shí)施”更貼切些。言歸正傳，筆者認(rèn)為規(guī)范中的這兩個條款除了所處時機(jī)不同外，在專利信息檢索內(nèi)容上相差無幾。如果有的企業(yè)從立項到研發(fā)實(shí)施過程較短（如快消類，電子通信類企業(yè)），則可以將兩部分工作合在一起。

3、專利檢索分析思路

前面提到過，8.2（a）涉及的檢索分析類似于7.1（b）“由內(nèi)獲取”的第一種情況，再加上8.1（a）與8.2（a）工作內(nèi)容基本相同，因此這里不再贅述。

4、專利檢索分析具體工作建議

1）專利技術(shù)背景調(diào)查

以技術(shù)關(guān)鍵詞為檢索主題，通過對選定區(qū)域的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，形成直觀化的宏觀圖表，并結(jié)合市場信息進(jìn)行解讀，最終得出整體行業(yè)的專利技術(shù)發(fā)展情況，包括專利申請趨勢重要行業(yè)參與人行業(yè)技術(shù)人才等信息。

2）技術(shù)主題專利技術(shù)分析

根據(jù)提供的技術(shù)方向與技術(shù)主題信息進(jìn)行專利檢索，找出公開專利文獻(xiàn)；

根據(jù)選擇的技術(shù)關(guān)鍵詞地域范圍和時間范圍對上一步的檢索結(jié)果進(jìn)行篩選

對篩選后的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)分析，根據(jù)需求可以選擇分析該領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成技術(shù)發(fā)展路線高價值專利技術(shù)專利地圖布局等。

三、8.2（c）解讀

1、條款內(nèi)容

研究開發(fā)階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括跟蹤與監(jiān)控研究開發(fā)活動中的知識產(chǎn)權(quán)，適時調(diào)整研究開發(fā)策略和內(nèi)容，避免或降低知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險。

2、專利檢索分析思路

這條是貫穿在整個研發(fā)過程中的，因?yàn)閷＠畔⑹菍?shí)時公開的，每天都有大量的新專利公開，此時應(yīng)考慮的是研發(fā)過程中是否偏離技術(shù)方向，是否有新公開專利已經(jīng)覆蓋了企業(yè)研發(fā)的技術(shù)，是否有專利信息能夠解決企業(yè)的技術(shù)瓶頸，關(guān)注的競爭對手是否有新的技術(shù)動向等。一旦在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)極相關(guān)專利，則應(yīng)提前做好防范措施，如改進(jìn)技術(shù)進(jìn)行規(guī)避或是收集證據(jù)對該件專利提起無效（如果是發(fā)明公開則還可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出公眾意見），或者是通過專利購買或是許可獲得專利使用權(quán)。如果在特定區(qū)域（如涉及出口的地區(qū)）發(fā)現(xiàn)新公開的極相關(guān)專利，則還應(yīng)考慮當(dāng)?shù)氐膶＠梢?guī)定。

3、專利檢索分析具體工作建議

1）技術(shù)主題專利技術(shù)分析

根據(jù)提供的技術(shù)方向與技術(shù)主題信息進(jìn)行專利檢索，找出公開專利文獻(xiàn)；

根據(jù)選擇的技術(shù)關(guān)鍵詞地域范圍和時間范圍對上一步的檢索結(jié)果進(jìn)行篩選

對篩選后的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)分析，根據(jù)需求可以選擇分析該領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成技術(shù)發(fā)展路線高價值專利技術(shù)專利地圖布局等。

2）競爭對手主題專利技術(shù)分析

根據(jù)提供的具體競爭對手名單進(jìn)行專利檢索，找出該競爭對手的公開專利文獻(xiàn)；根據(jù)選擇的技術(shù)范圍地域范圍和時間范圍對上一步的檢索結(jié)果進(jìn)行篩選對篩選后的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)分析，根據(jù)需求可以選擇分析該競爭對手的研發(fā)技術(shù)構(gòu)成技術(shù)研發(fā)路線主要技術(shù)人員核心專利技術(shù)專利權(quán)利保護(hù)范圍專利申請布局現(xiàn)狀等。

四、8.5（a）解讀

1、條款內(nèi)容

銷售和售后階段的知識產(chǎn)權(quán)管理包括：產(chǎn)品銷售前產(chǎn)品所涉及的知識產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行全面審查分析，制定知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和風(fēng)險規(guī)避方案。

2、專利檢索分析思路

很多企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理者對此有很大疑問，前面立項時候檢索過，研發(fā)階段還在一直跟蹤檢索，怎么到產(chǎn)品上市前又要檢索？是不是重復(fù)勞動呢？其實(shí)不然，一方面是由于產(chǎn)品在實(shí)際生產(chǎn)過程中，可能會有結(jié)構(gòu)或是工藝上的調(diào)整，使其能夠?qū)嵤?，?dǎo)致和最初研發(fā)階段的技術(shù)方案不盡相同，因此需要以產(chǎn)品為角度的全方位專利檢索分析；另一方面，產(chǎn)品上市前的專利檢索更偏重侵權(quán)風(fēng)險的判定，因此此時主要考慮的是目標(biāo)地區(qū)有權(quán)專利的影響。

3、專利檢索分析具體工作建議

1）特定區(qū)域?qū)＠A(yù)警分析

根據(jù)提供的技術(shù)方案與選定的目標(biāo)國家為檢索主題，找出存在專利侵權(quán)風(fēng)險的目標(biāo)專利文獻(xiàn)；

評估客戶提供的技術(shù)方案針對目標(biāo)專利的侵權(quán)風(fēng)險，給出規(guī)避應(yīng)對方案

2）專利侵權(quán)風(fēng)險分析

核實(shí)目標(biāo)專利的法律狀態(tài)

拆分技術(shù)方案，并與目標(biāo)專利進(jìn)行技術(shù)對比

依據(jù)專利法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范文獻(xiàn)，給出侵權(quán)評估結(jié)論。

四、結(jié)束語

由于規(guī)范推出時間不長，且涉及企業(yè)很多部門的協(xié)作，因此與企業(yè)整體管理的融合還需要一段時間，這里面需要政府、企業(yè)、輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)三方的協(xié)作與溝通。企興知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司作為天津地區(qū)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)中唯一的知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)咨詢服務(wù)聯(lián)盟會員單位，配備有企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢部和專利信息情報部等專業(yè)部門，能夠全方位幫助企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)管理體系，同時讓企業(yè)真正將知識產(chǎn)權(quán)管理融入到企業(yè)運(yùn)營中，助力企業(yè)全面發(fā)展并從中受益。

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作者：李雪 天津市企興知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司

投稿原標(biāo)題：《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》中涉及專利信息檢索分析條款的初步解讀

來源：IPRdaily

編輯：IPRdaily彭瑩

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