「美國(guó)延續(xù)申請(qǐng)」的種類及提交策略

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作者：袁穎  北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：美國(guó)延續(xù)申請(qǐng)的種類及提交策略

美國(guó)專利法規(guī)定申請(qǐng)人在符合法定條件時(shí)可提出延續(xù)申請(qǐng)（Continuing Application），延續(xù)申請(qǐng)（Continuing Application）包括：繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application）和分案申請(qǐng)（Divisional Application）。一個(gè)原始專利申請(qǐng)（一般稱為母案）不依賴另一個(gè)在先的申請(qǐng)，設(shè)立了一個(gè)自己的有效申請(qǐng)日；延續(xù)申請(qǐng)（Continuing Application）是在該原始專利申請(qǐng)的基礎(chǔ)上，對(duì)其申請(qǐng)文件進(jìn)行整理、補(bǔ)充或選擇而形成的新申請(qǐng)，并依賴于該原始專利申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日。

下面筆者對(duì)繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application）和分案申請(qǐng)（Divisional Application）的區(qū)別及提交策略進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹和探討。

延續(xù)申請(qǐng)（Continuing Application）包括：繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application）和分案申請(qǐng)（Divisional Application）。

這三種延續(xù)申請(qǐng)的提出都必須滿足下列條件：

1、提出申請(qǐng)時(shí)，母案必須為懸而未決的狀態(tài)（pending）；

2、繼續(xù)申請(qǐng)與母案申請(qǐng)的發(fā)明人至少有一個(gè)是相同的；

3、繼續(xù)申請(qǐng)的說明書正文應(yīng)當(dāng)依據(jù)母案的申請(qǐng)文本而成；

4、母案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是正式申請(qǐng)；

5、繼續(xù)申請(qǐng)也應(yīng)當(dāng)繳納申請(qǐng)費(fèi)。

這里，母案為懸而未決的狀態(tài)，并不意味著該原始申請(qǐng)必須為懸而未決的狀態(tài)，僅要求該母案或者該母案的任一個(gè)繼續(xù)申請(qǐng)為懸而未決的狀態(tài)即可。

繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation）與母案具有相同的公開內(nèi)容，并且要求該母案的優(yōu)先權(quán)，除了以上均需要滿足的條件以外，繼續(xù)申請(qǐng)的提交還需要滿足該條件：其權(quán)項(xiàng)必須完全被母案的公開內(nèi)容支持。

部分繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation-in-part Application）在母案的公開內(nèi)容的基礎(chǔ)上增加了新的內(nèi)容，權(quán)項(xiàng)涉及新的主題。部分繼續(xù)申請(qǐng)可以用來加入在原始申請(qǐng)的申請(qǐng)日之后做出的改進(jìn)，或克服在先申請(qǐng)公開不充分的問題。通常提出部分繼續(xù)申請(qǐng)的目的是為了加入原始申請(qǐng)中沒有揭露的特征以及申請(qǐng)不同于原始申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍。部分繼續(xù)申請(qǐng)的權(quán)項(xiàng)中由母案公開內(nèi)容所支持的主題可以獲得母案的有效申請(qǐng)日，但是權(quán)項(xiàng)中由新增內(nèi)容所支持的主題不能獲得該母案的有效申請(qǐng)日，其有效申請(qǐng)日為該部分繼續(xù)申請(qǐng)的提交日。因此部分繼續(xù)申請(qǐng)有兩個(gè)有效申請(qǐng)日，一個(gè)是原始申請(qǐng)的申請(qǐng)日，另一個(gè)是新增加內(nèi)容的申請(qǐng)日，原始公開的內(nèi)容和新增加部分的申請(qǐng)日分別計(jì)算，但專利權(quán)期限從原始公開內(nèi)容的申請(qǐng)日起算20年。

這里需要提醒國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人的是，按照中國(guó)專利法規(guī)定，申請(qǐng)人將在中國(guó)完成的發(fā)明向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)專利局進(jìn)行保密審查。而未經(jīng)保密審查的發(fā)明直接向外所申請(qǐng)專利的，很有可能導(dǎo)致該發(fā)明在中國(guó)境內(nèi)喪失權(quán)利。因此國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在提交部分繼續(xù)申請(qǐng)時(shí)，必須考慮好后續(xù)是否要在國(guó)內(nèi)保護(hù)這些新增的主題，若仍有保護(hù)需求，則一定要先進(jìn)行保密審查，以避免后續(xù)在中國(guó)境內(nèi)喪失權(quán)利的風(fēng)險(xiǎn)。

分案申請(qǐng)（Divisional Application）與母案具有相同的公開內(nèi)容，但是權(quán)項(xiàng)涉及的保護(hù)主題與母案不同。當(dāng)美國(guó)專利局發(fā)現(xiàn)一個(gè)申請(qǐng)具有的權(quán)項(xiàng)涉及兩個(gè)以上發(fā)明，且不滿足可允許的一些特例時(shí)，美國(guó)專利局會(huì)發(fā)出RR（Restriction Requirement）要求申請(qǐng)人選擇一個(gè)發(fā)明以繼續(xù)審查程序，并要求撤回涉及未選擇發(fā)明的權(quán)項(xiàng)。針對(duì)這些撤回的權(quán)項(xiàng)，申請(qǐng)人可以選擇在母案為懸而未決狀態(tài)期間的任意時(shí)期提交分案申請(qǐng)。

針對(duì)以上三種延續(xù)申請(qǐng)，申請(qǐng)人在選擇時(shí)應(yīng)該重點(diǎn)考慮哪些因素呢，在選擇時(shí)必須考慮通過提交延續(xù)申請(qǐng)獲得在先有效申請(qǐng)日的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分別有哪些。

首先，申請(qǐng)人必須牢記，專利的保護(hù)期為自最早提交的母案的申請(qǐng)日起20年。相比于提交原始申請(qǐng)，提交延續(xù)申請(qǐng)有導(dǎo)致保護(hù)期縮短的風(fēng)險(xiǎn)。然而提交延續(xù)申請(qǐng)可能考慮的是獲得母案申請(qǐng)的有效申請(qǐng)日，以克服一些在先的現(xiàn)有技術(shù)或者一些法律禁止。

另一個(gè)提交延續(xù)申請(qǐng)的非常重要的考慮是為了使母案一直維持在懸而未決的狀態(tài)，以觀察市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)，并應(yīng)對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者針對(duì)母案進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)。當(dāng)母案獲得授權(quán)成為一項(xiàng)授權(quán)專利時(shí)，其他競(jìng)爭(zhēng)者可能會(huì)生產(chǎn)產(chǎn)品以規(guī)避母案的授權(quán)權(quán)項(xiàng)的范圍（design around the patent），該母案的申請(qǐng)人可以在延續(xù)申請(qǐng)中尋求對(duì)應(yīng)的權(quán)項(xiàng)范圍，以使得該競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品落入侵權(quán)范圍；或者，申請(qǐng)人可以在母案的基礎(chǔ)上增加一些改進(jìn)，以獲得不同的保護(hù)范圍。當(dāng)然，可以選擇這種方式的申請(qǐng)人必須付出較多的資金和人力投入。

還有一個(gè)需要考慮的是商業(yè)利益。母案申請(qǐng)一般都會(huì)把權(quán)項(xiàng)范圍寫的盡可能的寬，以獲取盡可能大的保護(hù)范圍。而專利局通常都會(huì)通過新穎性和創(chuàng)造性駁回理由來拒絕較寬范圍的權(quán)項(xiàng)，以要求申請(qǐng)人盡可能地縮小權(quán)項(xiàng)的范圍。而當(dāng)申請(qǐng)人已經(jīng)有一款特定的產(chǎn)品具有即時(shí)的商業(yè)潛能，對(duì)于申請(qǐng)人來說比較明智的做法是在審查過程中先將權(quán)項(xiàng)范圍縮小獲得專利以覆蓋該特定的產(chǎn)品，然后提交一個(gè)延續(xù)申請(qǐng)以繼續(xù)尋求更寬的保護(hù)范圍或者不同的保護(hù)范圍。

下面筆者結(jié)合實(shí)際處理的案例探討提交上述延續(xù)申請(qǐng)的策略。

在第一個(gè)案例中，申請(qǐng)人的母案申請(qǐng)保護(hù)一種支架，審查員檢索到的現(xiàn)有文件與申請(qǐng)人希望保護(hù)的支架有較大的區(qū)別，但是由于母案申請(qǐng)的說明書和附圖均未明確公開該實(shí)質(zhì)的區(qū)別點(diǎn)，因此基于這種情況，繼續(xù)與審查員爭(zhēng)辯的意義不大，申請(qǐng)人選擇了提交部分繼續(xù)申請(qǐng)，對(duì)母案申請(qǐng)的說明書和附圖進(jìn)行修改，描述形成實(shí)質(zhì)區(qū)別的特征，且權(quán)項(xiàng)中體現(xiàn)了該區(qū)別特征。該部分繼續(xù)申請(qǐng)?zhí)峤缓蠹传@得授權(quán)。該案提交部分繼續(xù)申請(qǐng)的原因?qū)嶋H上是因?yàn)樵脊_不充分或者說母案申請(qǐng)時(shí)并未考慮到如何撰寫說明書以與現(xiàn)有技術(shù)區(qū)別開。因此申請(qǐng)人在撰寫原始申請(qǐng)文本時(shí)，需要盡可能地把方案寫的詳細(xì)，并進(jìn)行現(xiàn)有技術(shù)的檢索，以有針對(duì)性地撰寫說明書和設(shè)計(jì)權(quán)項(xiàng)范圍，以避免公開不充分的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，有些情況下，申請(qǐng)人會(huì)因某些特殊的原因?qū)Σ糠痔卣鬟M(jìn)行保密，選擇不公開這些特征，申請(qǐng)人在選擇保密的同時(shí)必須考慮到后續(xù)可能出現(xiàn)的公開不充分及不能與現(xiàn)有技術(shù)形成區(qū)別的風(fēng)險(xiǎn)。

在第二個(gè)案例中，申請(qǐng)人希望以PCT國(guó)際申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段，但是由于申請(qǐng)文本中有較多的形式錯(cuò)誤和描述不清楚的問題，如果繼續(xù)采取原始翻譯加主動(dòng)修改的方式進(jìn)行，一方面操作起來很不方便，另一方面修改幅度受到比較大的限制。因此申請(qǐng)人選擇以bypass方式進(jìn)入美國(guó)，提交繼續(xù)申請(qǐng)，直接對(duì)原始說明書和權(quán)項(xiàng)進(jìn)行改寫，以克服原始說明書中的形式錯(cuò)誤和描述不清楚的問題。當(dāng)然，在改寫中，需要嚴(yán)格把握修改的幅度，避免導(dǎo)致修改超范圍。

在第三個(gè)案例中，母案申請(qǐng)是基于國(guó)內(nèi)兩個(gè)優(yōu)先權(quán)合案申請(qǐng)的，申請(qǐng)人可能是綜合考慮費(fèi)用和案件關(guān)聯(lián)性等原因選擇了合案申請(qǐng)進(jìn)入美國(guó)。審查員發(fā)出了RR通知，指出該申請(qǐng)涉及多個(gè)發(fā)明，要求申請(qǐng)人選擇一個(gè)發(fā)明繼續(xù)審查。針對(duì)RR，申請(qǐng)人選擇了一個(gè)發(fā)明繼續(xù)申請(qǐng)，并將涉及其他發(fā)明的權(quán)項(xiàng)撤回。而最終獲得授權(quán)的專利的獨(dú)立權(quán)項(xiàng)與撤回的權(quán)項(xiàng)之間是并列的技術(shù)方案，撤回的權(quán)項(xiàng)不能恢復(fù)，因此申請(qǐng)人選擇提交分案申請(qǐng)的方式來繼續(xù)尋求保護(hù)這些撤回的權(quán)項(xiàng)。

以上，筆者對(duì)美國(guó)延續(xù)申請(qǐng)的種類及提交策略進(jìn)行了探討，希望對(duì)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人在提交美國(guó)申請(qǐng)時(shí)有所幫助。

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編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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