5000萬專利案的「專利撰寫」尺寸把握！

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：丁明遠(yuǎn) 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：由握奇恒寶5000萬專利之爭(zhēng)的“無效”結(jié)果，淺談專利撰寫中關(guān)于公開充分的尺寸把握

備受關(guān)注的“握奇數(shù)據(jù)訴恒寶股份U盾專利侵權(quán)案”，在一審判處賠償5000萬元后，二審開庭前，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)宣布握奇數(shù)據(jù)涉案專利無效。

無效請(qǐng)求人請(qǐng)求宣告專利號(hào)為200510105502.1，名稱為“一種物理認(rèn)證方法及一種電子裝置”的發(fā)明專利無效。根據(jù)《專利法》第45條規(guī)定，自國(guó)務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個(gè)人認(rèn)為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請(qǐng)求專利復(fù)審委員會(huì)宣告該專利權(quán)無效。

在一份長(zhǎng)達(dá)77頁的無效宣告請(qǐng)求書中，詳細(xì)陳述了涉案專利應(yīng)該被無效的理由?！罢?qǐng)求人認(rèn)為本專利不符合《專利法》第33條、第26條第3、4款、《專利法實(shí)施細(xì)則》第20條第2款、《專利法》第22條第3款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)被宣告全部無效，”該申請(qǐng)書從技術(shù)角度詳細(xì)闡述了涉案專利應(yīng)該被無效的六大理由。無效宣告的申請(qǐng)人認(rèn)為，一、涉案專利修改超范圍，不符合《專利法》第33條的規(guī)定；二、該專利說明書公開不充分，不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定；三、涉案專利保護(hù)范圍不清楚，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定；四、該專利得不到說明書的支持，不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定；五、權(quán)利要求1-24缺乏必要技術(shù)特征，不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第21條第2款的規(guī)定；六、涉案專利不具有創(chuàng)造性，不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定。

針對(duì)上述的六大理由，對(duì)于被申請(qǐng)無效的專利不符合《專利法》第22條第3款的規(guī)定、不符合《專利法實(shí)施細(xì)則》第21條第2款的規(guī)定、不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定以及不符合《專利法》第33條等幾種理由，已經(jīng)非常常見。但是對(duì)于被申請(qǐng)無效的專利不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定，公開充分，直接涉及到發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)有沒有被公開的問題，牽扯到專利申請(qǐng)、授權(quán)、使用以及無效等一系列過程，在這里我們也來探討一下在專利撰寫過程中如何規(guī)避公開不充分的問題。

《專利法》第26條第3款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。在現(xiàn)行的《審查指南》中規(guī)定：說明書對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出的清楚、完整的說明，應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。也就是說，說明書應(yīng)當(dāng)滿足充分公開發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)的要求。可見，在《專利法》和《審查指南》都規(guī)定了是以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)作為公開是否充分的標(biāo)準(zhǔn)，那么公開到什么程度才能讓所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)呢？

首先，我們要先了解一下所述領(lǐng)域的技術(shù)人員擁有的能力，即知曉申請(qǐng)日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)；能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù)；并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力；但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其它技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)具有從該其它技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段的能力?？梢妼?duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，他不具備創(chuàng)造力，但是具備獲取本領(lǐng)域和其他領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)的能力。這就是說，如果在撰寫申請(qǐng)文件中，如果沒有把發(fā)明點(diǎn)直接披露的話，也就是前文所說的發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)，本領(lǐng)域技術(shù)人員是沒辦法實(shí)現(xiàn)的。

綜上所述，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，解決其指出的技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。具體要求是，說明書應(yīng)當(dāng)清楚地記載發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，詳細(xì)地描述實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型的具體實(shí)施方式，完整地公開理解和實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型必不可少的技術(shù)內(nèi)容，達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)⒃摪l(fā)明或者實(shí)用新型再現(xiàn)的程度。

下面就幾種公開不充分的情況進(jìn)行分析：

第一種情況：說明書中只給出任務(wù)和/或設(shè)想，或者只表明一種愿望和/或結(jié)果，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段。例如，發(fā)明人聲稱創(chuàng)造一種低功耗高亮度的燈泡，其可以實(shí)現(xiàn)功耗低、亮度高的效果，而未在說明書中詳細(xì)記載該效果的實(shí)現(xiàn)方式，這是本領(lǐng)域技術(shù)人員無法直接從該說明書中獲得實(shí)現(xiàn)該技術(shù)方案的實(shí)現(xiàn)方式的情況之一。

第二種情況：說明書中給出了技術(shù)手段，但對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該手段是含糊不清的，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法具體實(shí)施。例如利用放大器，使燈泡實(shí)現(xiàn)功耗低、亮度高的效果。其中，說明書并沒有記載如何利用放大器，放大器如何連接，怎么實(shí)現(xiàn)功耗低、亮度高的效果。

第三種情況：說明書中給出了技術(shù)手段，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用該手段并不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題。如說明書中公開了將燈泡連接至220V交流電這一技術(shù)手段，而本領(lǐng)域采用這一技術(shù)手段根本不能夠?qū)崿F(xiàn)功耗低、亮度高的效果，解決不了現(xiàn)有的燈泡功耗高、亮度低的問題。

第四種情況：申請(qǐng)的主題為由多個(gè)技術(shù)手段構(gòu)成的技術(shù)方案，對(duì)于其中一個(gè)技術(shù)手段，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容并不能實(shí)現(xiàn)。例如在某一個(gè)技術(shù)手段中涉及到類似于永動(dòng)機(jī)這種不能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段，則整個(gè)技術(shù)方案也就不能夠?qū)崿F(xiàn)。除了上述幾種情況還，還包括：說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而該方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立。例如，對(duì)于已知化合物的新用途發(fā)明，通常情況下，需要在說明書中給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)來證實(shí)其所述的用途以及效果，否則將無法達(dá)到能夠?qū)崿F(xiàn)的要求。

從上面提到的內(nèi)容中看，對(duì)于發(fā)明或者實(shí)用新型專利的申請(qǐng)，在說明書撰寫過程中，一定要把握住本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)這一準(zhǔn)繩。代理人需要克服在專利撰寫過程中，發(fā)明人主觀不想把發(fā)明點(diǎn)公開，以及對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明點(diǎn)理解不透徹兩大問題。其中，當(dāng)發(fā)明人認(rèn)為某發(fā)明點(diǎn)是該技術(shù)的核心或者公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不想把這一發(fā)明點(diǎn)公開的情況下，作為代理人，可以為發(fā)明人樹立一種“公開換取保護(hù)”的意識(shí)，并可以在專利撰寫過程中采用逐層上位的方式進(jìn)行保護(hù)，并且上位的邏輯應(yīng)該嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)該在上位之后的技術(shù)方案能夠解決背景技術(shù)中指出的技術(shù)問題，并且能夠?yàn)榘l(fā)明點(diǎn)架構(gòu)合理的保護(hù)范圍，以達(dá)到對(duì)于這一發(fā)明點(diǎn)的最大、最安全的保護(hù)力度。

同時(shí)，作為代理人，還可以從自身的業(yè)務(wù)能力出發(fā)，多了解當(dāng)前技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r，并為發(fā)明人以專利布局的形式提供保護(hù)，這樣就能夠得到更加全面的保護(hù)范圍，使得有意圖使用發(fā)明或者實(shí)用新型專利技術(shù)的其他人無法繞過布局好的專利集合。另外一個(gè)大問題是針對(duì)發(fā)明點(diǎn)理解不夠透徹的情況，往往在描述中，可能覺得描述起來含糊不清，這就很容易導(dǎo)致公開不充分的問題。所以在代理人撰寫說明書的過程中，要時(shí)刻提醒自己，務(wù)必要把專利的發(fā)明點(diǎn)理解清楚、透徹，這樣，無論是在權(quán)項(xiàng)的上位，還是在說明書具體實(shí)施方式的撰寫上都會(huì)覺得游刃有余。

另外，除了對(duì)于發(fā)明點(diǎn)的撰寫要公開充分之外，對(duì)于與發(fā)明點(diǎn)相關(guān)的其他特征也建議給出至少一種具體實(shí)現(xiàn)方式，如通過調(diào)用何種函數(shù)，或者讀取到某一參數(shù)是什么值，才能夠確定移動(dòng)終端的屏幕處于熄屏狀態(tài)等。這樣，專利權(quán)利要求所提供的技術(shù)方案提供更加有力的支撐，使專利在授權(quán)之后使用過程中更加穩(wěn)定。

總之，每一個(gè)發(fā)明創(chuàng)造都是發(fā)明人的勞動(dòng)成果，而每一篇專利文獻(xiàn)都是經(jīng)過“九九八十一難”才能夠被授權(quán)的，所以所申請(qǐng)的專利能夠被授權(quán)、為了授權(quán)專利能夠更加穩(wěn)定，所有的代理人們就請(qǐng)帶著這種使命感，認(rèn)真撰寫每一篇專利申請(qǐng)吧！

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作者：丁明遠(yuǎn) 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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