專利權的保護客體需要修改——《專利創(chuàng)造性的思考與困惑》續(xù)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導老師：房平木律師

原標題：專利權的保護客體需要修改——《專利創(chuàng)造性的思考與困惑》續(xù)

近日，筆者的《專利創(chuàng)造性的思考與困惑》（點擊標題可直接閱讀）一文的文末自評（下將原文及自評簡稱“前文”），試圖澄清一個錯誤。但是，并沒有能達到目的，由于有些問題已經(jīng)更加清楚，不吐不快。本文將做進一步解釋。

一、為什么長期以來，人們都沒有考慮用技術問題限定保護范圍

1.假如技術方案包括技術問題，則可以不必考慮用技術問題限定保護范圍，這是顯然的。

2.假如技術方案和技術問題互為充分必要條件，也可以不必考慮用技術問題限定保護范圍。因為此時，技術方案和技術問題會構成一個“封閉系統(tǒng)”，只要其中任何一個確定，另一個也相應確定。這種情況下，也可以只在保護范圍中限定技術方案。

然而，根據(jù)技術方案的定義，上面兩點都不滿足。相反，前文提到：

1.技術方案不包括技術問題；

2.技術方案與技術問題并不互為充分必要條件。

上述兩點是直觀的，由這兩點，人們應該自然而然地考慮是否需要在保護范圍中限定技術方案才對。

否則，要怎樣面對，兩個申請因為不同技術問題而提出相同技術方案的情況，特別是同一天提出申請的情況？

但為何長久以來，人們沒有考慮把技術問題限定到保護范圍中？

第一個原因在于，對“絕大多數(shù)技術方案”而言，還有以下兩個結論：

1.技術方案是解決技術問題的充分條件（根據(jù)定義而來）；

2.技術方案僅能解決申請文件中所涉及技術問題（根據(jù)實際情況而來）。

兩個結論合為一句話，就是：技術方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術問題。

這正是我們面對的實際情況，由“技術方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術問題”這句話可以得出：

不可能出現(xiàn)“采用 ‘與申請文件無關的其它技術問題’，而得到與申請文件中相同的技術方案”的情況；亦即不可能出現(xiàn)前述“兩個申請因為不同技術問題而提出相同技術方案”的情況。

因此，正是可以不必考慮限定技術問題于保護范圍中。

從原理上講，當技術方案能且僅能解決相應技術問題時，雖然無法形成上述封閉系統(tǒng)，卻可以形成一個“半封閉系統(tǒng)”；在這個“半封閉系統(tǒng)”中，雖然無法通過確定技術問題而確定技術方案，卻同樣可以通過確定技術方案而確定技術問題，并且，不會再以別的技術問題得到這一技術方案，因此，同樣可以只在權利要求中限定技術方案，而不必限定技術問題的。

人們在考慮這種“絕大多數(shù)技術方案”時，會潛在地把相應技術問題定在那里，無論是在審查、無效，還是侵權判定，人們都默認同樣的技術問題，如果有人要實施相應技術方案，人們也默認他肯定是因為要解決申請文件中所涉及的技術問題，人們都不會脫離相應的技術問題來看待整個申請。同時，即使有些“顯然的技術問題”在申請文件中沒寫，本領域技術人員看了技術方案也“心領神會”，因此這些“顯然的技術問題”可以不必考慮。特別注意，“顯然的技術問題”不屬于上面提到的“與申請文件無關的其它技術問題”。

甚至于，哪怕在審查的過程中，發(fā)現(xiàn)技術方案解決其中一部分技術問題是顯而易見的，解決另一部分問題是非顯而易見的，都可以不必考慮在保護范圍中限定技術問題。但當然，這種情況的前提是：申請是因為非顯而易見的內容而被授權了，而不是因為顯而易見的內容而被駁回了。

在采用三步法或者其他方法判斷創(chuàng)造性時，同樣是因為技術方案通常能且僅能解決申請文件所涉及的技術問題，導致大家看起來，都像是在討論“技術方案本身是不是顯而易見的”。

然而，技術方案由技術問題定義而來，在判斷它有沒有足夠技術貢獻，即創(chuàng)造性時，怎么能脫離技術問題呢。創(chuàng)造性判斷的，應該是“技術方案解決相應技術問題”這個整體，而非僅是技術方案本身。

三步法確定的“發(fā)明實際解決的技術問題”，通常是申請文件中使技術方案非顯而易見的技術問題，或者是這種技術問題的細化。如果三步法確定的“發(fā)明實際解決的技術問題”與申請文件記載的問題和效果無關，通常會被質疑的，會被認為違反整體原則和綜合原則。這說明，人們考慮的技術問題，通常是申請文件所涉及的技術問題，即人們通常把技術方案與技術問題歸成上述“半封閉系統(tǒng)”。

二、“絕大多數(shù)技術方案”與“少數(shù)技術方案”

先來看屬于“絕大多數(shù)技術方案”的，是哪些技術方案。

a類技術方案：所有的方法類技術方案，基本都屬于所述“絕大多數(shù)技術方案”。涉及方法的專利申請，它所能解決的技術問題，通常無法脫離申請文件中的記載。

b類技術方案：多數(shù)結構類技術方案，也屬于所述“絕大多數(shù)技術方案”，例如機械結構和電路結構等。

“絕大多數(shù)技術方案”有共同的特點：技術方案的性能和作用容易被技術人員所完全理解和掌握。

“絕大多數(shù)技術方案”的申請，一旦公開之后，最多只需要再借助說明書的內容（例如參考說明書中記載的預料不到的技術效果），相關技術人員對這個技術方案的性能和作用就都清楚了。一旦申請文件公開，技術方案哪怕有些潛在的優(yōu)點和效果在申請文件中沒有說明，但是，相關技術人員也會“心領神會”。

正是因為如此，“絕大多數(shù)技術方案”對應的技術問題，才會讓人們潛在的認為“就在那里，不增不減”，相應技術問題正是相應技術方案“能且僅能”解決的，此時，申請文件的技術方案與相應技術問題正是能構成上述“半封閉系統(tǒng)”。

可惜的是，并不是所有專利申請都滿足“技術方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術問題”，即，并不是所有技術方案都屬于上述“絕大多數(shù)技術方案”。

“少數(shù)技術方案”除了能解決申請文件中所涉及技術問題，還能解決與申請文件毫不相關的技術問題。

那么，哪一些技術方案最可能屬于“少數(shù)技術方案”呢！

c類技術方案：組分類的技術方案最可能屬于“少數(shù)技術方案”，例如藥品、合金和合成化學品等。

因為，組分類的技術方案的性能和作用，正是最難被人們所完全理解和掌握的。所以，它可能出現(xiàn)技術方案不僅能解決申請文件中所涉及的技術問題，還可能解決與申請文件記載內容毫不相關的技術問題。也就是說，這類申請中的技術方案與技術問題難以構成上述“半封閉系統(tǒng)”。

“少數(shù)技術方案”比較可能讓人們考慮用技術問題限定保護范圍。否則，如果有人發(fā)現(xiàn)已有技術方案能解決其它特殊技術問題，做出了技術貢獻，卻無法獲得專利保護。

但是，為何長久以來，哪怕是組分類技術方案這種“少數(shù)技術方案”，人們也沒有考慮把技術問題限定到保護范圍中？

第二個原因在于，“已知產品的新用途發(fā)明”的存在。

我們具體用審查指南中的例子來說明。審查指南原文有以下內容：

（２）如果新的用途是利用了已知產品新發(fā)現(xiàn)的性能，并且產生了預料不到的技術效果，則這種用途發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

【例如】

將作為木材殺菌劑的五氯酚制劑用作除草劑而取得了預料不到的技術效果，該用途發(fā)明具備創(chuàng)造性。

上述內容表明，“已知產品的新用途發(fā)明”中，不把已知產品當成技術方案，反而把已知產品用于其他用途作為技術方案，從而回避了保護范圍與技術問題關系的討論。

審查指南也有直接原文解釋如下：

用途發(fā)明的本質不在于產品本身，而在于產品性能的應用。因此，用途發(fā)明是一種方法發(fā)明，其權利要求屬于方法類型。

可見，現(xiàn)有解釋將用途發(fā)明歸為方法發(fā)明，又變成了屬于所述“絕大多數(shù)技術方案”的情況。

然而，如果我們承認，產品本身是技術方案，而用途是相應要解決的技術問題時，更加合理。此時，對“已知產品的新用途發(fā)明”的解釋，就是：

用了一個已有技術方案，解決了本領域技術人員難以認為它能解決的技術問題。

讓我們將上述討論具體代入到上述審查指南關于五氯酚制劑的“已知產品的新用途發(fā)明”中，更加直觀地判斷。審查指南對此用途發(fā)明的解釋是：

技術方案為：將作為木材殺菌劑的五氯酚制劑用作除草劑；

技術問題為：人們不知道五氯酚制劑有這種用途（本文假設）；

保護范圍是一種技術方案。

本文對此用途發(fā)明的解釋是：

技術方案為：五氯酚制劑本身；

技術問題為：提供一種除草劑。

保護范圍是技術方案及其解決的技術問題。

審查指南沒有說明“已知產品的新用途發(fā)明”解決的技術問題。但本文看來，所有“已知產品的新用途發(fā)明”解決的“技術問題”都會是：解決了人們不知道這種產品有這種用途的“技術問題”。

這是很奇怪的“技術問題”，本文分析其原因在于，“已知產品的新用途發(fā)明”的“技術方案”很奇怪，這個奇怪的“技術方案”實際上是：技術方案及其解決的技術問題。

也許上面的討論仍然無法讓大家相信，“已知產品的新用途發(fā)明”是將技術問題限定到權利要求中。但是，可以從另一個更加極端的情況來進一步輔助判斷。

這種極端情況前文已經(jīng)進行假設，在這邊，用前面五氯酚制劑作為例子重新假設：

假如，在此之前沒有五氯酚制劑，第一個申請人為了制作木材殺菌劑而研發(fā)出五氯酚制劑，第二個申請人為了制作除草劑而研發(fā)出五氯酚制劑，他們在同一天申請專利，兩個人都將五氯酚制劑本身作為要保護的技術方案——即權利要求，那么，五氯酚制劑這個技術方案的專利權給哪個申請人呢？

上述極端情況的假設中，如果兩個申請人不是同一天提交申請，那么，在后申請就會是“已知產品的新用途發(fā)明”的情況，因此，它們是相關的。

前文已經(jīng)提到上述假設的解決方案：兩個申請人可以分別將技術問題限定到保護范圍中，形成不同的保護范圍，分別獲得授權。

可見，如果承認“已知產品的新用途發(fā)明”是將技術問題限定到保護范圍內，能夠給“已知產品的新用途發(fā)明”本身更好的解釋，并且，還能更加自然的得到上述極端情況的解決之道。

那為何上述極端情況下，目前僅限定技術方案于保護范圍中的方式無法較好應對時，人們仍沒有考慮把技術問題限定到保護范圍中？

第三個原因在于，上述極端情況只存在于假設，在實際中幾乎不可能出現(xiàn)，無法引起人們的思考。

如果真的出現(xiàn)了相關案例，特別是案例中的技術方案是a類技術方案或者b類技術方案時（如一種電路結構，在同一天被不同申請人提出申請，兩個申請用于解決不相關的技術問題），相信會有更多人討論技術問題與保護范圍的關系。

此外，按現(xiàn)有方式理解“已知產品的新用途發(fā)明”，還阻止大家思考，是不是在后的“已知產品的新用途發(fā)明”保護范圍一定要落入相應在前產品申請的保護范圍，前文已討論。

前文提到：對兩個申請人先后為治療不同疾病，而提出同一藥品時，在后申請的保護范圍可以考慮不落入先申請的保護范圍。補充說明的是，由于在先申請人能夠獲得較大保護范圍的藥品制作方法專利權，因此，可以理解為是對在先申請人權利的彌補，是一種平衡。

但是，如果兩個申請人為治療不同疾病，同一天申請同一種藥品時，如果兩個申請人都申請了藥品的制作方法，兩個方法專利權的保護范圍可能是相同的。這時，應該還是需要采用現(xiàn)有的方法，在兩個申請人中，選擇一個申請人獲得相應的藥品制作方法專利權。

三、總結

總結前面的內容可以知道：

1.對“絕大多數(shù)技術方案”而言，技術方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術問題，不考慮技術問題對專利保護范圍的限定，也是合理的，并且還省去不少麻煩；

2.即使“少數(shù)技術方案”會遇到技術問題與保護范圍關系的考慮，也由于“已知產品的新用途發(fā)明”的存在，使問題得到回避，并阻止人們對一些問題的思考；

3.最可能需要考慮用技術問題限定保護范圍的極端情況，實際很難發(fā)生，也無法引起人們的思考。

正是因為上述3個原因，導致長期以來人們都沒有考慮用技術問題限定保護范圍。

然而，有另一種情況，會讓人們考慮用技術問題限定保護范圍。

這種情況是：申請人因為不限定技術問題，反而使整個申請都無法獲得授權（申請人開始時肯定不希望增加技術問題的限定，畢竟加入任何限定都會使保護范圍變?。?。

因為，不增加技術問題限定的保護范圍，會導致存在一種審查觀點：

權利要求保護范圍限定的就是技術方案本身，只要有一種途徑（即為解決其中一個技術問題）得到技術方案是顯而易見的，技術方案就沒有創(chuàng)造性。

這樣的審查觀點對應的一種情況正是前面已經(jīng)提到的內容：申請文件中，技術方案解決一些技術問題是非顯而易見的，解決另一些技術問題是顯而易見的，然而，申請卻因為顯而易見的內容而被駁回了。

這樣的審查觀點還會導致另一種情況，即審查時較為輕率地選擇申請文件記載以外的技術問題作為“發(fā)明實際解決的技術問題”，例如利用前面提到的“顯然的技術問題”，重新合成技術方案本身，駁回申請。

可見，為了避開上述審查觀點，需要思考技術問題與技術方案的關系，考慮把技術問題限定到保護范圍中。

有一個實例是，思博上有人提出主題為《如何理解權利要求保護范圍與解決技術問題的關系？》的帖子，部分內容如下：

權1的保護范圍與該專利所要解決的技術問題有沒有關系呢？？

就好比，為了解決某項技術問題A，專利權人提出了技術方案B，以解決問題A；然而代理人在將技術方案B寫成權利要求書時，將其升華了，使得從字面上閱讀時權1同時可以解決技術問題A\C\D\E\F....，但說明書中只提到了技術問題A，那么如果有假想人將該方案用于解決技術問題\C\D\E\F的時候，并且C\D\E\F與A無關系。

請問，假想人算不算侵犯該專利的專利權？

綜上，專利的保護范圍是否應當考慮專利中記載的技術問題？

總結可知，需要將技術問題限定至發(fā)明和實用新型專利權的保護范圍，以改變專利權的保護客體，理由至少如下：

1.理論上更加嚴謹：對于任何無法與申請文件中技術問題構成“半封閉系統(tǒng)”的技術方案而言，使保護范圍更加合理；給“已知產品的新用途發(fā)明”更好的解釋；對上面假設的極端情況能給予較好的解釋和解決；使人們思考在前申請的產品專利權是不是一定覆蓋在后申請的產品專利權；

2.避開審查員采用上述審查觀點來駁回相應的專利申請。

將技術問題限定至專利申請的保護范圍，勢必帶來整個專利體系的改變，帶來新的困難和問題。因此，雖然本文的主題為“專利權的保護客體需要修改”，但是，如果能夠通過其它方法，使上面2點涉及的各種特殊情況都能得到妥善處理，那么，不改變現(xiàn)行專利體系也不影響。

最后，感謝指導老師房平木律師，感謝Joie、Sarah、Robin、小狼、十八哥、加點糖、樂姐和德哥，以及其他對前文及本文觀點給予關注、支持、分享和討論的業(yè)界朋友，本文及前文的形成，與業(yè)界朋友的關注、支持、分享和討論分不開。

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作者：半夏    指導老師：房平木律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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