專利申請修改超范圍與專利保護「禁止反悔原則」適用

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原標題：果林微案丨專利申請修改超范圍與專利保護“禁止反悔原則”適用

案號：（2017）粵73民初263號

關鍵詞：專利侵權、權利要求解釋、禁止反悔原則、專利申請修改

案情簡介

大自達電線股份有限公司是專利號為ZL200880101719.7、名稱為“印刷布線板用屏蔽膜以及印刷布線板”（以下簡稱“涉案專利”）發(fā)明專利權人。2017年1月，大自達公司向廣州知識產(chǎn)權法院提起訴訟，訴稱廣州方邦電子股份有限公司未經(jīng)其許可，擅自大量制造、銷售、許諾銷售侵害原告專利權的8款屏蔽膜產(chǎn)品，獲利巨大，給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失，訴請法院判令廣州方邦公司立即停止涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，并賠償經(jīng)濟損失9000余萬元。

經(jīng)查，涉案專利在其申請過程中曾進行過以下修改：

原始申請權利要求：1.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有在絕緣層的單面表面形成的第一金屬層，所述絕緣層的單面表面的算術平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））是0.5～5.0μm，并且，所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的單面表面成為波紋結構的方式形成。

申請人主動修改：原權利要求1修改為權利要求8，修改后的權利要求8內容為：8.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有：單面表面的算術平均粗糙度（JIS B0601（1994年））是0.5～5.0μm的絕緣層；在所述絕緣層的所述單面表面形成的第一金屬層，所述第一金屬層的兩面沿著所述絕緣層的所述單面表面形成。

針對審查員發(fā)出的“修改后的權利要求8不符合專利法第33條的規(guī)定”及“算術平均粗糙度（JIS B0601（1994年）表述不清楚”的審查意見，申請人將上述主動修改文本進行了多次修改，最終授權文本中的專利權利要求8的內容如下：

8.一種印刷布線板用屏蔽膜，其特征在于，具有：單面表面的算術平均粗糙度是0.5～5.0μm的絕緣層；在所述絕緣層的所述單面表面形成的第一金屬層，其中，所述算術平均粗糙度是由1994年的JIS B 0601 標準定義的算術平均粗糙度，所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結構的方式形成。

本案中，大自達公司以涉案專利的權利要求8、9、10主張專利保護，并委托相關司法鑒定機構就被訴侵權產(chǎn)品與涉案專利的權利要求8-10上記載的技術特征是否相同或者等同進行鑒定，鑒定意見為肯定性結論。

廣州方邦公司辯稱，被訴侵權產(chǎn)品的第一金屬層并未包含權利要求8中“第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結構的方式形成”的技術特征，故被訴侵權技術方案不落入涉案專利權的保護范圍。

裁判結果

一審法院經(jīng)審理認定：根據(jù)涉案專利說明書及其申請過程中的修改及意見答復內容，可以確定涉案專利權利要求8中第一金屬層的“波紋結構”，應當指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個方向連續(xù)高低起伏波動的結構，不應當包括隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結構。而被訴侵權產(chǎn)品的第一金屬層的結構為隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結構，與涉案專利權利要求8的波紋結構既不屬于相同特征、也不屬于等同特征，因此被訴侵權技術方案未落入涉案專利權的保護范圍。鑒定人在對權利要求8所涉的“波紋結構”進行理解時，由于缺少了專利審查檔案，對“波紋結構”與“連續(xù)的凹凸形結構”的區(qū)分存在偏差，鑒于此，對于涉案鑒定意見關于被鑒定物包含與涉案專利權利要求8-10記載的全部技術特征相同的技術特征的結論不予采納。

據(jù)此，一審法院判決駁回大自達公司的全部訴訟請求。

法律評析

本案的主要爭議焦點在于：如何解釋涉案專利權利要求8中“第一金屬層以波紋結構的方式形成”這一技術特征，以確定原告涉案專利權的保護范圍。在此基礎上，才能進一步討論被訴侵權技術方案是否包含與“第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結構的方式形成”這一技術特征相同或等同的技術特征，從而確定被訴侵權技術方案是否落入原告涉案專利權的保護范圍。

問題一：如何界定專利權保護范圍？

專利法第五十九條：發(fā)明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第三條：人民法院對于權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定。以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。

依據(jù)以上現(xiàn)行規(guī)定，在進行專利保護范圍的界定時，應依次按以下次序進行：

1、閱讀權利要求書，列示權利要求所描述的技術方案的所有技術特征；

2、權利要求中如有部分技術特征不足夠清晰明確時，可通過閱讀說明書和附圖對其進行界定和解釋；必要時，結合專利審查檔案進行界定；

3、如仍不明確，則可按照工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員對該技術特征含義的通常理解，予以確定。

在依據(jù)專利審查檔案進行權利要求解釋時，通過核查專利審查檔案的內容，可以明確申請人在專利申請過程中對于專利權保護范圍所作的真實意思表示，確定國家知識產(chǎn)權局與申請人在劃定專利權邊界上達成了何種一致的意見，并對社會公眾形成了何種公示作用，從而使法院認定的專利權保護范圍符合專利權產(chǎn)生時所公示的邊界，符合國家授予、保護這種專有性、壟斷性權利的初衷，如此才能為社會公眾提供明確的法律預期，避免不當壓縮社會公眾對于公有技術自由運用的空間。 此時，最常采用的就是禁止反悔原則，即：專利申請人在申請授權審查過程中明確放棄的內容，不得再納入授權后專利保護范圍內。

問題二：本案應適用禁止反悔原則嗎？

本案中，原始專利申請文件中，對應的技術特征表述為“第一金屬層以沿著所述絕緣層的單面表面成為波紋結構的方式形成”，與專利授權的該項技術特征在文字表述上并無區(qū)別。因此，從涉案專利形式上來說，正如大自達公司所主張的，申請人的一系列修改只是將權利要求恢復到原始申請文件的狀態(tài)，并未表示要放棄某些技術方案。

但是，在涉案專利申請授權審查過程中，針對國家知識產(chǎn)權局所指出的，“原申請文件僅記載了波紋結構的第一金屬層和大致平坦結構的第一金屬層兩種實施例，沒有給出第一金屬層以其它方式（比如鋸齒形或連續(xù)的凹凸形）的形成結構，而且本領域技術人員也不能從原申請文件記載的內容直接、毫無疑義地得到除了波紋和平坦方式以外的其他形成結構；……因此修改之后的權利要求8的技術方案和原技術方案相比有實質性的區(qū)別，使得新的權利要求出現(xiàn)了原申請中沒有記載的新的技術方案，超出了原說明書和權利要求書記載的范圍”的審查意見，專利申請人作出意見陳述，并將主動修改后的權利要求8的相關技術特征特征，再次修改成“所述第一金屬層以沿著所述絕緣層的所述單面表面成為波紋結構的方式形成”。申請人陳述：通過上述修改，權利要求8的記載技術方案與原說明書記載的內容一致，能夠符合專利法第33條的規(guī)定。一審法院認為，專利申請人的意見陳述以及再次修改技術特征的行為，應當視為原申請人同意了國家知識產(chǎn)權局相對應的審查意見，且該審查意見系結合說明書的實施例進行，因此，該審查意見所涉及的涉案專利申請中“波紋結構”的界定結論，專利申請人已經(jīng)予以了同意和確認?；诖?，本案有必要引入禁止反悔原則，充分考慮“因公示作用所產(chǎn)生的公信力，應對于為劃定專利權邊界而進行的技術特征的解釋產(chǎn)生影響”。

然而，如果需要適用禁止反悔原則，首先要確定專利申請人究竟確認了什么，放棄了什么。

不可否認，專利申請人確認其主動修改的內容超出了原申請文件記載范圍，亦確認了原申請文件“沒有給出第一金屬層以其它方式（比如鋸齒形或連續(xù)的凹凸形）的形成結構，而且本領域技術人員也不能從原申請文件記載的內容直接、毫無疑義地得到除了波紋和平坦方式以外的其他形成結構”。但是，專利申請人客觀上并未就所述“波紋結構”做任何放棄性的確認。如何解釋“波紋結構”，仍然要結合涉案專利的說明書和附圖來進行。

進一步來說，如果要將修改超范圍的確認用于專利保護范圍的禁止反悔，就需要討論， 申請文件原記載范圍是否就是專利保護范圍？

答案顯然是否定的。根據(jù)審查指南相關規(guī)定，修改超范圍的認定標準明顯要比專利保護等同范圍的認定標準嚴苛得多，兩者亦存在本質差別。例如，原申請文件中記載了“鐵”，如果修改為“金屬”或“銅”，該修改會被認定超出原申請文件記載范圍；然而，在進行專利保護范圍界定時，“銅”或其它金屬則可能會被認定屬于與“鐵”等同的技術特征而被納入保護范圍。

一審法院在本案中努力避開禁止反悔的字眼，而實質上，仍然是在確定專利保護范圍即為原申請文件記載范圍這一錯誤前提下，錯誤適用了禁止反悔原則。

問題三：如何基于專利說明書進行權利要求解釋？

本案中，一審法院在解釋爭議技術特征“波紋結構”時，讓自己陷入了泥潭。首先，依據(jù)專利說明書所述發(fā)明目的、實施例及附圖，認定“波紋結構”指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個方向連續(xù)高低起伏波動的結構；接著，又依據(jù)上述禁止反悔的錯誤前提，認定“波紋結構”不應當包括審查意見所指列的“連續(xù)的凹凸形結構”，這時就不得不就“凹凸形結構”再做解釋。本來不甚清晰的“波紋結構”，越發(fā)不清晰了。

筆者并不認為一審法院關于“波紋結構指的是具有周期性的、基本平滑的、朝著一個方向連續(xù)高低起伏波動的結構”的認定就是錯誤的。這一認定和解釋有其解釋依據(jù)和基礎。但是，法院進一步認定“波紋結構不應當包括隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結構”，卻沒有充分的說理依據(jù)。

如前所述，即使專利權人曾在專利申請過程中確認申請文件記載的“波紋結構”與“連續(xù)的凹凸形結構”系不相同的技術特征，但不能就此認為“波紋結構”的等同范圍必然不包括“隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結構”。如果要做出這一認定，還需要進一步進行等同范圍的判斷，這包括“三基本”的判斷，也包括等同后檢測是否已踏入現(xiàn)有技術范圍或缺少達到發(fā)明目的的必要技術特征等等。

綜上，在未完成上述等同論證的前提下，即認定本案被訴侵權產(chǎn)品的第一金屬層的結構屬于隨機變化的、無規(guī)律高低起伏的連續(xù)凹凸形結構，與涉案專利權利要求8的波紋結構既不屬于相同特征、也不屬于等同特征，未免略顯倉促。

本案二審結果如何，筆者拭目以待。

律師點睛

本案原告本來可以打個漂亮的專利狙擊戰(zhàn)，卻因為涉案專利申請過程中的修改以及配合性意見陳述，讓涉案專利的專利保護范圍界定陷入泥沼。這也是諸多專利權人可能遭遇的專利陷落。

如何避免呢？本案告訴我們可能無法避免。專利一旦上了維權的戰(zhàn)場，就得忍受放大鏡下的“雞蛋里挑骨頭”，專利申請過程中的任何瑕疵和不謹慎，在這時都會被放大幾百倍。一旦被告挑戰(zhàn)成功，專利權人的維權訴請會被駁回，維權專利也可能被宣告無效。無論哪一種，都是專利權人不想遇到的。唯有在專利申請時謹慎再謹慎，認真再認真，如此，才能減少專利陷落的概率。

來源：江蘇專利信息服務

作者：陳靜

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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