實(shí)用新型「公開不充分」的答復(fù)思路

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作者：鄧潮彬  廣州科粵專利商標(biāo)代理有限公司專利代理人

原標(biāo)題：淺析實(shí)用新型“公開不充分”的答復(fù)思路

專利制度的核心思想是“以公開換取獨(dú)占”，然而這“公開”的程度在專利代理實(shí)務(wù)中并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。在本文中，筆者結(jié)合日常專利代理工作的一些經(jīng)驗(yàn)心得，提出了“公開不充分”的三個(gè)判斷基本點(diǎn)，以拋磚引玉、為同行及申請(qǐng)人對(duì)“公開不充分”這一類審查意見提供答復(fù)參考思路，同時(shí)，通過這三個(gè)判斷基本點(diǎn)也可以反推自檢所撰寫的說明書是否達(dá)到“公開充分”的要求，以提高專利申請(qǐng)文本的撰寫質(zhì)量。

一、引言

自國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局制定并實(shí)施《專利質(zhì)量提升工程實(shí)施方案》以來，國(guó)家知識(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)用新型審查部對(duì)于實(shí)用新型的審查越來越來嚴(yán)格，業(yè)內(nèi)流傳的實(shí)用新型100%授權(quán)已成為過去。

由于我國(guó)針對(duì)實(shí)用新型僅僅是進(jìn)行初步審查，不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，因此，針對(duì)實(shí)用新型，審查員大多會(huì)以專利法第二十二條第二款（新穎性）或者是第二十六條第三款（公開不充分）為由下發(fā)審查意見，由于新穎性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)來說比較客觀，一般來說不會(huì)存在太大的爭(zhēng)議。

但是，筆者從日常的專利代理工作中發(fā)現(xiàn)，實(shí)用新型以“公開不充分”作為駁回理由的審查意見下發(fā)個(gè)數(shù)日益增多，“公開不充分”幾乎已成為實(shí)用新型駁回理由的“殺手锏”。的確，在實(shí)際的專利代理工作中，對(duì)于“公開不充分”的審查意見，答復(fù)往往相對(duì)比較困難，對(duì)于審查員在審查意見中所指出“公開不充分”的問題，代理人或申請(qǐng)人也往往會(huì)有種“莫名其妙、有理說不清”的感覺，從而導(dǎo)致不知如何有理有據(jù)地對(duì)“公開不充分”進(jìn)行答復(fù)。

筆者認(rèn)為，在進(jìn)行“公開不充分”答復(fù)思路進(jìn)行討論之前，有必要對(duì)“公開不充分”條款的適用條件進(jìn)行探討。

二、關(guān)于專利法第二十六條第三款的適用條件

根據(jù)專利法第二十六條第三款的規(guī)定，說明書對(duì)發(fā)明或?qū)嵱眯滦妥鞒龅那宄?、完整的說明，應(yīng)當(dāng)達(dá)到所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)的程度。

按照對(duì)第二十六條第三款文義上的理解，評(píng)判說明書是否符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定的，其評(píng)判所適用的基本主體應(yīng)當(dāng)是“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”，其評(píng)判所適用基本的標(biāo)準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)是“能夠?qū)崿F(xiàn)”。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第二章第2.1節(jié)“說明書應(yīng)當(dāng)滿足的要求”中所指出的“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的含義，適用本部分第四章第2.４節(jié)的規(guī)定（創(chuàng)造性）。也就是說，公開不充分所適用的基本主體和創(chuàng)造性所適用的基本主體都是同一“人”，都是“所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員”。

具體地，根據(jù)《專利審查指南》）第二部分第四章第2.4節(jié)的規(guī)定“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，也可稱為本領(lǐng)域的技術(shù)人員，是指一種假設(shè)的“人”，假定他知曉申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識(shí)……如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段，他也應(yīng)該具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請(qǐng)日或優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識(shí)和常規(guī)實(shí)驗(yàn)手段能力?！?br/>

換言之，評(píng)判說明書是否符合專利法第二十六條第三款所適用的基本主體是一個(gè)知識(shí)水平很高的人，并非是一個(gè)初生嬰兒。

而根據(jù)《專利審查指南》第二部分第二章第2.1.3節(jié)關(guān)于“能夠?qū)崿F(xiàn)”的規(guī)定“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)，是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案， 解決其技術(shù)問題， 并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果?！?br/>

也就是說，評(píng)判“能夠?qū)崿F(xiàn)”的基本標(biāo)準(zhǔn)是“解決技術(shù)問題，產(chǎn)生預(yù)期技術(shù)效果”，一些并非是發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題，并不能成為判斷是否“公開充分”的理由。

在專利侵權(quán)判定中，專利權(quán)的保護(hù)范圍主要以權(quán)利要求書所記載的內(nèi)容為主，對(duì)于社會(huì)公眾來說，在專利權(quán)的有效期內(nèi)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，其不能實(shí)施權(quán)利要求書中記載的技術(shù)方案，因此，對(duì)于專利權(quán)人來說，其權(quán)利要求書中記載的內(nèi)容對(duì)社會(huì)公眾來說是具有高度的排他性，為了平衡社會(huì)公眾和專利權(quán)人兩者之間利益的平衡，促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，專利法明確規(guī)定，專利權(quán)的獲得是以向社會(huì)公開其技術(shù)方案為條件，但正如上述所分析，專利權(quán)的保護(hù)范圍主要以權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為主，對(duì)于一些記載于說明書中、與權(quán)利要求所記載的技術(shù)方案無關(guān)的內(nèi)容，由于該內(nèi)容并沒有獲得對(duì)社會(huì)公眾的排他性，專利權(quán)人并沒有獲得不正當(dāng)?shù)睦?，因此，即便該?nèi)容沒有充分地公開，在行政授權(quán)階段，也不應(yīng)以“公開不充分”為由將其駁回，否則的話，將會(huì)大大地打擊公眾申請(qǐng)專利的積極性，也違背了專利法第一條“鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造”的立法宗旨。

此外，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于2017年4月26日公布的2016年度專利復(fù)審無效十大案例之一的“載體裝置”的決定要旨中也指出“專利文件只要記載了相關(guān)技術(shù)方案，解決了技術(shù)問題并獲得了預(yù)期的技術(shù)效果，則滿足了能夠?qū)崿F(xiàn)的要求，對(duì)于其是否存在或可能存在其他脫離專利說明書所述內(nèi)容的技術(shù)問題，通常不能作為判斷涉案專利能否實(shí)現(xiàn)的理由”。

同時(shí)，最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定（一）（公開征求意見稿）的第七條也明確指出“說明書、附圖未充分公開特定的技術(shù)內(nèi)容，導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員不能實(shí)施權(quán)利要求限定的技術(shù)方案，或者經(jīng)過有限的試驗(yàn)仍不能確認(rèn)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案能夠解決專利所要解決的技術(shù)問題的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定說明書不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。但是，說明書未充分公開的技術(shù)內(nèi)容與權(quán)利要求限定的技術(shù)方案無實(shí)質(zhì)性關(guān)聯(lián)的除外。”

綜上，基于上述對(duì)專利法第二十六條第三款適用條件的理解，筆者認(rèn)為對(duì)于“公開不充分”的認(rèn)定，需要把握如下三個(gè)重要的判斷基本點(diǎn)：

（1）公開不充分的判斷主體——“本領(lǐng)域技術(shù)人員”

（2）公開不充分的判斷基礎(chǔ)——“權(quán)利要求實(shí)際要解決的技術(shù)問題”

（3）公開不充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)——“能夠?qū)崿F(xiàn)”

下面筆者結(jié)合具體的案例對(duì)上述的三個(gè)判斷基本點(diǎn)的應(yīng)用進(jìn)行論述說明。

三、案例分析

該申請(qǐng)涉及一種“恒溫實(shí)驗(yàn)臺(tái)”，其所要解決的技術(shù)問題是“目前傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)臺(tái)都不具有對(duì)試劑進(jìn)行恒溫的功能”，說明書記載了“ 在工作平臺(tái)的表面向下凹陷設(shè)置有用于放置試劑的容器，在容器中設(shè)置有溫度感應(yīng)器和制冷制熱器，其中，溫度感應(yīng)器主要是用于對(duì)容器內(nèi)的溫度進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控的，而制冷制熱器則主要用于維持容器內(nèi)的溫度；溫度感應(yīng)器和制冷制熱器均與控制器信號(hào)連接”，審查員在一通中指出“在該實(shí)驗(yàn)臺(tái)上設(shè)置制冷制熱器，這是本申請(qǐng)發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)。然而說明書中僅僅給出了該技術(shù)構(gòu)思，缺少各個(gè)組件之間的連接關(guān)系，在該設(shè)置臺(tái)上，如何布置制冷制熱器的位置、電路結(jié)構(gòu)，說明書中并未給出清楚、合理的描述”。因此不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

針對(duì)上述審查意見，筆者有針對(duì)性地進(jìn)行了如下答辯：

首先，本申請(qǐng)主要解決的技術(shù)問題是“目前傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)臺(tái)都不具有對(duì)試劑進(jìn)行恒溫儲(chǔ)藏的功能”，為解決此技術(shù)問題，本申請(qǐng)說明書提供的技術(shù)方案是“在工作平臺(tái)的表面向下凹陷設(shè)置有用于放置試劑的容器，在容器中設(shè)置有溫度感應(yīng)器和制冷制熱器，其中，溫度感應(yīng)器主要是用于對(duì)容器內(nèi)的溫度進(jìn)行測(cè)量監(jiān)控的，而制冷制熱器則主要用于維持容器內(nèi)的溫度；溫度感應(yīng)器和制冷制熱器均與控制器信號(hào)連接”，同時(shí)根據(jù)本申請(qǐng)具體實(shí)施方式第三段記載的內(nèi)容可知，上述帶下劃線記載的內(nèi)容即可形成一“恒溫容器”（下述以恒溫容器代替上述帶下劃線記載的內(nèi)容），也就是說，“恒溫容器”才是本申請(qǐng)發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)。

因此，“在該實(shí)驗(yàn)臺(tái)上設(shè)置制冷制熱器，這是本申請(qǐng)發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)”這一說有斷章取義的嫌疑，脫離了對(duì)整個(gè)技術(shù)方案的理解。（公開不充分的判斷基礎(chǔ)——“權(quán)利要求實(shí)際要解決的技術(shù)問題”）

其次，“在容器中設(shè)置有溫度感應(yīng)器和制冷制熱器……溫度感應(yīng)器和制冷制熱器均與控制器信號(hào)連接”已清楚地說明了“恒溫容器”各個(gè)組件之間的連接關(guān)系以及電路結(jié)構(gòu)，也清楚地說明了制冷制熱器的位置設(shè)置，因此“然而說明書中僅僅給出了該技術(shù)構(gòu)思，缺少各個(gè)組件之間的連接關(guān)系，在該設(shè)置臺(tái)上，如何布置制冷制熱器的位置、電路結(jié)構(gòu)”這一說法也是無法成立的。（還可以進(jìn)一步地以“公開不充分的判斷主體——“本領(lǐng)域技術(shù)人員””進(jìn)行詳細(xì)的論述，在此筆者不再展開）

再次，至于“制冷制熱器”的具體構(gòu)造以及組成是否需要在本申請(qǐng)的說明書進(jìn)行詳細(xì)的說明，應(yīng)當(dāng)基于對(duì)本申請(qǐng)整個(gè)技術(shù)方案的理解以及本領(lǐng)域技術(shù)人員在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前所通曉的知識(shí)水平來進(jìn)行評(píng)判。

由上述分析可知“制冷制熱器”并非是本發(fā)明的關(guān)鍵點(diǎn)，其僅僅是“恒溫容器”的一個(gè)組件，由本申請(qǐng)具體實(shí)施方式第三段記載的內(nèi)容可知，“制冷制熱器”在本申請(qǐng)的作用是：當(dāng)容器的溫度低于設(shè)定的溫度，則對(duì)容器進(jìn)行加熱，當(dāng)容器的溫度高于設(shè)定的溫度，則對(duì)容器進(jìn)行降溫，以使得容器保持恒溫。也就是說，只要能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)容器進(jìn)行加熱、冷卻的裝置都可以成為“制冷制熱器”。（公開不充分的判斷標(biāo)準(zhǔn)——“能夠?qū)崿F(xiàn)”）

因此，對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說“制冷制熱器”是清楚的，根據(jù)本申請(qǐng)說明書的描述，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到“制冷制熱器”的具體結(jié)構(gòu)方式，比如在容器中間隔環(huán)繞設(shè)置有加熱管和冷卻管，再比如在容器的外壁上設(shè)置有導(dǎo)熱加熱層和降溫層，等等。

最后，為了更進(jìn)一步地證明在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)“制冷制熱器”的具體構(gòu)造以及組成是知曉的，筆者還提供2篇在本申請(qǐng)申請(qǐng)日之前已公開授權(quán)、與“制冷制熱器”相關(guān)的專利文獻(xiàn)進(jìn)行論述說明。（公開不充分的判斷主體——“本領(lǐng)域技術(shù)人員”）

經(jīng)過上述有理有據(jù)的論述，審查員認(rèn)同了筆者的答復(fù)意見，不久就下發(fā)了授權(quán)通知書。

四、結(jié)語(yǔ)

專利制度的核心思想是“以公開換取獨(dú)占”，然而這“公開”的程度在專利代理實(shí)務(wù)中并沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。在本文中，筆者結(jié)合日常專利代理工作的一些經(jīng)驗(yàn)心得，提出了“公開不充分”的三個(gè)判斷基本點(diǎn)，以拋磚引玉、為同行及申請(qǐng)人對(duì)“公開不充分”這一類審查意見提供答復(fù)參考思路，同時(shí)，通過這三個(gè)判斷基本點(diǎn)也可以反推自檢所撰寫的說明書是否達(dá)到“公開充分”的要求，以提高專利申請(qǐng)文本的撰寫質(zhì)量。

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作者：鄧潮彬  廣州科粵專利商標(biāo)代理有限公司專利代理人

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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