#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

原標題：專利侵權訴訟中產(chǎn)品委托加工方的責任——福建高院判決李某訴廈門爾升山公司侵害外觀設計專利權糾紛案

裁判要旨

委托加工的產(chǎn)品涉嫌侵犯他人外觀設計專利權，雖然委托方并不參與該產(chǎn)品的直接生產(chǎn)，產(chǎn)品的外觀亦是由加工方所提供，但由于該產(chǎn)品上印制有委托方的商標，產(chǎn)品合格證上亦只載明了委托方的信息，仍應認定委托方的身份屬于產(chǎn)品生產(chǎn)商。

案情

原告李某擁有一項“背包”外觀設計專利權，其發(fā)現(xiàn)市面上的一款背包產(chǎn)品外觀與專利產(chǎn)品相似。經(jīng)查，該產(chǎn)品合格證上標明的廠家信息為廈門爾升山貿(mào)易有限公司，產(chǎn)品上的商標亦為該公司所有。李某遂以該公司構成專利侵權為由提起訴訟。被告辯稱，被訴產(chǎn)品是在專利授權日前所生產(chǎn)，不構成專利侵權。被告還主張，自己是一家貿(mào)易公司，并無生產(chǎn)資質，提交了合同證明被訴產(chǎn)品系其委托其他公司貼牌生產(chǎn)，產(chǎn)品的外觀樣式也是由加工方設計，故其并非被訴產(chǎn)品的實際生產(chǎn)商，而是銷售商，有權主張合法來源抗辯。

裁判

福建省福州市中級人民法院經(jīng)審理認為，被告為被訴侵權產(chǎn)品的銷售商，雖然該產(chǎn)品落入專利保護范圍，但由于是在專利授權日前所生產(chǎn)，故其行為并不構成專利侵權。遂判決駁回原告的訴訟請求。案件宣判后，原告不服提起上訴。福建省高級人民法院經(jīng)審理后認為，被告實施了生產(chǎn)行為，一審認定被告為銷售商不當，予以糾正，但判決結果并無不當，予以維持。

評析

本案雖然最終是以被訴產(chǎn)品在專利授權日前生產(chǎn)為由，認定被告不構成專利侵權，但關于被告的行為是生產(chǎn)行為還是銷售行為的定性仍然是爭議的一個焦點，一、二審對此認定并不相同。對被告的行為進行準確定性，將涉及到被告能否援引合法來源抗辯免除賠償責任這一關鍵問題。

1.產(chǎn)品上展示的信息可以用來認定生產(chǎn)商身份。《最高人民法院關于產(chǎn)品侵權案件的受害人能否以產(chǎn)品的商標所有人為被告提起民事訴訟的批復》指出，任何將自己姓名、名稱、商標或者可資識別的其他標識體現(xiàn)在產(chǎn)品上，表示其為產(chǎn)品制造者的企業(yè)或個人，均屬于民法通則第一百二十條規(guī)定的“產(chǎn)品制造者”和產(chǎn)品質量法規(guī)定的生產(chǎn)者。因此，在一般的知識產(chǎn)權侵權案件中，如果被控侵權產(chǎn)品已經(jīng)在銘牌、合格證等產(chǎn)品標識上明確標注了諸如生產(chǎn)企業(yè)名稱、商標等能夠據(jù)以確定制造者身份信息的，則在無充分相反證據(jù)的情形下，通?？梢哉J定該對外標注信息的企業(yè)即為專利法所界定的被控侵權產(chǎn)品的制造者，如果該產(chǎn)品構成知識產(chǎn)權侵權，則由該廠家對此承擔相應的侵權法律責任。具體到本案，被訴侵權產(chǎn)品上印制的商標權利人為被告，產(chǎn)品合格證上標注的也僅僅是被告的相關信息，無論是從一般消費者還是從產(chǎn)品質量管理的角度來說，都應認定被告就是法律意義上的生產(chǎn)商。

2.委托加工關系體現(xiàn)了委托方的生產(chǎn)意思。被告在庭審中辯稱，專利法意義上的制造者應當對被控侵權產(chǎn)品已具備專利技術方案這一客觀事實，具有主觀上的意愿或客觀上的行為。而本案中雖然被訴產(chǎn)品對外所公示的信息均指向被告，但在被告能夠提供充分的證據(jù)，證明其只是委托他人進行貼牌生產(chǎn)，產(chǎn)品的外觀并非由其設計的情況下，應當認為被告的行為并不構成實施涉案外觀設計專利的行為。筆者認為，被告的理由實際上混淆了物理意義上的生產(chǎn)行為與法律意義上的生產(chǎn)行為的區(qū)別。隨著社會分工精細化的需求和發(fā)展，委托加工、定牌加工相當普遍，這種生產(chǎn)模式下，委托方雖然沒有直接進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，但仍然在主觀上體現(xiàn)了生產(chǎn)的意思表示，只不過直接的生產(chǎn)行為是由加工方在接受委托方的指示后所實施。特別是本案中，被訴侵權產(chǎn)品上印制了被告的商標，產(chǎn)品合格證上也載明了被告的企業(yè)信息，這也可以進一步佐證被告具有對外顯示其就是該產(chǎn)品的生產(chǎn)者的意思表示。另外，根據(jù)二審查明，雖然被訴產(chǎn)品的外觀是由加工方設計提供，但對于最終選用何種產(chǎn)品外觀進行生產(chǎn)，則仍然是由被告在加工方提供的多種方案的基礎上選擇確定的。這進一步證明了被告雖然沒有直接參與物理生產(chǎn)，但以其主導性間接參與了生產(chǎn)過程。

3.內(nèi)部約定不能成為免責的抗辯理由。本案中被訴產(chǎn)品的外觀設計方案或技術要求雖然來源于加工方，但這屬于被告與受其委托進行貼牌加工生產(chǎn)的加工方之間的內(nèi)部的合同約定，只對貼牌委托方、加工方內(nèi)部分擔責任時具備法律意義，不能據(jù)此成為被告主張其并非生產(chǎn)商的抗辯理由，作為委托方的被告不能以其未直接制造專利產(chǎn)品而主張自己不是制造者。如果按照被告的觀點，委托方只要能夠證明被訴產(chǎn)品并非由其生產(chǎn)，其與加工方之間存在特別約定就可以免責，則可能造成委托方疏于盡到合理的審查義務，不當減免其知識產(chǎn)權防范風險。

另外，如果委托方不承擔直接侵權責任，權利人還需另行提起對加工方的訴訟，這在客觀上增加了權利人的訟累，不利于權利人正當維權。綜上分析，二審認為本案中被告并非被訴侵權產(chǎn)品的銷售者而是生產(chǎn)者并無不當。

本案案號：（2018）閩01民初414號，（2018）閩民終1369號

案例編寫人：福建省高級人民法院蔡偉張丹萍

來源：人民法院報
作者：蔡偉張丹萍福建省高級人民法院
編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

專利侵權訴訟中“產(chǎn)品委托加工方”的責任

「關于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產(chǎn)權媒體+產(chǎn)業(yè)服務平臺，致力于連接全球知識產(chǎn)權人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司、成長型科技企業(yè)IP高管、研發(fā)人員、法務、政府機構、律所、事務所、科研院校等全球近50多萬產(chǎn)業(yè)用戶（國內(nèi)25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質量的技術資源+專利資源，通過媒體構建全球知識產(chǎn)權資產(chǎn)信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com 中文官網(wǎng)：iprdaily.cn）

本文來自人民法院報并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/”