利用馳名商標(biāo)遏止“惡意搶注”，從“微信爺”商標(biāo)初審公告說(shuō)起

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作者：趙文俠陸穗峰
原標(biāo)題：利用馳名商標(biāo)遏止“惡意搶注”——從“微信爺”商標(biāo)初審公告說(shuō)起

自然人劉金冬從2017年7月開始到2018年末，一年半的時(shí)間里陸續(xù)提交幾次申請(qǐng)；目前已經(jīng)申請(qǐng)了30個(gè)類別的“微信爺”，而且大部分已經(jīng)初審公告（參見(jiàn)《“微信爺”商標(biāo)初審公告了，騰訊的“微信”卻還沒(méi)注冊(cè)成功》（點(diǎn)擊標(biāo)題可直接查看原文））。一時(shí)輿論嘩然：大家都認(rèn)為該申請(qǐng)有明顯的“惡意”應(yīng)當(dāng)駁回，但又難以找出駁回該類申請(qǐng)的理由。

筆者認(rèn)為：馳名商標(biāo)是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的利器，在遏止“惡意搶注”時(shí)不能缺位。與馳名商標(biāo)擴(kuò)大保護(hù)相關(guān)的是《商標(biāo)法》第十三條、共分三款，以下逐款進(jìn)行解讀。

（一）《商標(biāo)法》第十三條第一款

所謂馳名商標(biāo)，是指為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)；持有人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害時(shí)，可以依照本法規(guī)定請(qǐng)求馳名商標(biāo)保護(hù)。

（一）個(gè)案認(rèn)定與被動(dòng)保護(hù)

認(rèn)定馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)考慮因素，參見(jiàn)《商標(biāo)法》第十四條，包括但不限于：
相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度；

該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間；

該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍；

該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；

該商標(biāo)馳名的其他因素。

由此可見(jiàn)，只有當(dāng)事人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害、并提出保護(hù)其馳名商標(biāo)的申請(qǐng)后，才能啟動(dòng)認(rèn)定程序，認(rèn)定該商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)。也就是大家熟知的“被動(dòng)保護(hù)、個(gè)案認(rèn)定”。

（二）曾受馳名商標(biāo)保護(hù)的記錄

與馳名商標(biāo)相關(guān)的侵權(quán)案件審理結(jié)束，便會(huì)產(chǎn)生一條該商標(biāo)曾“作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄”（以下簡(jiǎn)稱“記錄”）?；谶@一點(diǎn)，所有馳名商標(biāo)在相關(guān)案件審結(jié)后都是等價(jià)的；商標(biāo)可以注銷、可以失效，但“記錄”卻可以長(zhǎng)期存留；

馳名商標(biāo)只對(duì)該案件有效、只能被動(dòng)保護(hù)，“記錄”則沒(méi)有此類限制、在該案件之后繼續(xù)有效；馳名商標(biāo)需要依相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)定，“記錄”是客觀事實(shí)、不再需要認(rèn)定。

這些“記錄”不應(yīng)被束之高閣、應(yīng)當(dāng)在遏制商標(biāo)“惡意搶注”問(wèn)題上發(fā)揮重要作用。

（二）《商標(biāo)法》第十三條第二款

就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用。

《商標(biāo)法》第十三條第二款是對(duì)“未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)”的保護(hù)條款；認(rèn)定馳名商標(biāo)之后申請(qǐng)注冊(cè)，核準(zhǔn)后便與第十三條第三款一致，不再贅述。

（三）《商標(biāo)法》第十三條第三款

就不相同或者不相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并禁止使用。

馳名商標(biāo)“個(gè)案認(rèn)定、被動(dòng)保護(hù)”的方式有其不足之處：只有當(dāng)事人的合法權(quán)益受到損害，提出申請(qǐng)后才給予認(rèn)定、保護(hù)；在我國(guó)企業(yè)商標(biāo)意識(shí)普遍低下、商標(biāo)監(jiān)察多不到位的情況下，“被動(dòng)保護(hù)”顯然難以應(yīng)對(duì)目前大量的商標(biāo)惡意搶注。

《商標(biāo)法》第十三條第三款給出了解決問(wèn)題的辦法。

（一）已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)：應(yīng)當(dāng)受到主動(dòng)保護(hù)

“已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)”包含兩層意思：該商標(biāo)在我國(guó)是依法核準(zhǔn)的注冊(cè)商標(biāo)；該商標(biāo)已被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，受保護(hù)的范圍擴(kuò)大；

“個(gè)案認(rèn)定、被動(dòng)保護(hù)”指的是馳名商標(biāo)的初次認(rèn)定，對(duì)“已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)”再次進(jìn)行認(rèn)定，不僅耗時(shí)費(fèi)力、浪費(fèi)資源，而且有違該條款的立法原意，因?yàn)樵摋l款并無(wú)“重新認(rèn)定”、“再次認(rèn)定”之類的規(guī)定——商標(biāo)局可直接使用此條款主動(dòng)駁回相關(guān)申請(qǐng)。

如果等待馳名商標(biāo)被侵權(quán)后、再由受害方提出才實(shí)施“被動(dòng)保護(hù)”，便不能主動(dòng)遏止“惡意搶注”。

（二）擴(kuò)大的保護(hù)范圍：不相同或者不相類似商品（或服務(wù)）

“已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)”的保護(hù)范圍從“相同或類似商品”擴(kuò)大到“不相同或不類似”商品；任意兩件商品，要么類似、要么“不類似”；如果是相同或類似商品，可由《商標(biāo)法》第三十一條直接駁回；如果“不相同”或“不類似”商品則由此條款駁回。也就是說(shuō)：該類馳名商標(biāo)受保護(hù)的范圍，事實(shí)上已經(jīng)擴(kuò)大到“所有商品”。

（三）禁止：復(fù)制、摹仿或翻譯

“復(fù)制”是指與他人馳名商標(biāo)相同。

“翻譯”是指將他人馳名商標(biāo)以不同的語(yǔ)言文字予以表達(dá)；

“摹仿”是指抄襲或沿襲他人馳名商標(biāo)的顯著部分或者顯著特征。

注冊(cè)防御商標(biāo)、進(jìn)行商標(biāo)防御，其作用是被動(dòng)的、有限的，因?yàn)樯虡?biāo)侵權(quán)是有意識(shí)的、主動(dòng)的，因此防不勝防。

比如：騰訊公司注冊(cè)了“微信”作為主商標(biāo)，在其它類別上注冊(cè)相同的標(biāo)志作為防御商標(biāo)，但擋不著他人惡意搶注“微信爺”、“微信奶”、“微信寶貝”、“微信好太太”……

這些微信的“親人”都是對(duì)“微信”的摹仿、正是馳名商標(biāo)打擊的對(duì)象。

（四）誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的

惡意搶注他人馳名商標(biāo)，全是為了傍名牌、打擦邊球：“誤導(dǎo)公眾”；不是對(duì)馳名商標(biāo)的弱化、淡化，就是對(duì)馳名商標(biāo)的丑化，“致使該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害”是必然的、影響也是惡劣的。

“微信爺”如果被核準(zhǔn)、隨產(chǎn)品投放市場(chǎng)，不誤導(dǎo)公眾、不使騰訊利益受到損害才是咄咄怪事。

（五）小結(jié)

眾所周知，我國(guó)馳名商標(biāo)認(rèn)定門檻高、周期長(zhǎng)、數(shù)量少；如果個(gè)案之后棄之不用，則難以對(duì)抗“惡意搶注”。

對(duì)“已經(jīng)在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)”進(jìn)行主動(dòng)保護(hù)：在所有類別上“不予注冊(cè)并禁止使用”；則可以有效遏止“惡意搶注”，這正是《商標(biāo)法》賦予馳名商標(biāo)的職能。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙文俠陸穗峰
編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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