由江鈴?fù)庥^設(shè)計(jì)專利無效案探析實(shí)踐中對外觀設(shè)計(jì)“明顯區(qū)別”的判斷

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作者：聶慧荃 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)合伙人、總經(jīng)理助理、質(zhì)檢部經(jīng)理、資深專利代理師

原標(biāo)題：由江鈴?fù)庥^設(shè)計(jì)專利無效案探析實(shí)踐中對外觀設(shè)計(jì)“明顯區(qū)別”的判斷

路虎訴江鈴不正當(dāng)競爭案在北京市朝陽法院一審勝訴的消息再次引爆汽車產(chǎn)業(yè)圈和知產(chǎn)界，針對 “陸豐X7”對于“路虎攬勝極光”是借鑒還是抄襲雙方仍各執(zhí)一詞，這是兩車企13年知產(chǎn)情仇的休止，還是新麓戰(zhàn)的開端，大家仍拭目以待。該一審判決是在捷豹路虎有限公司（“路虎公司”）和江鈴控股有限公司（“江鈴公司”）各自擁有的汽車外觀設(shè)計(jì)專利均被無效的情況下，依據(jù)反不正當(dāng)競爭法的規(guī)定，認(rèn)定江鈴“陸豐X7”汽車外觀采用了路虎“攬勝極光”車型所特有的下壓式車頂、懸浮式車頂、上揚(yáng)的特征線條、蚌殼式發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、整車輪廓造型五大獨(dú)特裝潢設(shè)計(jì)，構(gòu)成了擅自使用與他人有一定影響的商品裝潢相同或近似的標(biāo)識(shí)的不正當(dāng)競爭行為，引起了市場混淆。對案件走向產(chǎn)生至關(guān)重要影響的江鈴公司外觀設(shè)計(jì)專利無效案，也隨之再次回歸大眾視野，引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。

江鈴公司專利號(hào)為201330528226.5、名稱為“越野車（陸風(fēng)E32車型）”的外觀設(shè)計(jì)專利于2014年4月23日授權(quán)公告。同年7月25日，路虎公司針對該外觀設(shè)計(jì)專利提出無效宣告請求，2015年8月3日再被麥戈文提出無效宣告請求。專利復(fù)審委員會(huì)以該涉案專利與對比設(shè)計(jì)在整體視覺效果上沒有明顯區(qū)別為由做出第29146號(hào)無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利權(quán)全部無效；在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，該無效決定被（2016）京73行初4497號(hào)行政判決撤銷；而北京市高級人民法院在接到上訴后，又做出（2018）京行終4169號(hào)行政判決書，判決撤銷一審判決。

從被提起無效到二審判決出臺(tái)，該外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效案歷時(shí)4年多，案情錯(cuò)綜復(fù)雜，一波三折，在業(yè)界產(chǎn)生巨大影響，該案的二審判決更是入選最高人民法院2019年4月17日發(fā)布的2018年中國法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)十大案件。

從外觀設(shè)計(jì)“明顯區(qū)別”判斷方面來看，江鈴公司的該外觀設(shè)計(jì)專利無效行政糾紛案，對于如何適用“整體觀察、綜合判斷”原則來判定外觀設(shè)計(jì)專利與對比設(shè)計(jì)是否具有明顯區(qū)別，具有重要的指導(dǎo)意義。下文中，將結(jié)合該案的無效決定、一審判決和二審判決，來剖析關(guān)于外觀設(shè)計(jì)“明顯區(qū)別”判斷實(shí)踐中存在的問題和需要考慮的因素。

一 司法實(shí)踐中外觀設(shè)計(jì)“明顯區(qū)別”判斷的一般考慮因素

專利法第23條第2款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別。

對于外觀設(shè)計(jì)專利而言，“明顯區(qū)別”的判斷主要涉及兩種情況，即：與現(xiàn)有設(shè)計(jì)單獨(dú)對比和與現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征組合對比。至于判斷方法和判斷原則，實(shí)踐中普遍認(rèn)為應(yīng)當(dāng)基于外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，對外觀設(shè)計(jì)專利與現(xiàn)有設(shè)計(jì)的整體視覺效果進(jìn)行整體觀察和綜合判斷；也就是，判斷時(shí)應(yīng)以一般消費(fèi)者為判斷主體，以現(xiàn)有設(shè)計(jì)狀況為客觀參照系，綜合考慮影響產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)整體視覺效果的所有因素，例如：慣常設(shè)計(jì)、局部細(xì)微差別、使用時(shí)是否屬于易見部位、功能性設(shè)計(jì)特征、設(shè)計(jì)空間、創(chuàng)新性設(shè)計(jì)特征等。

判斷外觀設(shè)計(jì)專利相對于現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征組合是否具有明顯區(qū)別是實(shí)踐中的重點(diǎn)與難點(diǎn)，而對視覺效果影響程度的評判又是判斷是否具有明顯區(qū)別的核心要件。如何準(zhǔn)確適用“整體觀察、綜合判斷”原則來進(jìn)行“明顯區(qū)別”的判斷，特別是判斷具體設(shè)計(jì)特征對整體視覺效果的影響，始終是大家研究和爭議的焦點(diǎn)。

二 無效宣告請求審查決定觀點(diǎn)

在關(guān)于江鈴公司該外觀設(shè)計(jì)專利的無效宣告請求審查決定中，專利復(fù)審委員會(huì)以涉案專利與對比設(shè)計(jì)在整體視覺效果上沒有明顯區(qū)別為由宣告涉案專利權(quán)全部無效。

該涉案專利與對比設(shè)計(jì)的主要視圖如下：

在是否具有明顯區(qū)別的判斷方法上，無效決定沿循了如下判斷步驟：確定涉案專利與對比設(shè)計(jì)的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)；確定一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，明確汽車領(lǐng)域的一般消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)具有的常識(shí)性知識(shí)；確定設(shè)計(jì)空間的大小及現(xiàn)有設(shè)計(jì)的狀況；是屬于慣常設(shè)計(jì)還是屬于獨(dú)特設(shè)計(jì)特征；權(quán)衡相同點(diǎn)或不同點(diǎn)對于整體視覺效果的影響。

無效決定中指出：依據(jù)一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，綜合考慮本案中涉案專利與對比設(shè)計(jì)的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)在汽車設(shè)計(jì)中的先后、難易、現(xiàn)有設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的概率、是否容易被關(guān)注、所占據(jù)的體量比例或面積大小等因素，二者的相同點(diǎn)對整體視覺效果更有顯著影響，而不同點(diǎn)屬于局部細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，且多數(shù)區(qū)別特征是現(xiàn)有設(shè)計(jì)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)中已經(jīng)給出了設(shè)計(jì)手法，從而不同點(diǎn)對整體視覺效果的影響較小。從整體上觀察，二者的相同點(diǎn)決定了二者具有基本相同的車身立體形狀和設(shè)計(jì)風(fēng)格，主要包括為對比設(shè)計(jì)所示的懸浮式車頂設(shè)計(jì)、相同的車身比例、側(cè)面腰線和裙線等線條凸顯硬朗的線條風(fēng)格、前臉車燈和格柵的一體化設(shè)計(jì)同貝殼形發(fā)動(dòng)機(jī)罩相結(jié)合、后臉車燈線條同前臉車燈線條相呼應(yīng)、倒凸字形的后背門與車燈的直線條分割等，由此導(dǎo)致二者在整體視覺效果上沒有明顯區(qū)別。

三 一審判決觀點(diǎn)

針對該無效宣告請求審查決定，江鈴公司向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)過審理，認(rèn)定涉案專利與對比設(shè)計(jì)的不同設(shè)計(jì)特征組合后形成的視覺差異對SUV類型汽車的整體外觀產(chǎn)生了顯著的影響，故涉案專利與對比設(shè)計(jì)具有明顯區(qū)別，從而做出了撤銷無效宣告請求審查決定的一審判決。

在一審判決中，雖然認(rèn)同該無效決定關(guān)于本專利與被比設(shè)計(jì)是否具有明顯區(qū)別的判斷方法和判斷原則，也認(rèn)同無效決定關(guān)于二者相同點(diǎn)和不同點(diǎn)的認(rèn)定結(jié)論，但在相同點(diǎn)和不同點(diǎn)對整體視覺效果的影響上，一審判決最終得出了截然相反的結(jié)論。一審判決指出：雖然本專利與對比設(shè)計(jì)車身比例基本相同，側(cè)面主要線條的位置、立柱的傾斜角度、車窗的外輪廓及分割的比例基本相同，前后面車身的外輪廓及主要部件的相互位置關(guān)系亦基本相同，但本專利與對比設(shè)計(jì)在前車燈、進(jìn)氣格柵、細(xì)長進(jìn)氣口、霧燈、貫通槽、輔助進(jìn)氣口、倒U形護(hù)板、后車燈、裝飾板、車牌區(qū)域及棱邊等部位存在不同的設(shè)計(jì)特征，其組合后形成的視覺差異對SUV類型汽車的整體外觀產(chǎn)生了顯著的影響，足以使一般消費(fèi)者將本專利與對比設(shè)計(jì)的整體視覺效果相區(qū)分。

換而言之，一審判決認(rèn)為，相比于涉案外觀設(shè)計(jì)專利與對比設(shè)計(jì)的相同點(diǎn)，涉案外觀設(shè)計(jì)專利相對于對比設(shè)計(jì)的不同點(diǎn)對于本專利與對比設(shè)計(jì)的整體視覺效果更具有顯著影響，故本專利與對比設(shè)計(jì)具有明顯區(qū)別。

四 二審判決觀點(diǎn)

在北京市高級人民法院做出的二審判決中，對如何界定一般消費(fèi)者的知識(shí)水平和認(rèn)知能力、如何確定設(shè)計(jì)空間對于外觀設(shè)計(jì)專利與對比設(shè)計(jì)是否具有明顯區(qū)別判斷的影響、繼而如何適用“整體觀察、綜合判斷”方法來確定是否具有明顯區(qū)別給出了詳細(xì)闡述，最終做出了涉案外觀設(shè)計(jì)專利與對比設(shè)計(jì)不具有明顯區(qū)別的結(jié)論。

首先，二審判決在關(guān)于一般消費(fèi)者能力水平的認(rèn)定上與一審判決不同，其認(rèn)為，“盡管一般消費(fèi)者的認(rèn)知能力不是專業(yè)設(shè)計(jì)師或?qū)＜业乃?，但至少對涉案專利產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)常見、常用的設(shè)計(jì)知識(shí)有所了解，并且關(guān)注該類產(chǎn)品的發(fā)展”。就本案而言，二審判決更進(jìn)一步明確了一般消費(fèi)者能力水平，即：“一般消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)知曉該類汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成、主要部件的功能和設(shè)計(jì)特點(diǎn)，以及車身三維立體形狀、各組成部分的比例和位置關(guān)系以及車身表面裝飾件的形狀、布局等均對整體視覺效果產(chǎn)生不同程度的影響”。

其次，對于車身各個(gè)面對整體視覺效果的影響權(quán)重，二審判決的觀點(diǎn)與被訴決定不同，其認(rèn)為：應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案專利產(chǎn)品所屬汽車類型的特點(diǎn)，在劃分設(shè)計(jì)特征以及將涉案專利與對比設(shè)計(jì)的相應(yīng)特征進(jìn)行對比的基礎(chǔ)上，結(jié)合設(shè)計(jì)空間和現(xiàn)有設(shè)計(jì)狀況，來權(quán)衡車身各個(gè)面對整體視覺效果的影響權(quán)重，而不能僅依據(jù)設(shè)計(jì)順序、難易程度即當(dāng)然地?cái)喽ㄆ嚫鱾€(gè)面對整體視覺效果的影響權(quán)重順序。

再次，二審判決重點(diǎn)闡述了如何判斷具體設(shè)計(jì)特征對整體視覺效果的影響權(quán)重，其認(rèn)為“應(yīng)當(dāng)以一般消費(fèi)者對設(shè)計(jì)空間的認(rèn)知為基礎(chǔ)，結(jié)合相應(yīng)設(shè)計(jì)特征在外觀設(shè)計(jì)整體中所處的位置、是否容易為一般消費(fèi)者觀察到，并結(jié)合該設(shè)計(jì)特征在現(xiàn)有設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的頻率以及該設(shè)計(jì)特征是否受到功能、美感或技術(shù)方面的限制等因素，確定各個(gè)設(shè)計(jì)特征在整體視覺效果中的權(quán)重”。在具體的案件中，在考慮某一項(xiàng)設(shè)計(jì)特征對于外觀設(shè)計(jì)整體視覺效果的影響權(quán)重時(shí)，應(yīng)當(dāng)從外觀設(shè)計(jì)的整體出發(fā)，根據(jù)各方當(dāng)事人的主張、舉證情況以及說理的充分程度予以確定。

在關(guān)于涉案專利與對比設(shè)計(jì)是否具有明顯區(qū)別的認(rèn)定上，二審判決支持了無效決定的觀點(diǎn)，其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)綜合權(quán)衡二者的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)對于整體視覺效果的影響，而一審判決沒有針對各相同點(diǎn)對于整體視覺效果的影響程度進(jìn)行具體分析。

對于相同點(diǎn)，二審判決認(rèn)為：對比設(shè)計(jì)中的懸浮式車頂設(shè)計(jì)（即“下沉式設(shè)計(jì)”）構(gòu)成獨(dú)特設(shè)計(jì)特征；對比設(shè)計(jì)中采取的貝殼形發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、前車燈和格柵緊密相鄰的一體化設(shè)計(jì)以及二者之間的結(jié)合，在從前面進(jìn)行觀察時(shí)，容易引起一般消費(fèi)者的注意；對比設(shè)計(jì)的前翼子板上的側(cè)面裝飾條構(gòu)成獨(dú)特設(shè)計(jì)特征，而在發(fā)動(dòng)機(jī)罩上設(shè)置英文字母標(biāo)記并非常用設(shè)計(jì)特征，排氣筒的口部形狀并非屬于功能性設(shè)計(jì)特征，在一定程度上亦追求排氣筒的美學(xué)視覺效果。

對于不同點(diǎn)，二審判決認(rèn)為這些不同的設(shè)計(jì)特征或?yàn)閼T常設(shè)計(jì)，或?yàn)橐话阆M(fèi)者不易觀察到的部位，對整體視覺效果影響較小。而且，根據(jù)路虎公司提交的相應(yīng)證據(jù)能夠證明，進(jìn)氣格柵上設(shè)置金屬條的設(shè)計(jì)、霧燈及設(shè)置霧燈的貫通槽的形狀，貫通槽下方設(shè)有輔助進(jìn)氣口和倒U形護(hù)板等區(qū)別點(diǎn)均已經(jīng)為現(xiàn)有設(shè)計(jì)所公開，故這些設(shè)計(jì)特征對整體視覺效果不具有顯著影響。

二審判決就上述相同點(diǎn)、不同點(diǎn)對整體視覺效果影響權(quán)重的對比分析與權(quán)衡給出詳細(xì)分析后，其指出：在涉案SUV的車身三維立體形狀和主要裝飾件布局存在較大設(shè)計(jì)空間的情況下，涉案專利與對比設(shè)計(jì)的相同點(diǎn)尤其是車身側(cè)面和前面的相同及相似之處對整體視覺效果的影響權(quán)重最高，其他不容易為一般消費(fèi)者注意到的較小區(qū)別對整體視覺效果的影響權(quán)重則明顯較??；在車身前面和后面存在的主要不同點(diǎn)雖使兩者在視覺效果上呈現(xiàn)出一定的差異，但由于導(dǎo)致視覺效果差異的區(qū)別設(shè)計(jì)特征，多數(shù)為現(xiàn)有設(shè)計(jì)所公開或由現(xiàn)有設(shè)計(jì)給出了相同設(shè)計(jì)手法，其對整體視覺效果的影響權(quán)重顯著降低，從整體上觀察SUV整車的全部設(shè)計(jì)特征形成的整體視覺效果，本專利與對比設(shè)計(jì)在車身前面和后面形成的視覺效果差異在整體視覺效果中所占的權(quán)重要明顯低于兩者之間相同點(diǎn)所產(chǎn)生的趨同性視覺效果的權(quán)重。最終，二審判決得出了涉案專利與對比設(shè)計(jì)二者之間的差異未達(dá)到“具有明顯區(qū)別”的程度。

五 案例啟示

由江鈴專利無效行政糾紛案可以看出，實(shí)踐中，在判斷外觀設(shè)計(jì)專利相對于現(xiàn)有設(shè)計(jì)或現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合是否具有明顯區(qū)別時(shí)，我們應(yīng)當(dāng)以一般消費(fèi)者為判斷主體，以現(xiàn)有設(shè)計(jì)狀況為客觀參照系，全面分析比較產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)的相同點(diǎn)和不同點(diǎn)，綜合考慮影響產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)整體視覺效果的所有因素。特別是，通過上述案例，我們可以得到以下啟示：

1.司法實(shí)踐中對于改進(jìn)型外觀設(shè)計(jì)的創(chuàng)新性要求，不但要求該外觀設(shè)計(jì)是新的設(shè)計(jì)，還要求其創(chuàng)新高度必須達(dá)到一定的程度，使得其與對比設(shè)計(jì)的差異達(dá)到具有明顯區(qū)別的程度。

2. 無論是外觀設(shè)計(jì)專利與對比設(shè)計(jì)的相同點(diǎn)，還是不同點(diǎn)，在其他現(xiàn)有設(shè)計(jì)中未曾出現(xiàn)的獨(dú)特性設(shè)計(jì)特征通常對視覺效果具有更顯著影響。如果外觀設(shè)計(jì)專利相對于對比設(shè)計(jì)的不同點(diǎn)為慣常設(shè)計(jì)或已為現(xiàn)有設(shè)計(jì)公開，通常對視覺效果不具有顯著影響。

3. 外觀設(shè)計(jì)法律意義上的一般消費(fèi)者具有一定的認(rèn)知能力，他對外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品的現(xiàn)有外觀設(shè)計(jì)及其常用設(shè)計(jì)手法有常識(shí)性的了解，并且關(guān)注該類產(chǎn)品的發(fā)展。因此，一般消費(fèi)者通常不會(huì)注意到現(xiàn)有設(shè)計(jì)中已有的慣用設(shè)計(jì)特征。

4.通常，設(shè)計(jì)空間越大，一般消費(fèi)者越不容易注意到不同設(shè)計(jì)之間的差異；設(shè)計(jì)空間越小，一般消費(fèi)者越容易注意到不同設(shè)計(jì)之間的差異。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：聶慧荃 隆天知識(shí)產(chǎn)權(quán)合伙人、總經(jīng)理助理、質(zhì)檢部經(jīng)理、資深專利代理師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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