中歐之專利部分修改方式的探討

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原標題：中歐之部分修改方式的探討

中國的部分修改方式

在中國，對專利申請文件的修改不能超出原說明書與權利要求要求書的記載范圍，這規(guī)定在《專利法》第33條。曾有一段時間，中國審查員對于發(fā)明申請修改的審查非常嚴格，動輒指出修改超范圍。在與審查員的博弈中，申請人常常被迫將說明書中的某些語句一字不落地補入權利要求中。

但是，在最近幾年，中國審查員對部分修改的審查標準開始逐漸寬松，可參見以下示例。

例1

修改依據(jù)：

特征A、B、C出現(xiàn)在原申請文件（說明書或權利要求書）的同一個句子。

修改方式：

將特征A補入權利要求1中，不補充特征B、C。

結果：

存在被審查員接受的可能性?？赡軙袑彶閱T指出該修改超范圍，理由是沒有將與特征A關聯(lián)的特征B、C補入權利要求1中。但是，這種被指出超范圍的可能性要低于過去。

例2

修改依據(jù)：

說明書的具體實施例中公開了特征A，并且還公開了對特征A進一步限定的特征a1、a2和a3。

修改方式：

將特征A補入權利要求1中，而不補入特征a1、a2和a3。

結果：

該修改被審查員接受的可能性較大。

例3

修改依據(jù)：

某個權利要求中限定了特征A、B和C。原申請文件（說明書或權利要求書）中公開了A的下位特征選自a1、a2和a3，B的下位特征選自b1、b2和b3，C的下位特征選自c1、c2和c3。

修改方式：

在權利要求進一步限定A、B與C，由此形成A、B與C的下位特征的具體組合方式。例如，在權利要求中補入組合后的特征（a1、b1、c1）或（a2、b3、c1）等。

結果：

在特征A、B、C及其具體下位特征為機械或電學特征時，下位特征的具體組合方式通常會被審查員接受。在特征A、B、C及其具體下位特征為化學物質時，以上修改被審查員接受的可能性也較大。這也適用于A、B、C是同一馬庫什通式的3個要素的情形。

以上提及了一些可能被審查員接受的修改方式，筆者認為申請人在申請過程中可以嘗試用該些方式挑戰(zhàn)修改。但是不能保證以上修改方式必然會被所有審查員接受。畢竟，中國審查員對于修改超范圍的把握標準存在一定的自由裁量權，部分審查員可能會對上述修改方式持謹慎的態(tài)度。

另外，需要注意，以下修改方式仍然較難被中國審查員允許。

例4

修改依據(jù)：

原有特征a。

修改方式：

將特征a修改為其上位概念的特征A。例，a為信號的相位差，替代的特征A為誤差，A為a的上位概念。

結果：

該增加的特征A容易被指出超范圍。

例5

修改依據(jù)：

具體實施例1中有特征A、B，具體實施例2中有特征C、D，原申請文件并沒有指出實施例1與2的特征如何組合的明確記載。

修改方式：

將不同的實施例中的特征進行組合，增加了組合的特征（A+D）、（A+C+D）或（B+C）。

結果：

容易被指出超范圍的問題。

需要注意的是，在說明書中提及“本申請的方案可以是不同實施方式/技術方案的任意組合”等類似的語句，其通常不會被審查員認可為修改的依據(jù)。要應應對上述情況，需要在申請文件中明確記載不同實施例的特征的具體組合方式。

歐洲的部分修改方式

對于中國《專利法》第33條，歐洲專利局審查修改超范圍的條款為 Article 123（2）EPC，其要求修改不能超出原申請記載的范圍。從法條規(guī)定上，難以得出中歐對于修改超范圍審查標準上的差異。通常，申請人容易認為中國的超范圍審查是世界上最嚴格的。但實際上，歐洲專利局目前在某些方面的超范圍審查標準已高于中國專利局。

例如，相對例3的涉及選擇組合的修改情形、特別是其中的化學物質類（包括馬庫什權利要求）的修改方式，不容易被歐洲專利局接受。

另外，相對例1的修改情形，在不能充分說明補入的特征A與其他特征B、C不存在關聯(lián)性時，單獨補入特征A容易被歐洲專利局指出超范圍的問題。相對例2的修改情形，單獨補入特征A，而不補入特征a1、a2和a3，也容易被歐洲專利局被指出超范圍。

針對歐專局修改審查嚴格的情況，建議申請人提前在申請文件中將具體的下位特征進行記載。

例如，對于例3，建議在申請文件中明確記載具體的組合特征（a1、b1、c1）、（a2、b3、c1）等。

對于例1，建議在申請文件中說明特征A與B、C不存在緊密的關聯(lián)性，增加對涉及特征A的技術單獨記載的部分。

對于例2，將僅涉及特征A與（A、a1、a2和a3）的兩組方案分別單獨記載。

但對于前述提及的例4、5，歐洲專局與中國的審查標準基本一致，均不容易被認可。注意到在歐洲申請文件中，常采用前后多引多的權利要求撰寫方式，這一方面是為了節(jié)省費用，另一方面實現(xiàn)不同特征的盡量多的組合。

結語

綜上，以上對中國與歐洲的部分修改情形是否被審查認可，進行了初步的探討。對于既進入中國、又要進入歐洲的專利申請，可按照中歐的專利局中最嚴格的修改審查標準來要求撰寫內容，從而為今后申請階段可能的修改做好充分的準備。

來源：林達劉知識產(chǎn)權

作者：沈顯華 機械部

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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