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作者：潘煒上海申浩律師事務(wù)所

原標(biāo)題：標(biāo)準(zhǔn)必要專利中的FRAND原則

標(biāo)準(zhǔn)必要專利指為實(shí)施某一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而必須使用的專利【1】。作為一類特殊的專利，隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施推廣，標(biāo)準(zhǔn)必要專利實(shí)際上具有了一定的強(qiáng)制性，與專利的獨(dú)占權(quán)利相結(jié)合，將具有對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的控制力，也就擁有了破壞正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的能力。因此標(biāo)準(zhǔn)組織需要在兩者間權(quán)衡：既要鼓勵(lì)創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)，使貢獻(xiàn)者得到適當(dāng)回報(bào)的同時(shí)；也要保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者的權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序。作為慣例，國際標(biāo)準(zhǔn)組織都會(huì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)人的權(quán)利做出一些限制，通常情況下都會(huì)要求專利權(quán)人做出對(duì)專利實(shí)施人許可標(biāo)準(zhǔn)必要專利的FRAND（公平，合理，無歧視）承諾，也有的標(biāo)準(zhǔn)組織稱為RAND（合理、無歧視）條款，如國際電信聯(lián)盟（ITU），兩者含義是類似的。

我國2015年公布的第四次專利法修改草案（征求意見稿）中新增了默示許可制度，引起了比較大爭(zhēng)議。根據(jù)相關(guān)解讀，默示許可制度主要為了防止參與標(biāo)準(zhǔn)制定的專利權(quán)人在標(biāo)準(zhǔn)制定過程中不披露其擁有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，將其擁有的專利技術(shù)納入標(biāo)準(zhǔn)中，在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后又通過專利“挾持”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者，損害標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施者和消費(fèi)者利益。默示許可制度一方面可解決專利“挾持”的問題，但另一方面將可能加劇專利“反劫持”的問題，即專利實(shí)施人故意拖延、逃避應(yīng)該支付的專利許可費(fèi)，從而也不利于技術(shù)創(chuàng)新。而且，隨著我國科技技術(shù)水平的不斷提升，已經(jīng)改變了完全處于弱勢(shì)地位的情形，部分企業(yè)已經(jīng)開始向國外企業(yè)收取專利許可費(fèi)，因此，還是可以參照國際的通行做法，即標(biāo)準(zhǔn)參與方須做出FRAND許可承諾，從而平衡專利權(quán)人與實(shí)施人的利益。

專利權(quán)人參與標(biāo)準(zhǔn)制定時(shí)會(huì)被要求提交FRAND許可的承諾書，但對(duì)于采納了國際主流標(biāo)準(zhǔn)的國家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，由于國際標(biāo)準(zhǔn)的制定參與者并未參與國家標(biāo)準(zhǔn)的制定，也就未承諾對(duì)國家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施者進(jìn)行FRAND許可承諾，從而產(chǎn)生了一個(gè)問題，即國際標(biāo)準(zhǔn)參與者的FRAND承諾對(duì)于實(shí)質(zhì)性采用國際標(biāo)準(zhǔn)的國家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的專利實(shí)施人是否有效呢？

這個(gè)問題應(yīng)可這么理解，采納了國際標(biāo)準(zhǔn)的國家或地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的專利實(shí)施人，實(shí)際上也是國際標(biāo)準(zhǔn)的專利實(shí)施人，因此可以認(rèn)為專利權(quán)人的FRAND承諾對(duì)其亦有效。

華為訴IDC專利許可合同糾紛二審判決書中對(duì)前述問題也有涉及：“IDC公司也多次聲稱，其在中國相關(guān)通信標(biāo)準(zhǔn)中均擁有必要專利。IDC公司在ETSI聲稱的標(biāo)準(zhǔn)必要專利,對(duì)應(yīng)中國電信領(lǐng)域的移動(dòng)終端和基礎(chǔ)設(shè)施之技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),亦是中國標(biāo)準(zhǔn)必要專利。......IDC公司主動(dòng)參與相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)組織標(biāo)準(zhǔn)的制定,IDC公司對(duì)中國標(biāo)準(zhǔn)采用其專利是有所預(yù)期的。......因此,盡管IDC公司沒有直接參與中國通信標(biāo)準(zhǔn)的制定,IDC公司同樣負(fù)有以符合FRAND(即公平、合理、無歧視)條件對(duì)華為公司進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利授權(quán)的義務(wù)......”【2】。

雖然標(biāo)準(zhǔn)組織確定了標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的FRAND條款，但只是一個(gè)大的原則，對(duì)于究竟如何理解公平、合理、無歧視卻沒有具體的解釋，也無如何確定FRAND許可費(fèi)率的實(shí)施指引。

例如，國際電信聯(lián)盟政策沒有規(guī)定如何確定RAND/FRAND條款，或法院應(yīng)如何基于RAND/FRAND承諾裁決專利權(quán)人和潛在被許可人的爭(zhēng)議。反之，國際電信聯(lián)盟政策包含了下面的免責(zé)申明：標(biāo)準(zhǔn)是由技術(shù)專家而非專利專家制定，于是他們未必很熟悉知識(shí)產(chǎn)權(quán)（比如專利）復(fù)雜的國際法律狀況。該組織不會(huì)在談判許可或者解決專利糾紛方面的扮演任何角色，應(yīng)由相關(guān)各方自行處理具體的專利事務(wù)，處理的方式可能因具體案例不同而不同【3】。

歐盟委員會(huì)也在2017年的闡述歐盟標(biāo)準(zhǔn)必要專利的方法一文中提到，目前由于FRAND 的含義不清，存在不同的解釋，使得授權(quán)受到阻礙，在估價(jià)原則上的爭(zhēng)論尤其激烈【4】。

因此，在確定FRAND專利許可費(fèi)率問題上，專利權(quán)人和實(shí)施人基于各自的立場(chǎng)往往有不同觀點(diǎn)，訴諸法院后，法官也難以直接根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)組織的定義作為指引來解決糾紛。

下面將嘗試對(duì)FRAND原則進(jìn)行初步解讀。

首先是公平、合理，該因素在不同領(lǐng)域之間以及隨著時(shí)間的推移而有所不同，找到一種適用于所有場(chǎng)景的確定公平、合理費(fèi)率的方案是很困難的，但原則上，該費(fèi)率水平應(yīng)有助于該標(biāo)準(zhǔn)的推廣，同時(shí)應(yīng)保證專利權(quán)人在其知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的投資獲得合理回報(bào)。考慮的因素包含專利的市場(chǎng)價(jià)值，具有可比性的許可協(xié)議，以及具有可比性的專利池中的許可信息等，還需要考慮該領(lǐng)域所有標(biāo)準(zhǔn)必要專利的累積許可費(fèi)率不應(yīng)超過行業(yè)平均利潤(rùn)的某個(gè)比例。

無歧視是FRAND條款的另一方面，與公平、合理?xiàng)l款密切相關(guān)，不應(yīng)獨(dú)立理解，而應(yīng)將FRAND條款的公平、合理、無歧視做統(tǒng)一的理解適用【5】。無歧視條款要求專利權(quán)人不應(yīng)對(duì)同等交易的實(shí)施者給予不同的交易條件，并因此導(dǎo)致其處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位【4】。符合以下條件的可視為同等交易：買方相互競(jìng)爭(zhēng)或者生產(chǎn)相同或類似的商品，或者在產(chǎn)業(yè)鏈中位于相同的位置；交易涉及相同或類似的產(chǎn)品；他們的其它相關(guān)商業(yè)特征沒有本質(zhì)差別【6】。此外，英國法院認(rèn)為，F(xiàn)RAND費(fèi)率的確定應(yīng)只考慮交易本身，而不應(yīng)考慮交易所處的環(huán)境因素。市場(chǎng)條件的變化并不必然導(dǎo)致兩個(gè)交易不相當(dāng)?shù)模缒硞€(gè)交易方的財(cái)務(wù)困難并非交易本身因素，而原材料價(jià)格的變化則不然【6】。

一旦有個(gè)基準(zhǔn)費(fèi)率被確認(rèn)，專利權(quán)人便不應(yīng)要求獲得更高費(fèi)率，但也不應(yīng)阻止其以更低費(fèi)率進(jìn)行許可。如果專利權(quán)人曾經(jīng)以低于FRAND費(fèi)率進(jìn)行許可，后來的專利實(shí)施人不應(yīng)被賦予要求獲得“最惠待遇”的權(quán)利，即獲得之前成交的最低費(fèi)率的權(quán)利【6】。市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)參與者千差萬別，且隨時(shí)間變化而變化，交易條件也不盡相同，專利權(quán)人可能因該交易為首個(gè)許可交易，或雙方有戰(zhàn)略合作關(guān)系，或?qū)＠麢?quán)人急于回籠資金等原因而在公平合理的基準(zhǔn)費(fèi)率基礎(chǔ)上給予折扣，如果要求專利權(quán)人必須按照之前的最低費(fèi)率給予后來者也是顯失公平的。畢竟FRAND原則一方面要保障專利權(quán)人不能對(duì)專利實(shí)施人漫天要價(jià)，另一方面也要避免過分壓低專利許可費(fèi)，應(yīng)給予專利權(quán)人合理的回報(bào)，從而鼓勵(lì)行業(yè)對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的投入。

參考資料：

【1】：廣東高院關(guān)于審理標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛案件的工作指引（試行），2018年5月；

【2】：(2013)粵高法民三終字第305號(hào)，華為訴IDC專利實(shí)施許可合同糾紛終審判決書，2013年10月；

【3】：No. 12-35352，Microsoft v. Motorola，美國第九巡回上訴法院，2012年9月；

【4】：COM(2017) 712 final，Setting out the EU approach to Standard Essential Patents，歐盟委員會(huì)，2017年11月；

【5】：Unwired Planet v Huawei，[2017] EWHC 711 (Pat)，英格蘭和威爾士高等法院關(guān)于UP訴華為專利費(fèi)糾紛上訴案判決書，2018年10月；

【6】：Unwired Planet v Huawei，[2018] EWCA Civ 2344，英國上訴法院關(guān)于UP訴華為專利費(fèi)糾紛上訴案判決書，2018年10月；

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作者：潘煒上海申浩律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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