技術效果在“慣用手段的直接置換”認定中的重要性

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作者：何紅信 頂峰知識產(chǎn)權

原標題：淺談技術效果在“慣用手段的直接置換”認定中的重要性

摘要：本文從“慣用手段的直接置換”認定條件的角度出發(fā)，來論述技術效果在慣用手段接置換的認定過程中所起到的重要作用，從而在提交專利申請文件時，可以引起申請人對技術效果的注意，以提高專利的授權概率。

關鍵詞：技術效果、慣用手段、置換、專利審查

目前，在實用新型專利審查過程中，關于新穎性的判定，審查意見中經(jīng)常會采用“慣用手段的直接置換”來判定對比文件中未出現(xiàn)的一些技術特征。但是針對“慣用手段的直接置換”的認定條件，以及如何避免被認定為慣用手段的直接置換，由于官方?jīng)]有出具明確的法律依據(jù)，很多申請人對此沒有清楚的認識。本文從慣用手段的直接置換的認定條件和技術效果在慣用手段的直接置換認定中的作用來進行論述。

一、“慣用手段的直接置換”的認定條件

在《專利審查指南2010》第二部分第三章第3.2.3節(jié)中，關于“慣用手段的直接置換”的規(guī)定如下：如果要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術領域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。

例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的發(fā)明或者實用新型僅將該裝置的螺釘方式改為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。由此可以看出，在《專利審查指南2010》中針對慣用手段的直接置換并沒有做出明確的判定標準，且僅僅列出了螺釘固定和螺栓固定屬于慣用手段的直接置換這一案例。

目前最權威的說法源自于國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部的網(wǎng)站上公布的一些文章，在一定程度上體現(xiàn)了目前國家知識產(chǎn)權局對“慣用手段的直接置換”的認定條件。

（一）在國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部的網(wǎng)站上，2016年03月08日，復審無效決定評析中發(fā)布了一篇新穎性評判中對慣用手段的直接置換的理解與適用的文章，此文章中公開了“慣用手段的直接置換”的認定條件，具體如下：

1、有待置換的兩種技術手段所解決的技術問題相同。

2、該兩種技術手段均屬于申請日之前本領域解決所述技術問題慣常采用的技術手段。

3、無須對整體技術方案的其他組成部分作以改變，即可以將這兩種慣用手段直接互相置換。

4、兩者置換之后，整體技術方案所能實現(xiàn)的技術效果不發(fā)生改變。

（二）在國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部的網(wǎng)站上，2018年11月09日，復審無效決定評析中發(fā)布了一篇淺析“慣用手段直接置換”的適用的文章，此文章中公開了“慣用手段的直接置換”的認定條件，具體如下：

1、對比文件應公開與區(qū)別技術特征相應的技術特征，即存在置換基礎，當權利要求中的區(qū)別技術特征在對比文件中沒有相對應特征的情況下，一般不適用慣用手段的直接置換。

2、相互置換的技術手段在各自技術方案中所起的作用應當是相同的。

3、相互置換的技術手段本身應當均為本領域解決相同技術問題慣常采用的技術手段。

4、置換后與權利要求中其他技術特征的關系不應被改變，也不會對技術方案中的其他要素提出不同的要求。

這兩篇文章的作者均為國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會的工作人員，上述認定條件在一定程度上上代表了目前國家知識產(chǎn)權局對于“慣用手段的直接置換”的認定條件；此外，兩篇文章的認定條件在文字描述上雖然有區(qū)別，但是實質(zhì)上表達了同樣的認定條件，兩篇文章中的時間上不同，可以看出國家知識產(chǎn)權局認定條件近年來保持一致。

二、技術效果在“慣用手段的直接置換”認定中的作用

（一）技術手段在技術方案中所起到的作用/技術效果是認定慣用手段的直接置換是否成立的重要依據(jù)。

以2018年11月09日最新公布的慣用手段的直接置換的認定條件為依據(jù)，其中第2條為“相互置換的技術手段在各自技術方案中所起的作用應當是相同的”。

該條所表達的意思為：在相互置換時的作用相同，不是指的兩個相互置換的技術手段本身固有的作用相同，而是指兩個相互置換的技術手段在技術方案中的所起到的技術效果相同。

例如：螺栓和電磁鐵本身的作用不同；若將兩者均用于將鐵制工件固定在機床上，那么在各自的技術方案中所達到的技術效果均為固定鐵制工件的作用，那么兩者仍然屬于慣用手段的直接置換。

由此可見，在認定慣用手段的直接置換是否成立，技術手段在技術方案中所達到的技術效果，是重要的條件之一。若申請文件中缺少相應的技術效果，那么在認定慣用手段的直接置換是否成立時，沒有不同的技術效果作為支撐，則很容易被認定為慣用手段的直接置換，因此，在專利申請文件中技術效果是比不可少的。

（二）技術手段在技術方案中所實現(xiàn)的技術效果越豐富，被認定為慣用手段的直接置換的概率越低。

一個技術手段在技術方案中可能起到多個技術效果，若其中一個技術效果是對比文件中對應的對象所不能實現(xiàn)的，“慣用手段的直接置換”就不再適用了，因此，專利申請文件中記載越多的技術效果，被認定為慣用手段的直接置換的概率越低。

2018年11月09日發(fā)布的淺析“慣用手段直接置換”的適用的文章中還提到了一起案例，案例的權利要求1：一種功能多種的兩面刀，所述兩面刀包括刀體，其特征在于：所述刀體一邊設弧形刀口，刀體另一邊設有鋸齒刀口，刀體后端中部設有刀柄，在所述刀體上設有刮皮刀口和刮齒。在說明書的技術效果主要是實現(xiàn)了刀的多功能。

對比文件公開了一種多功能菜刀，包括刀體，刀體的上下部各設置有刀刃與鋸齒刀刃，刀體的后端中部連接有一刀把，所述刀體上設置有鍋鏟。技術效果記載了有效克服了現(xiàn)有菜刀所存在的功能過于單一的缺陷。

根據(jù)申請文件的記載，在駁回決定、駁回復審、北京知識產(chǎn)權法院一審和北京市高級人民法院終審均認定：“在刀體上設置刮皮刀口、刮齒”和“在刀體上設置鍋鏟”在各自技術方案中的技術效果均為實現(xiàn)了刀的多功能，滿足“慣用手段的直接置換”的認定條件，最終專利被駁回。

筆者認為，若在提交的申請文件中，將“刮皮刀口、刮齒”在刀體中的技術效果描述的更豐富的話，而不單一的強調(diào)刀的多功能，也許會出現(xiàn)不同的結(jié)論；例如：從“刮皮刀口、刮齒在刀體位置設計上起到的技術效果”，“刮皮刀口、刮齒與刀刃與鋸齒刀刃可以組成某些專用刀具”等角度出發(fā)多列舉一些技術效果，若對比文件中刀具所實現(xiàn)不了其中一個技術效果，那么該專利申請被認定為“慣用手段的直接置換”的概率會降低很多。

（三）在答復審查意見時，技術效果越豐富在意見陳述中，獲得通過的概率越高。

在實用新型審查過程中評判新穎性時，針對對比文件中未明確記載的技術特征，經(jīng)常會將該技術特征列為慣用手段的直接置換。

在審查意見結(jié)論中，筆者總結(jié)出了慣用手段的直接置換的三類情形：

一是對比文件中存在明確的置換基礎；

二是對比文件中隱含公開了置換基礎；

三是不存在相應的置換基礎。

無論是哪一類情形，只要在申請文件中記載了豐富的有益效果，在意見陳述時論點越多，獲得通過的概率越高。

這里需要注意的是第三種類型，雖然在認證條件中明確了慣用手段的直接置換需要存在置換基礎，但是在實際操作時與認定條件還是有一定的區(qū)別：

一方面是由于這個認定條件雖然是重要的參考依據(jù)，但并非官方出具的明確標準；另一方面由于實用新型只進行初步審查，往往只評判新穎性，評判新穎性需要符合單獨對比的原則。

由于一篇對比文件中記載的技術特征有限，很難覆蓋所有的慣用技術手段，申請文件中難免會有一些很常規(guī)且不會給技術方案實質(zhì)帶來明顯影響的技術手段在最接近的對比文件中未被記載，這種情況給予授權顯然不合理，但基于單獨對比原則的限制，審查員通常仍會給予慣用手段直接置換的審查意見。

筆者在這方面認可國知局的上述處理方式，若因單獨對比原則的限制，而導致本不應該授權的專利獲得專利權，會導致垃圾專利泛濫，明顯對公眾不利。

此外，在實際操作過程中，由于標準不明確，在國知局下發(fā)的審查意見中，難免會出現(xiàn)一些誤判的情況；若在申請文件中詳細記載了相關技術手段的有益效果，可以很大程度上降低被誤判的概率。

根據(jù)筆者的經(jīng)驗，下發(fā)慣用手段的直接置換的審查意見，大多是說明書中沒有記載相關技術手段的技術效果，從字面上很難理解其可能存在一些不同的技術效果。若說明書記載了豐富的技術效果，即使下發(fā)了相關的審查意見，我們也可以基于不同的技術效果據(jù)理力爭，獲得較高的授權概率，尤其是不存在置換基礎的兩種類型獲得授權的概率更高。

下面的案例為對比文件中不存在相應的置換基礎情形，國知局下發(fā)了慣用技術手段直接置換的審查意見，由于申請文件中詳細記載了相關的技術效果，且該技術效果是對比文件中所不能實現(xiàn)的，經(jīng)過意見陳述后獲得審查員的認可，最終被授予專利權，具體情況如下：

圖片來源于網(wǎng)絡

權利要求1：一種階梯式收納玩具柜，其特征在于：包括階梯式收納玩具柜本體；所述階梯式收納玩具柜本體包括若干個呈階梯式排列的玩具柜；所述階梯式收納玩具柜本體每一列的最上層的玩具柜的上表面設有收納箱存放區(qū)，收納箱存放區(qū)的側(cè)部設有防止物品滑落的彈性隔離墊；每個玩具柜的底板上設有防滑槽，所述防滑槽內(nèi)設有防滑墊；所述收納箱存放區(qū)內(nèi)設有防滑條紋，所述階梯式收納玩具柜本體的底部設有彈性橡膠墊。

權利要求1中的技術特征：防滑墊、防滑條紋以及彈性橡膠墊等均未被對比文件1所公開；并在說明書對技術效果進行了詳細記載。

審查意見中審查員表達的觀點為：防滑墊、防滑條紋以及彈性橡膠墊均屬于慣用技術手段的直接置換。申請人在意見陳述書中結(jié)合技術效果說明了防滑墊、防滑條紋以及彈性橡膠墊等不屬于慣用技術手段的直接置換，并獲得了審查員的認可，最終獲得專利權。若申請文件中沒有對上述技術特征的技術效果進行詳細記載，在答復時，則很難獲得國知局的認可。

三、結(jié)語

在實用新型專利審查過程中，慣用手段的直接置換雖然有一個認定依據(jù)，雖然是國知局的重要參考，但畢竟該認定依據(jù)非官方出具的明確規(guī)定，在專利實際審查中也并非完全按照上述認依據(jù)來執(zhí)行。

作為專利申請人，在提交的專利申請文件中應盡可能的提供豐富詳細的技術效果，才能以不變應萬變，從而降低創(chuàng)新點被認定為慣用手段直接置換的概率。當然，如果技術方案本身不具備技術創(chuàng)新，那么技術效果描述的再豐富也是徒勞的；因此，在申請人申請專利時，在保證有創(chuàng)新的條件下，盡可能在專利申請文件中記載豐富詳細的技術效果。
 

參考文獻：

[1] 國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會、范明瑞、路劍鋒、丁秀華和姜巖.淺析“慣用手段直接置換”的適用.國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部網(wǎng)站.2018

[2] 頊曉娟.新穎性評判中對慣用手段的直接置換.國家知識產(chǎn)權局專利局復審和無效審理部網(wǎng)站.2016

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：何紅信 頂峰知識產(chǎn)權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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