創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

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作者：姚宇吉盛影影裕陽知識產權集團

原標題：創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

專利的創(chuàng)造性答復是專利代理工作中最具有挑戰(zhàn)性的一項工作之一，在答復的過程中會遇到各種問題，沒有一種方法能一勞永逸地解決所有的答復問題，這就如同金庸筆下的武俠江湖，高手層出不窮，沒有一種功夫敢號稱天下第一。但是，在諸多武功秘籍中，降龍十八掌作為金庸武俠中前十的武功秘籍還是公認的，今天我們也來叨叨創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”。

首先需要說明的是，創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”也不是萬能的，僅針對苦苦找不出答復點時采用的一種思維模型。如果讓一個內力很弱甚至沒有內力的人來使（比如幾乎沒有答復經(jīng)驗的代理人），就只能發(fā)揮其1% 的威力，但如果你本身是一個內力雄厚的內家武者（對三步法有較為清晰的理解，對答復的觀點能進行有理有據(jù)有邏輯的闡述），我相信會讓你如虎添翼。

創(chuàng)造性審查意見答復的“降龍十八掌”基于最基本的“三步法”展開，因此在正式展開“降龍十八掌”的武功秘籍之前，先對“三步法”的基本方法進行回顧（審查指南里所謂的三步法包括3個大步，其實包括4個小步）：

步驟1：確定最接近的現(xiàn)有技術，作為對比文件1；

步驟2：比較本專利申請（權利要求1）和最接近的現(xiàn)有技術（對比文件1），確定區(qū)別技術特征；

步驟3：根據(jù)區(qū)別技術特征確定本專利申請實際要解決的技術問題；

步驟4：判斷區(qū)別技術特征是否是公知常識，或者該區(qū)別技術特征是否被其他對比文件公開；若該區(qū)別技術特征是公知常識，或者該區(qū)別技術特征被其他對比文件公開，則確定該區(qū)別技術特征在公知常識或現(xiàn)有技術中的作用是否與其在本專利申請中的作用相同；若相同，則具有技術啟示，沒有創(chuàng)造性。

因此本套 “降龍十八掌”的18式分別針對這四個步驟進行一一拆解，見招拆招。

針對步驟1：第一式

第一式——亢龍有悔

從最接近的現(xiàn)有技術與本申請領域不同突破

一般來說，最接近的現(xiàn)有技術這一點很難找到答復突破點，但如果發(fā)現(xiàn)最接近的現(xiàn)有技術和本發(fā)明的應用領域不同，那么機會來了。為什么呢？

最接近的現(xiàn)有技術，一般來說是與本專利申請的發(fā)明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最為接近和/或公開了本專利申請的技術特征最多的現(xiàn)有技術。如果審查員不以相同技術領域的對比文件作為最接近的現(xiàn)有技術。

找到的卻是與本專利申請的技術領域不一致的，但公開了本專利申請的技術特征最多的、要解決的技術問題類似的現(xiàn)有技術，其實這意味著在要求保護的技術領域中，本專利申請的技術方案應該是具有開創(chuàng)性的。

因此，答辯者可以重點圍繞最接近的現(xiàn)有技術與本專利申請的技術領域的不同展開。同時由于兩個技術領域的不同，哪怕被認為是類似的要解決的技術問題和技術手段它也會有所區(qū)別。由此可知，區(qū)別技術特征的認定往往也會有問題，若答辯者能夠從上述幾點進行答復，一般都能一招必勝。

針對步驟2：第二式到第五式

第二式——飛龍在天

對比文件1是否構成一個完整的方案

審查員查找的對比文件1，有可能是論文，也有可能是包含多個實施例的專利文獻。當審查員將本專利申請（權利要求1）和最接近的現(xiàn)有技術（對比文件1）進行對比時，可能會忽略單一方案對比原則，將本專利申請和對比文件1中出現(xiàn)的所有技術特征進行比較，從而導致區(qū)別技術特征很少。因此對于將本專利申請和對比文件1的全文進行比較時，需要重點關注對應的特征是否屬于不同的實施例，是否能結合成一個完整的方案。如果我們能進一步地發(fā)現(xiàn)屬于不同實施例的幾個特征存在矛盾，不可能結合成一個方案，那樣勝利的曙光就出現(xiàn)了。

第三式——見龍在田

審查員是否對于技術特征的理解出現(xiàn)了偏差

由于不同的專業(yè)背景的限制，審查員也不可能對于審查的每一個領域都了如指掌，因此遇到一些特有的詞匯時，有可能會造成誤解，將其理解為一個通用的含義，或者通用的作用，從而認為本專利申請的特征和對比文件1的特征兩者“相當于”。但可能在專利申請對應的技術背景下，其實這個詞指代的是其他的含義，或者在此有獨特的作用，可能就是本發(fā)明的創(chuàng)新點。如果能發(fā)現(xiàn)審查員對于技術特征的理解出現(xiàn)了偏差，機會來了。

第四式——鴻漸于陸

審查員是否忽略掉了一些特征

審查員在比較本專利申請（權利要求1）和對比文件1時，尤其是一些比較復雜的權利要求時，可能會忽略權利要求1的一部分特征，例如限定詞、連接關系或順序等，僅僅對于主干的特征進行評述。但很多時候，專利申請的發(fā)明點往往體現(xiàn)在這種限定詞、連接關系或順序上，因此當發(fā)現(xiàn)審查員忽略了部分特征，也是我們答復的機會。

第五式——潛龍勿用

特征的拆分是否合理

不同的特征拆分會對于整個方案有不同的理解，會導致不同的技術效果。因此我們要重視特征的拆分。

審查員往往會將本專利申請的技術特征拆的很細，每一個技術特征只要在對比文件1中出現(xiàn)，就認為不是區(qū)別技術特征。但很多情況下拆分很細的單獨的子特征是解決不了技術問題的，需要幾個子特征相結合才能解決技術問題，那對應的幾個子特征就不能拆分。

創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

接下來，我們從三個情形分析什么情況下這些不能拆分的子特征是區(qū)別技術特征。

1）這些子特征中，可能被審查員全部評為不是區(qū)別技術特征。但如果本申請中這些子特征能構成一個完整的方案，而對比文件1中出現(xiàn)的上述特征卻分別出現(xiàn)在多個實施例中，這些子特征構成的整個技術特征就應該認為是區(qū)別技術特征。

2）這些子特征中，也可能是部分特征被審查員評為不是區(qū)別技術特征，部分特征被評為區(qū)別技術特征。但本申請中這些子特征能構成一個完整的方案，因此，這些子特征構成的整個母技術特征就應該認為是區(qū)別技術特征。

3）這些子特征中，還有可能被審查員全部評為是區(qū)別技術特征。但本申請中這些子特征能構成一個完整的方案，所構成的整個方案能對應解決一個整體的技術問題，可能這個整體的技術問題就是專利的發(fā)明點。但如果每一個子特征單獨引出要解決的技術問題，就容易降低創(chuàng)造性門檻了。當然這個也是步驟3中需要重點分析的問題。

針對步驟3：第六式到第八式

第六式——利涉大川

從最接近的現(xiàn)有技術與本申請領域不同突破

接著上面第5式的問題，當審查員找到了兩個或兩個以上的區(qū)別技術特征以后，需要判斷審查員是否分別將所述區(qū)別技術特征固有能解決的問題直接作為本專利要解決的技術問題，從而直接推導本專利申請沒有創(chuàng)造性。

當本申請存在多個區(qū)別技術特征時，結合本發(fā)明的背景，很多情況下是需要將上述多個區(qū)別技術特征相結合來解決一個新的技術問題，這個技術問題是新的，或者這種結合來解決技術問題的方式是新的，不是靠單獨一個區(qū)別技術特征就能想到和解決的，這樣相結合的方案是具有創(chuàng)造性的。但如果每一個子特征單獨引出要解決的技術問題，就容易降低創(chuàng)造性門檻了。

第七式——突如其來

判斷要解決的技術問題是否過于上位

基于區(qū)別技術特征，可能審查員提出要解決的技術問題會過于上位，比如區(qū)別技術特征是低溫加熱，要解決的技術問題就上位成節(jié)約能耗。因為這樣審查員就能擴大對比文件2、3的尋找范圍，所有需要節(jié)約能耗的解決方案都能用來對比區(qū)別技術特征。

對于這種審查意見，還是需要立足于區(qū)別技術特征和技術領域本身，有可能低溫加熱除了降低能耗以外，還具有整個設備降低耐高溫材料的使用量，降低成本的目的，因此需要將區(qū)別技術特征的效果完整描述。

當然，一般來說，單單“審查員提出要解決的技術問題會過于上位”這一個點，是很難說服審查員改變觀點的，但如果能夠把解決的技術問題的范圍縮小，則后續(xù)說明技術方案非顯而易見時，就不容易認為有結合的技術啟示。

創(chuàng)造性審查意見答復之降龍十八掌

第八式——震驚百里

判斷要解決的技術問題是否過于特征化

需要特別關注技術問題中是否包含技術特征，因為根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，技術問題要體現(xiàn)的是技術效果，而不是技術特征。如果要解決的問題中包含了技術特征，意味著解決這個問題的技術手段也順理成章的推導出來了。舉個例子，發(fā)明實際要解決的技術問題是氨綸的耐燃燒問題，本專利申請的技術方案是增加了一種阻燃劑，因為影響氨綸耐燃燒有很多種解決方案，增加阻燃劑僅僅是其中的一種，但審查員定義的要解決的技術問題是添加有阻燃劑的氨綸的耐燃燒問題，這樣的定義就是無形中降低了方案的創(chuàng)造性，這個就是要解決的技術問題是否過于特征化。

針對步驟4：第九式到第十七式

第九式——或躍在淵

當區(qū)別技術特征是公知常識，需要判斷在新的領域中相應技術是否是公知常識

當審查員認為區(qū)別技術特征是公知常識，首先是判斷其是否真的為公知常識，但一般不推薦從這個維度進行審查意見答復，因為成功的可能性極低。而應該首先去判斷在本專利涉及到的技術領域中，上述區(qū)別技術特征是否是公知常識。

在通常情況下，一般都是為了解決一個技術問題，發(fā)明人引入了其他領域中的現(xiàn)有技術。但需要注意的是，在一個領域中認為是公知常識，可以解決特定的技術問題，并不一定在其他領域中也是公知常識，在其他領域中也并不一定能解決完全相同的技術問題。

因為領域的不同，即使類似的技術應用在新的領域上，由于使用環(huán)境的變化，技術方案也會有所變化，進一步的，最終的效果也會有所變化。如果我們能抓住其中一些變化，這將成為答復的突破點。

第十式——雙龍取水

當區(qū)別技術特征是公知常識，判斷公知常識通常解決的技術問題和區(qū)別技術特征要解決的技術問題是否一致

當區(qū)別技術特征是公知常識，并不一定意味著在所有的應用環(huán)境中，上述區(qū)別技術特征產生的技術效果都是完全一致的。

舉個例子，有些情況下LED燈用來照明，有些情況下LED燈用來指示信號，有些情況下用于背光顯示，因此，并不是說只要認定LED燈為公知常識，就一定沒有創(chuàng)造性，還需要判斷公知常識通常解決的技術問題和區(qū)別技術特征要解決的技術問題是否完全一致。當發(fā)現(xiàn)不一致，該點就能成為答復的突破點。

第十一式——魚躍于淵

當區(qū)別技術特征是公知常識，需要判斷區(qū)別技術特征要解決的問題在這個領域中不公知

也許本申請文件和對比文件1相比的區(qū)別技術特征就是公知常識對應的特征，也許公知常識通常解決的技術問題和區(qū)別技術特征要解決的技術問題完全一致，這是否意味著這個專利就被判了死刑，還是未必。

我們可以看一下區(qū)別技術特征要解決的問題在這個領域中是否屬于常見，有可能因為應用領域的不同，本申請通常并不會出現(xiàn)公知常識能解決的技術問題。但因為應用在了一個特殊的技術領域產生了一個新的問題，或者該問題原來沒人發(fā)現(xiàn)，哪怕應用公知常識，仍有答辯的空間。

第十二式——時乘六龍

當區(qū)別技術特征為對比文件1的其他實施例的特征，判斷區(qū)別技術特征和其他特征是否是并列的特征

當審查員認為區(qū)別技術特征為對比文件1的其他實施例的特征，肯定是在相同的領域，對于要求解決的技術問題的認知一般也不會發(fā)生偏差，只能從對比文件的特征是否可以相結合的角度來突破。

例如本專利包括A+B+C，對比文件的實施例1中公開了A+B，對比文件的實施例2中公開了A+C，審查員認為C是區(qū)別技術特征。但這種可能包括兩者情況：

1）如果兩個實施例是并列的，是為了解決一個問題的兩個并列的實施例，在對比文件的實施例中，有了B，就不可能在增加C的特征，因此對比文件B和C就沒有結合啟示。

2）如果實施例2中明確說為了改善某個特性而采用C特征，本申請沒有這個問題或者本申請是為了反向改善這個特性，對比文件B和C也就沒有結合啟示。

在這種情況下，為什么本專利申請包括B+C，肯定是其中的技術方案或技術效果并非簡單的1+1=2，如果可以在這個點作進一步的描述，我想這個案子應該就能通過審查了。

第十三式——密云不雨

當區(qū)別技術特征為對比文件2（或對比文件3）的特征，首先判斷對區(qū)別技術特征和對比文件2（或對比文件3）的特征是否完全相同

根據(jù)“三步法”，審查員是基于區(qū)別技術特征要解決的技術問題而找到的對比文件2，但審查員找到的對比文件2的比對技術特征不太可能和區(qū)別技術特征完全一致，我們需要找出其中的區(qū)別。

第一、需要特別注意對比文件2的比對技術特征的認定是否合理，對比文件2的比對技術特征是否是一個完整的特征，對比文件2的比對技術特征的拆分是否正確等，如果發(fā)現(xiàn)比對技術特征認定不正確，就可以直接認定審查員找到的對比文件2的比對技術特征和區(qū)別技術特征不一致，那么答復就很容易突破了。

第二、不管對比文件1和對比文件2的技術領域是否相同，對比文件2的比對技術特征和區(qū)別技術特征還是很可能有很多細節(jié)是不一致的，因此需要從產品原理、實現(xiàn)方式、應用背景等方面入手，一點一點地分析對比文件與本申請的實現(xiàn)方式，最終得出技術特征不同，解決的技術問題不同的結論，這樣答復也能突破了。

第十四式——損則有孚

當區(qū)別技術特征為對比文件2（或對比文件3）的特征，其次判斷對比文件2的技術領域和本申請是否相同，若不相同則從技術領域不同，推導到技術方案和技術效果有不同

當對比文件1和本申請的技術領域相同，但對比文件2和本申請的技術領域不同，也就是對比文件2和對比文件1的技術領域不同，兩者技術領域不同，本來就存在一定的結合的難度。

其次，因為不同領域，哪怕對比文件2的比對技術特征和區(qū)別技術特征完全相同，但實際要解決的問題也可能會有一些差別。同樣的攪拌結構，用于混凝土機攪拌水泥、豆?jié){機攪拌豆?jié){、化工廠攪拌原料，由于中間的原料大小、顆粒、目的等的不同，最終的技術方案肯定會有不同，將不同點重點凸現(xiàn)出來，就能推導到技術效果也不同，從而完成創(chuàng)造性的答復。

第十五式——龍戰(zhàn)于野

當區(qū)別技術特征為對比文件2（或對比文件3）的特征，再其次判斷對比文件1和2是否存在相結合的技術啟示

判斷對比文件1和對比文件2是否存在相結合的技術啟示，主要看對比文件2是否存在啟示解決區(qū)別技術特征對應的技術問題。

1、首先，對比文件1和2是否存在矛盾的技術特征，導致對比文件1和2的特征不能相結合。

2、其次，對比文件2的比對技術特征和區(qū)別技術特征一致，但對比文件2的比對技術特征所產生的技術效果和區(qū)別技術特征的技術效果不一致的，沒有技術啟示。

3、因為某些特征的限定，根據(jù)對比文件1不會想到有區(qū)別技術特征產生的技術問題，導致對比文件2沒有技術動因去改進對比文件1。

第十六式——履霜冰至

當區(qū)別技術特征為對比文件2（或對比文件3）的特征，還需要判斷對比文件1和2相結合的難度

如果對比文件1和對比文件2的特征很容易結合的，且存在相結合的技術啟示，那專利肯定沒有創(chuàng)造性。但如果對比文件1和對比文件2相結合很麻煩，哪怕從要解決的技術問題層面存在結合啟示，也是有可能答復授權的。

例如，原來對比文件1和對比文件2相結合很復雜，但本專利申請方案經(jīng)過了怎么樣的調整，或者是在一個獨特的應用場景下面，結合就不復雜了，意想不到，從而獲得了一種新的結合方案，這個方案就是具有創(chuàng)造性。

再或者，直接描述為了對比文件1和對比文件2相結合而新增加的技術方案，也許這個方案沒有出現(xiàn)在權利要求中（那就需要修改權利要求），這個新增加的方案是比較復雜的，該專利申請也是具有授權可能性的。

第十七式——羝羊觸蕃

針對步驟4，當區(qū)別技術特征為對比文件2（或對比文件3）的特征，最后判斷技術效果是否可以達到1+1＞2

對于發(fā)明專利而言，如果技術效果1+1=2是不具有創(chuàng)造性，只有1+1》2才有可能具備創(chuàng)造性。因此需要分析當對比文件2與對比文件1相結合，最終的效果是否大于單獨的對比文件1的特征和對比文件2的特征的效果之和，或者對比文件2與對比文件1相結合是否產生了一個新的功能或效果。如果有，意味著新的發(fā)明專利誕生了。

終極答復

第十八式——神龍擺尾

當本申請和對比文件的工作原理不同時，直接從工作原理入手答復

對于一部分開拓性發(fā)明，申請人花了巨大的人力或物力才研發(fā)成果，但審查員還是找了多篇對比文件進行比對和評述，為了盡快授權，可以直接將整個新申請的原理進行系統(tǒng)的闡述，大部分時候效果非常好。

申請人可以從權利要求和要解決的技術問題，重點闡述本發(fā)明的工作原理，現(xiàn)有技術的幾篇專利他們是為了解決什么問題，工作原理是怎么樣的，兩者的工作原理有哪些本質的區(qū)別，同時陳述一下區(qū)別技術特征帶來的優(yōu)點，這樣專利應該就很容易授權了。

以上就是鄙人在答復過程中的降龍十八掌，而每一招式的核心口訣就是“透過現(xiàn)象看本質”，需要答辯者在答復的實戰(zhàn)中不斷的領悟與練習，一旦答辯者學會并熟練掌握這些招式，那么在答復的道路中就會所向披靡，逐步突破審查員的層層關卡，向授權的終點靠近。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：姚宇吉盛影影裕陽知識產權集團

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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