商標侵權糾紛抗辯之“商標合理使用”表述的思考

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作者：鞠翔上海錦天城（合肥）律師事務所律師

原標題：商標侵權糾紛抗辯之“商標合理使用”表述的思考

2019年11月1日，新修改的《商標法》正式實施，彼時知產(chǎn)界一片沸騰，當然不只是因為侵權賠償數(shù)額提高至五百萬元，該次修法更預示著中國的知識產(chǎn)權保護又往前邁進了一大步。作為業(yè)界的一員，當然也是為之振奮。但從職業(yè)的角度而言，在商標侵權糾紛案件中，如果作為侵權方的代理人，不侵犯商標權抗辯肯定是訴訟策略中的第一道防線。

當下的商標注冊可謂是五花八門，并且在商標獲得授權后，權利人更是存在他人不能在相同或類似商品上再使用相同或類似文字或圖形的誤解，從而在維權中為商標的不侵權抗辯提供了契機，其中“商標合理使用”更是當下使用頻率最高的詞匯。筆者認為，在一些特殊的商標中，“商標合理使用”的抗辯并非是準確的表述。為此，筆者將從法律定義、商標類型等方面發(fā)表一下個人觀點。

一、“商標合理使用”的前提是該文字或圖形標識具備了商標的意義即是能夠區(qū)別商品來源的商標

筆者曾經(jīng)代理合肥美菱股份有限公司的“美菱”商標侵權糾紛及不正當競爭糾紛案件中，法院認定涉案公司繼續(xù)使用“美菱”為自己的企業(yè)名稱組成部分已無合法依據(jù)，且其在宣傳時突出“美菱智能”或“美菱”，客觀上容易造成相關公眾誤以為與商標權人美菱股份有限公司有著某種聯(lián)系，其應停止侵權。【1】該案中侵權人認為因歷史原因可以繼續(xù)使用該商標，故而用“商標合理使用”提出不侵權抗辯，雖然最終侵權行為依舊成立，但該表述是準確的。因為，“美菱”是臆造詞，具備顯著性，能夠區(qū)分商品來源，該案中侵權人對“美菱”是商標性使用。

商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。【2】在商業(yè)行為中，只有文字或圖形標識具備了識別商品來源的作用后，才構成對商標的使用。

換言之，若是商品上的文字或圖形標識并非是用于識別商品的來源，不具備商標的性質(zhì)，就不屬于是對商標的使用。在商標侵權判斷中，被訴標識必須被用作識別商品來源的商標時，或者說構成商標意義上的使用行為時，才具有構成侵權的可能性，否則，非商標意義上的使用行為，不會構成侵權(通常是正當使用)。這種概念已在司法實踐中普遍接受，但也有人認為這一概念是法院創(chuàng)造出來的，沒有法律依據(jù)。

實際上，商標意義上的使用是認定被訴商標侵權的性質(zhì)所當然決定的，因為非商標意義上的使用行為不會給注冊商標權利造成商標意義上的侵害。【3】對于一個不具備商標性質(zhì)的標識進行使用顯然不屬于商標侵權，但如果用“商標合理使用”的表述予以抗辯顯然不夠準確，該處如果用“非商標意義的使用”，故而不是侵權行為，不構成侵權，似乎更加合適一些。

二、常見的“非商標意義使用”的類型

1、描述性使用

“描述性使用”是指雖然使用了商標標識，但該標識并非是用來指示商品或服務的特定來源，而僅是對商品或服務本身所進行的描述。

現(xiàn)實生活中有些商標并非是商標權人臆造出來的，而是將本來就處于公有領域中的個別元素注冊成商標。比如有些是對商品或服務的數(shù)量、重量、功能、用途等進行直接描述。諸如此類的商標，只有經(jīng)過長期的使用取得“第二含義”，獲得顯著性之后，才能被注冊成商標。

但即便如此，商標權人也不能阻止他人使用商標中的描述性文字或圖形，善意的說明其商品或服務的特征。因為這些文字畢竟不是商標權人臆造出來的，他們本來就處于公有領域之中，只不過通過商標權人長期將其與特定商品或服務聯(lián)系在一起，使其被賦予了“第二種含義”，而該標志的“第一含義”，仍然保留在公共領域，供公眾自由使用，而且他人只要善意的使用“第一含義”，也不會引起消費者對商品或服務來源的混淆。【4】對于此類描述性標識的使用顯然是“非商標意義使用”，不會構成商標侵權。

在美食達人股份有限公司訴光明乳業(yè)股份有限公司就85°C商標侵權糾紛案件中，上海知識產(chǎn)權法院認為光明公司在被控侵權商品上使用85℃，僅是為了向相關公眾說明其采用的巴氏殺菌技術的工藝特征，仍屬于合理描述自己經(jīng)營商品特點的范圍，并非對美食達人公司注冊商標的使用，而是對溫度表達方式的正當使用。【5】該案中顯然是對85℃第一含義的使用認可，侵權抗辯的理由應是“非商標意義使用”，并非是“商標合理使用”。

2、對商品或服務用途的使用

《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第27條規(guī)定“在銷售商品時，為說明來源、指示用途等在必要范圍內(nèi)使用他人注冊商標標識的”屬于正當使用商標標識的行為。比如在某寶網(wǎng)站上購買手機外殼，通過收索發(fā)現(xiàn)會出現(xiàn)大量的與手機品牌、型號相匹配的銷售信息，但出售該手機外殼的商家不會因為在網(wǎng)站上使用了手機商標而構成侵權，因為只要不是對商標加以突出使用，消費者只會認為該手機外殼適合該品牌手機使用，而不會認為是該品牌手機廠家所生產(chǎn)的誤認。

法律對商標的保護是為了防止對消費者的欺騙和維護商標權人的商譽，并不是為了讓商標權人壟斷相關的商品或服務，因此，商標權人雖然可以阻止他人以令消費者混淆的方式在相同或類似的商品或服務上使用相同或近似的標志，卻無權禁止他人提供與自己的商品或服務相配套的商品或服務，也不能阻止他人使用該商標說明自己的商品或服務與商標權人的商品或服務配套或者說明商品與服務的真實來源。【6】

三、結語

筆者認為，在商標侵權糾紛抗辯中，是否是“商標合理使用”，要具體看案涉的標識是否起到了識別商品來源的作用，如若不是，用“非商標意義使用”進行抗辯，其表述會更加準確。

注：

【1】安徽省高級人民法院. （2017）皖民終473號民事判決書。

【2】《中華人民共和國商標法》第四十八條。

【3】孔祥俊：《商標法適用的基本問題》，中國法制出版社2014年8月第2版，第078頁。

【4】王遷：《知識產(chǎn)權法教程》，中國人民大學出版社2016年8月第5版，第479頁。

【5】上海知識產(chǎn)權法院. （2018）滬73民終289號判決書。

【6】王遷：《知識產(chǎn)權法教程》，中國人民大學出版社2016年8月第5版，第484頁。

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作者：鞠翔上海錦天城（合肥）律師事務所律師

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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