一條權(quán)利要求中，用“或”來限定并列技術(shù)方案的問題探討

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作者：左正超 頂峰知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：一條權(quán)利要求中用“或”來限定并列技術(shù)方案的問題探討

專利代理師在撰寫化合物的產(chǎn)品權(quán)利要求時(shí)，通常會(huì)采用“或”字來限定材料的組分，例如在某一條權(quán)利要求中限定某組分A包括材料B、C或D中的至少一種。除此之外，還有一些專利代理師出于減少權(quán)利要求條數(shù)以及其他方面的考慮，還會(huì)采用“或”字將兩種或兩種以上的并列技術(shù)方案限定在一條權(quán)利要求中，例如在某一條權(quán)利要求中限定某流程方法包括步驟A，還包括步驟B，或者步驟C，或者步驟D，雖然這樣的撰寫方式看起來確實(shí)將三條權(quán)利要求壓縮為了一條權(quán)利要求，但在審查程序中、無效宣告程序，甚至訴訟維權(quán)程序中，這樣的撰寫方式是否存在一定影響，是本文將探討的問題。

一、審查程序

《專利審查指南》第二部分第六章第2.2節(jié)單一性的審查中規(guī)定：評(píng)定兩項(xiàng)以上發(fā)明是否屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思，無須考慮這些發(fā)明是分別在各自的獨(dú)立權(quán)利要求中要求保護(hù)，還是在同一項(xiàng)權(quán)利要求中作為并列選擇的技術(shù)方案要求保護(hù)。對(duì)于上述兩種情況，均應(yīng)當(dāng)按照相同的標(biāo)準(zhǔn)判斷其單一性。如果是在某一條獨(dú)立權(quán)利要求中通過使用“或”字限定了兩種或兩種以上的并列技術(shù)方案，那么根據(jù)以上規(guī)定，在審查程序中，審核是否符合單一性，這一點(diǎn)專利代理師不應(yīng)該忽視。

在審查新穎性和創(chuàng)造性時(shí)，不管是在獨(dú)立權(quán)利要求還是從屬權(quán)利要求中通過使用“或”字限定了兩種或兩種以上的并列技術(shù)方案，這些并列技術(shù)方案都將會(huì)進(jìn)行單獨(dú)的審查，對(duì)于不滿足規(guī)定的技術(shù)方案，需要在審查過程中刪除，否則會(huì)導(dǎo)致專利的駁回。

二、無效宣告程序

2017年實(shí)施的最新修改的《專利審查指南》規(guī)定了無效宣告程序中權(quán)利要求的修改包括“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”。權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍。由于一種技術(shù)方案是包括一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征的，那么在不超出原說明書和權(quán)利要求書記載范圍的情況下，將從屬權(quán)利要求中通過使用“或”字限定的兩種或兩種以上的并列技術(shù)方案中的一種技術(shù)方案組合到獨(dú)立權(quán)利要求中是符合規(guī)定的。

三、訴訟維權(quán)程序

在該程序中主要考慮的是權(quán)利要求保護(hù)范圍的差異，例如一項(xiàng)權(quán)利要求書中，在獨(dú)立權(quán)利要求中要求保護(hù)一種方法，包括步驟A，在該獨(dú)立權(quán)利要求的某一條從屬權(quán)利要求中要求保護(hù)一種方法，還包括步驟B，或者步驟C，或者步驟D。在常規(guī)的寫法中，專利代理師也可以采用三條從屬權(quán)利要求分別引用該獨(dú)立權(quán)利要求，其中一條要求保護(hù)一種方法，還包括步驟B。另一條要求保護(hù)一種方法，還包括步驟C。剩下一條要求保護(hù)一種方法，還包括步驟D。那么通過使用“或”字限定三種并列技術(shù)方案的這條從屬權(quán)利要求與三條分別的從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否存在差異呢？

北京市高級(jí)人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中規(guī)定權(quán)利要求包含兩個(gè)以上的并列技術(shù)方案的，應(yīng)當(dāng)將每個(gè)并列技術(shù)方案分別確定為一個(gè)整體技術(shù)方案。但筆者并未發(fā)現(xiàn)國內(nèi)關(guān)于類似的判例。

一種理解認(rèn)為，通過使用“或”字限定三種并列技術(shù)方案的這條從屬權(quán)利要求實(shí)際要保護(hù)的范圍為包括步驟A的基礎(chǔ)上，在步驟B，或者步驟C，或者步驟D中只能三者擇一而選擇，即保護(hù)范圍分別為封閉的AB、AC或AD。三條分別的從屬權(quán)利要求實(shí)際要保護(hù)的范圍為開放的AB、AC和AD，如果現(xiàn)實(shí)中存在一種技術(shù)方案ABC，則其不會(huì)落入限定三種并列技術(shù)方案的這條從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但是會(huì)落入三條分別的從屬權(quán)利要求中其中兩條的保護(hù)范圍。該理解主要基于美國相關(guān)專利侵權(quán)案例的判例。

總之，專利代理師采用“或”字在一條權(quán)利要求中來限定并列技術(shù)方案的時(shí)候，一定要考慮單一性的問題，以及保護(hù)范圍的問題，在問題大于收益時(shí)，建議還是用常規(guī)的撰寫方式采用多條權(quán)利要求來進(jìn)行撰寫。
 

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作者：左正超 頂峰知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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