企業(yè)IPR在工作中的實際專利風險防控經驗

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：林鵬

原標題：如何進行企業(yè)專利侵權風險防控

大家談到企業(yè)專利侵權風險防控，想到最多的可能就是FTO。近幾年，FTO這個詞匯突然就流行起來了。筆者也看到了很多大咖寫的關于FTO的文章，要做一個FTO的分析報告需要很多的精力和時間。企業(yè)專利風險檢索是貫穿整個研發(fā)過程的，在特定的時期做一個FTO，對于企業(yè)來講可能僅僅是幫忙發(fā)現風險，而對于專利風險規(guī)避來講，可能已經錯過了最佳時間。本文來分享一下企業(yè)IPR在工作中的實際專利風險防控經驗。

最近發(fā)現了一個有意思的事情，經常會在各種IP論壇或者行業(yè)交流群里面看到有人討論產品FTO報告，甚至很多朋友專門索求FTO報告模板，似乎專利檢索不取個FTO的名字就顯的不高大上了。今天就來聊一下FTO。

FTO全稱為Freedom To Operate，指的是技術實施人在不侵犯他人專利權的情況下自由實施。在國外，侵權人在被訴專利侵權時，可以用FTO報告證明自己非故意侵權，以避免懲罰性賠償。傳到國內后，這個報告似乎就有一點變味了，在此，就不考慮公開的風險因素、風險級別披露等內容，我們姑且把他當做產品上市前的專利侵權檢索報告。

從上面我們可以理解，FTO是一個綜合性的報告，這個報告最終出具的節(jié)點一般是技術方案基本成型，產品快要上市的時候。筆者也看到過一些大咖的文章，說的是FTO分析應貫穿產品研發(fā)的整個過程，但是在實際操作過程中，FTO報告往往都是在最后環(huán)節(jié)操作，很難貫穿研發(fā)整個過程。筆者個人理解我們所做的FTO報告應該是可以視為一個在前期檢索的基礎上的檢查或者更全面的總結性的報告，大部分的專利檢索和風險預警應在產品開發(fā)過程中概要設計階段和詳細方案設計階段已經全部做好了。

下面來聊聊筆者的專利風險防控經驗：

一、專利風險防控介入時間

1、產品立項

專利檢索在企業(yè)產品立項階段就應該參與，當產品經理提出需求后，IPR就應該根據需求檢索競爭對手專利布局情況，是否有可借鑒的技術點，專利規(guī)避難度等一系列問題進行專利檢索，當研發(fā)項目經理或者系統(tǒng)工程師對產品需求進行技術方案轉化之后，IPR應該對轉化后的技術方案也進行一個初步的立項檢索，大概了解業(yè)內專利情況，為后續(xù)設計提供初步預警。

2、產品開發(fā)過程中

在產品開發(fā)過程中的概要設計和詳細設計階段，IPR都要參與專利檢索和專利規(guī)避工作，實時跟進項目組，了解其設計方向，對設計方案進行實時檢索，及時發(fā)現風險規(guī)避風險，在設計變更的時候，應該對變更的方案進行重新的檢索，并且對風險庫進行更新。在開發(fā)過程中項目概要設計和詳細設計等評審節(jié)點，IPR都應該參與，了解設計動態(tài)的同時對知識產權風險進行評審。開發(fā)過程中的檢索和及時預警非常重要。如果預警不及時，研發(fā)在原有的設計上可能已經投入了大量的人力成本和開模等其它研發(fā)成本，而且由于很多公司產品研發(fā)周期都很緊，風險預警太晚可能會嚴重影響開發(fā)進度，進而造成更大的損失。

3、產品方案基本確定

等設計方案基本確定后，IPR就可以做一個總的專利排查報告了，這個報告可以理解為上文所說的FTO報告。FTO報告是針對整個產品進行一個系統(tǒng)的全面的檢索，可以視為對研發(fā)過程中的檢索的總結和查缺補漏，形成一個整體的報告。

4、產品上市后

由于專利公開具有滯后性，所以即使在產品上市后，也要持續(xù)對相關技術方案和主要競爭對手進行持續(xù)檢索監(jiān)控。

二、專利風險防控方式

1、日常專利風險防控方式

（1）在產品立項以前的檢索主要目的是了解行業(yè)專利布局情況或者主要對標競爭對手專利布局情況，由于在立項的時候具體的設計方案都還沒有出來，所以這個檢索針對性一般也沒那么強。檢索到專利后根據立項規(guī)劃針對性的關注一些即可，對于好的專利技術還可以考慮是否可以在規(guī)避專利的前提下借鑒。

（2）在開發(fā)概念設計和詳細設計階段

這個階段涉及大概思路已經成型，小的設計細節(jié)一般都在不斷設計和優(yōu)化。此時，IPR應該加入研發(fā)項目組以便對整體設計思路，設計細節(jié)以及設計方案的改變都要有一個清晰的快速的了解。在研發(fā)工程師設計的過程中，及時的根據設計詳細方案，進行逐個設計點的針對性檢索即可，該階段的檢索最重要的是精準和快速預警。

2、FTO檢索分析

FTO檢索是一個復雜的過程，一般來講，筆者的檢索方式是首先要求產品經理和項目經理根據項目實際要素提出檢索需求。檢索需求中一般包含：主要競爭對手，主要競爭對手對標產品，對標上市時間，借鑒的技術方案，借鑒的廠家，以及其它可能存在風險的技術方案的自我反饋等等信息。另外IPR再根據產品本身特點將其按照模塊和結構細節(jié)進行解析分類，之后再針對每個分類技術/部件進行關鍵詞提煉，結合分類號對其進行檢索。最后將解析的技術方案、關鍵字和分類號檢索以及研發(fā)市場給出的信息進行的針對性檢索結合起來，形成初步的檢索風險專利庫。

之后IPR需要將初步篩選出來的專利進行逐一識別，將明顯不構成風險的專利人工去除掉，留下二次篩選的風險專利庫。

再之后，IPR需要組織資深的研發(fā)工程師與IPR團隊一起對二次篩選的風險專利庫的專利權利要求進行逐字逐詞解讀，判定是否構成風險。這個過程工作量一般極大，可能需要比對數千件專利，對于一些外文專利比對起來就更麻煩，可能需要一個團隊耗費幾個月的時間，而且這個比對工作需要對產品特別熟悉，所以一定需要資深研發(fā)工程師參與，才能加快效率減少出錯率。團隊內可以分為若干個小組，一個IPR搭配一個資深研發(fā)工程師，分組進行篩選比對。在比對的過程中需要對專利做好標記，明顯不侵權的可以直接剔除風險庫，模棱兩可的不清楚的需要再留下來進行下一輪小組討論，侵權的可以直接標記，寧愿判斷侵權也不要輕易判定不侵權，此輪比對后形成三次篩選風險專利庫。

在經過前三次篩選之后，剩下的一般就是可以判定侵權的專利和一些不確定的專利了，此時可以擴大篩選小組規(guī)模，對于一些不確定的風險專利可以組織多個資深研發(fā)工程師和多個IPR一起討論，必要的時候可以邀請外部專利律師一起參與討論。對于判定侵權的專利，也需要組織小組在一起核實。經過這四次篩選之后形成了最終的風險專利庫。

三、發(fā)現專利風險的應對措施

不論是開發(fā)過程中的技術點檢索，還是整體的FTO檢索，在得到的最終風險專利后，都需要對其進行一個內部的風險級別分類，以便為內部采取應對措施做參考。

風險分類可參考專利的侵權權利要求數量，侵權范圍，專利權人特性，專利布局方式以及侵權產品在公司的銷售定位，開發(fā)規(guī)劃等因素。除此之外，還需要對侵權權利要求進行分析，可以是穩(wěn)定性分析，也可以找在先銷售或者公開證據以便進行現有技術抗辯。

在穩(wěn)定性分析的時候，企業(yè)IPR可以根據企業(yè)實際情況選擇將該分析委托給事務所來做或者企業(yè)內部自己來做。穩(wěn)定性分析對分析人員的整體行業(yè)技術熟悉度要求沒那么高，可以請對三性判斷更為擅長的外部事務所來做。

在尋找在先銷售或者公開證據的時候，建議發(fā)現互聯網證據以后，可以做一個互聯網證據公證，避免后期網頁消失或者被刪除。另外，為了避免一些流氓專利，企業(yè)也可以根據自身情況和行業(yè)特性，在自己的產品或者競爭對手的產品上市以后主動購買產品公證封存，以便為后續(xù)可能的低質量專利侵擾提供有力的在先證據。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：林鵬

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)IPR在工作中的實際專利風險防控經驗（點擊標題查看原文）

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