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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：汪濤 晏倩嵐
原標(biāo)題：中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的差異和應(yīng)對(duì)辦法
對(duì)于中國赴美經(jīng)商的企業(yè)和個(gè)人，有必要對(duì)美國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的一些特殊規(guī)定和實(shí)務(wù)操作有一定了解，在布局規(guī)劃階段充分做好各方面的準(zhǔn)備工作。本文歸納了中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的八個(gè)差異和應(yīng)對(duì)辦法。希望在美國商標(biāo)授權(quán)、維護(hù)和維權(quán)路上的企業(yè)和個(gè)人，可以少走彎路。
美國是全球最重要的經(jīng)濟(jì)體之一，對(duì)于大多國內(nèi)出海企業(yè)，美國是海外商業(yè)布局不可或缺的重要市場(chǎng)。在過去幾年伴隨著跨境互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的迅速發(fā)展，特別是“注冊(cè)商標(biāo)”成為了開展跨國業(yè)務(wù)的“通行證”，中國企業(yè)和個(gè)人的美國商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量增加了十多倍，中國目前可能已經(jīng)成為在美國商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量最多的申請(qǐng)人來源國。因此，對(duì)于中國赴美經(jīng)商的企業(yè)和個(gè)人，有必要對(duì)美國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的一些特殊規(guī)定和實(shí)務(wù)操作有一定了解，在布局規(guī)劃階段充分做好各方面的準(zhǔn)備工作。筆者根據(jù)以往工作經(jīng)驗(yàn)，歸納了中美商標(biāo)在注冊(cè)申請(qǐng)、維護(hù)和爭(zhēng)議解決方面的八個(gè)差異和應(yīng)對(duì)辦法。具體如下：
差異一：
注冊(cè)基礎(chǔ)是美國商標(biāo)注冊(cè)的必備條件
中國商標(biāo)申請(qǐng)基于商業(yè)需求，一般企業(yè)提交營業(yè)執(zhí)照副本，個(gè)人提交個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照副本即可，商標(biāo)局審查通過之后，無第三人異議則可順利注冊(cè)，無使用證據(jù)相關(guān)要求。
而在美國聯(lián)邦商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)階段需要選擇合適的“申請(qǐng)基礎(chǔ)”，注冊(cè)階段需要滿足合適的“注冊(cè)基礎(chǔ)”，商標(biāo)才可以最終獲得注冊(cè)，發(fā)出《商標(biāo)注冊(cè)證》。對(duì)于在美國直接提交的商標(biāo)申請(qǐng)，在申請(qǐng)階段可以選擇如下四種“申請(qǐng)基礎(chǔ)”：
1、商業(yè)使用（Use in commerce basis），美國商標(biāo)法Section 1 (a)，即，申請(qǐng)商標(biāo)在提交申請(qǐng)日期前已經(jīng)在美國實(shí)際投入商業(yè)使用。
2、意向使用（Intent-to-use basis），美國商標(biāo)法Section 1 (b)，即，申請(qǐng)商標(biāo)在提交申請(qǐng)時(shí)尚未在美國實(shí)際投入商業(yè)使用，但是申請(qǐng)人在美國商標(biāo)申請(qǐng)日之后具有將該商標(biāo)在美國進(jìn)行實(shí)際商業(yè)使用的真實(shí)意圖。
3、外國申請(qǐng)（Foreign application basis），美國商標(biāo)法Section 44 (d)，即，申請(qǐng)人在相同或更大范圍的商品/服務(wù)項(xiàng)目上已經(jīng)提交了相同商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谏暾?qǐng)人的原屬國，且該原屬國商標(biāo)的申請(qǐng)日是在美國商標(biāo)申請(qǐng)日之前的6個(gè)月以內(nèi)。
4、外國注冊(cè)（Foreign registration basis），美國商標(biāo)法Section 44 (e)，即，申請(qǐng)人在其原屬國在相同或更大范圍的商品/服務(wù)項(xiàng)目上已經(jīng)取得在先相同注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利。
在注冊(cè)階段，只有上述第1項(xiàng)“商業(yè)使用（Use in commerce basis）”或第4項(xiàng)“外國注冊(cè)（Foreign registration basis）”可以滿足美國商標(biāo)注冊(cè)要求。因此，對(duì)于首次申請(qǐng)美國商標(biāo)的國內(nèi)企業(yè)和個(gè)人，預(yù)先做好選擇適當(dāng)申請(qǐng)基礎(chǔ)和注冊(cè)基礎(chǔ)方面的準(zhǔn)備，是保證后期可以順利取得商標(biāo)注冊(cè)的重要方面之一。
差異二：
使用是美國商標(biāo)注冊(cè)和維護(hù)的重要依據(jù)
中國商標(biāo)局一般不主動(dòng)要求商標(biāo)權(quán)利人提供使用證據(jù)。
而美國商標(biāo)，在商標(biāo)注冊(cè)階段，除非申請(qǐng)商標(biāo)基于外國注冊(cè)（Foreign registration basis）方式取得注冊(cè)，否則申請(qǐng)人必須在提供了合法使用聲明并提交相應(yīng)使用證據(jù)前提下才能獲得美國商標(biāo)注冊(cè)。
隨著《美國商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（Trademark Modernization Act）生效日期臨近，核準(zhǔn)注冊(cè)后的美國商標(biāo)將面臨來自社會(huì)公眾更加多樣的在使用證據(jù)方面的挑戰(zhàn)，例如：在實(shí)質(zhì)審查期間針對(duì)使用證據(jù)合法性方面提出的反對(duì)函程序（Letter of Protest）、在商標(biāo)注冊(cè)后第3-10年之間的清除程序（Expungement）和在商標(biāo)注冊(cè)后5年內(nèi)發(fā)起再審程序（Reexamination）等。
除此之外，在美國，商標(biāo)所有人必須在商標(biāo)注冊(cè)后第5-6年之間、第9-10之間以及每次續(xù)展期間提交相關(guān)使用聲明和使用證據(jù)，從而保持商標(biāo)的有效性。因此，相比以往任何時(shí)候，申請(qǐng)人更應(yīng)確保提供的使用證據(jù)是真實(shí)、直觀、清晰、簡(jiǎn)潔和完整的。
差異三：
美國商標(biāo)副簿注冊(cè)制度
中國商標(biāo)無主輔簿制度。對(duì)于缺乏顯著性的商標(biāo)，在獲得商標(biāo)顯著性之前，無法獲得商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)。
而在美國，商標(biāo)注冊(cè)分為主簿注冊(cè)和副簿注冊(cè)。聯(lián)邦商標(biāo)主簿注冊(cè)是最常見和經(jīng)常使用的美國商標(biāo)注冊(cè)方式。而對(duì)于不符合主簿注冊(cè)條件的商標(biāo)，即，對(duì)申請(qǐng)人的商品或服務(wù)具有一定的識(shí)別功能但是本身不具有顯著性的標(biāo)志，則可以考慮通過副簿注冊(cè)方式進(jìn)行保護(hù)。
最常見的一類情況是，申請(qǐng)商標(biāo)在指定商品/服務(wù)上本身缺乏固有顯著性（ inherent distinctiveness），且已經(jīng)投入美國商業(yè)實(shí)際使用或者已經(jīng)在申請(qǐng)人原屬國取得注冊(cè)，但是，尚未通過使用方式取得獲得顯著性（acquired distinctiveness），申請(qǐng)人有可能通過商標(biāo)與商品/服務(wù)長(zhǎng)期結(jié)合使用產(chǎn)生除原含義外的第二含義（secondary meaning），從而通過使用獲得顯著性的商標(biāo)。
相對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)，在美國商標(biāo)副簿注冊(cè)商標(biāo)的好處有：
1、 所有人有權(quán)在商標(biāo)上標(biāo)注注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記?；
2、 所有人有權(quán)在聯(lián)邦法院體系提出商標(biāo)侵權(quán)訴訟；
3、 副簿注冊(cè)商標(biāo)可以作為在先商標(biāo)，對(duì)之后申請(qǐng)的混淆性近似商標(biāo)構(gòu)成阻礙，也就是說，美國專利與商標(biāo)局（USPTO）可以直接引證副簿注冊(cè)商標(biāo)駁回之后申請(qǐng)的近似商標(biāo)；
4、 獲得美國商標(biāo)注冊(cè)證，滿足申請(qǐng)人的商業(yè)使用需求；
5、 在副簿注冊(cè)時(shí)間超過5年，是支持取得獲得顯著性的強(qiáng)有力的證據(jù)，有利于未來在主簿提交注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)被接受；
6、 副簿注冊(cè)商標(biāo)沒有設(shè)置異議公告程序，對(duì)副簿商標(biāo)注冊(cè)的正式爭(zhēng)議解決程序需要等待商標(biāo)注冊(cè)后才能啟動(dòng)。
因此，對(duì)于那些描述性商標(biāo)、地理名稱、產(chǎn)品裝潢、僅包含姓氏的標(biāo)識(shí)等，在無法獲得主簿注冊(cè)情況下，提前做好副簿注冊(cè)不失為一種行之有效的替代方案。
差異四：
美國商標(biāo)審查程序中嚴(yán)格的形式規(guī)范要求
中國商標(biāo)對(duì)于商標(biāo)使用無特別要求，相應(yīng)的審查意見形式較為固定，一般常見的有基于商品或服務(wù)描述不規(guī)范的補(bǔ)正或商標(biāo)圖樣不清晰的補(bǔ)正，后期實(shí)質(zhì)審查一般有基于相對(duì)理由或絕對(duì)理由駁回。
而美國商標(biāo)注冊(cè)中，注冊(cè)基礎(chǔ)要求多且要求高，審查員的自由裁量范圍較大，這使得美國商標(biāo)的審查意見類型多而復(fù)雜，常見的包括：指定商品/服務(wù)描述不符合可接受的條件、商標(biāo)圖樣描述不準(zhǔn)確、商標(biāo)部分要素需要放棄專有使用權(quán)、使用證據(jù)不符合要求、原屬國注冊(cè)對(duì)應(yīng)性不合規(guī)、未指定美國律師代理、未提供符合要求的聯(lián)系方式等。上述這些審查意見內(nèi)容在中國商標(biāo)注冊(cè)程序中并不常見，有的甚至根本不會(huì)發(fā)生，但是在美國卻是大多數(shù)申請(qǐng)都會(huì)遇到的情況。
因此，申請(qǐng)人需要在商標(biāo)申請(qǐng)之前與美國商標(biāo)律師做好充分溝通，遇到審查意見后及時(shí)咨詢美國商標(biāo)律師的專業(yè)意見，這將會(huì)有效避免或者快速克服類似阻礙。需要特別留意的是，《美國商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（Trademark Modernization Act）生效后，答復(fù)審查意見的時(shí)間周期將從目前的6個(gè)月縮短至2個(gè)月。對(duì)于國內(nèi)申請(qǐng)人，需要盡快適應(yīng)時(shí)間上的變化，確保與美國商標(biāo)律師保持富有成效的溝通，及時(shí)處理官方審查意見。
差異五：
同意書在克服美國商標(biāo)在先性阻礙方面具有重要作用
中國為成文法國家，商標(biāo)法中未明確規(guī)定“同意書”的效用，這使得“同意書”在克服引證商標(biāo)中，不確定較高，審查員或法官可能根據(jù)商標(biāo)案件的具體情況，支持或不予采信同意書。
而美國作為判例法的國家，充分尊重商標(biāo)的私權(quán)屬性，實(shí)質(zhì)審查程序中，當(dāng)出現(xiàn)引證商標(biāo)阻礙后，如果可以獲得引證商標(biāo)權(quán)利人的同意書，或者雙方簽署并存協(xié)議，則將具有相當(dāng)高的幾率成功克服引證商標(biāo)阻礙。這種情況下，同意書或并存協(xié)議往往對(duì)注冊(cè)結(jié)果起到?jīng)Q定性作用。
當(dāng)美國商標(biāo)申請(qǐng)遇到引證商標(biāo)阻礙時(shí)，在深入研究案件并對(duì)引證商標(biāo)及其所有人做出充分背景調(diào)查情況下，申請(qǐng)人可以根據(jù)實(shí)際情況，考慮積極主動(dòng)與引證商標(biāo)所有人進(jìn)行溝通，說明商標(biāo)之間可以并存的理由，爭(zhēng)取并存的機(jī)會(huì)。在實(shí)務(wù)操作中，依靠同意書或并存協(xié)議直接克服官方阻礙的情況是比較常見的。
差異六：
美國獨(dú)特的商品與服務(wù)描述
美國與中國同屬《尼斯協(xié)定》成員國，但是對(duì)于可接受的商品與服務(wù)描述卻具有比較明顯差異。在中國，申請(qǐng)人可以參考基于《尼斯協(xié)定》制定的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作為選擇商品和服務(wù)描述的依據(jù)，而美國并沒有國內(nèi)這樣的分類表，僅可以參考可以接受的商品與服務(wù)分類表述。另外， 即使官方公布的那些可接受的商品和服務(wù)描述，也可能在審查中發(fā)出審查意見，認(rèn)為描述不夠清晰、準(zhǔn)確等，要求申請(qǐng)人進(jìn)一步說明或限定保護(hù)范圍。
很多時(shí)候，對(duì)指定商品或服務(wù)做進(jìn)一步說明或者限定保護(hù)范圍，不但可以克服指定項(xiàng)目描述性阻礙，當(dāng)存在引證商標(biāo)導(dǎo)致駁回情況下，限定往往可以實(shí)質(zhì)性區(qū)分商標(biāo)之間的差異，成功克服在先性阻礙。
遇到指定項(xiàng)目描述方面的阻礙后，申請(qǐng)人無論選擇保留或者修改，都需要與美國商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或者直接與本案審查員進(jìn)行溝通，說明理由，闡述觀點(diǎn)，盡可能獲得最符合申請(qǐng)人意愿且被官方接受的商品和服務(wù)描述。
差異七：
美國特有的聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度和州商標(biāo)注冊(cè)制度
在中國大陸范圍內(nèi)，僅有“中國商標(biāo)”。而美國基于其聯(lián)邦制的特點(diǎn)，有兩種并存的商標(biāo)注冊(cè)制度，即，聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度和州商標(biāo)注冊(cè)制度。聯(lián)邦商標(biāo)由美國專利與商標(biāo)局（USPTO）核準(zhǔn)并頒發(fā)注冊(cè)證，其商標(biāo)效力覆蓋美國全境，而州商標(biāo)僅由各州政府承認(rèn)并頒發(fā)注冊(cè)證，其效力只在所注冊(cè)的州范圍有效。
相比聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)數(shù)百元的注冊(cè)費(fèi)用，州商標(biāo)注冊(cè)的費(fèi)用在15美元到70美元之間不等。各州只審查該州數(shù)據(jù)庫中存在沖突的在先商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。在時(shí)間上，州商標(biāo)比聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)過程快得多，有的僅需要幾天即可完成。
如前文所述，聯(lián)邦商標(biāo)主簿注冊(cè)是最常見和經(jīng)常使用的美國商標(biāo)注冊(cè)方式。但是，對(duì)于在聯(lián)邦范圍難以取得商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)人，可以考慮在那些對(duì)申請(qǐng)人重要的州進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)，這也不失成為一種退而求其次的保護(hù)策略。
差異八：
美國復(fù)雜的商標(biāo)爭(zhēng)議解決機(jī)制
在中國，一般的商標(biāo)異議和無效宣告，分為評(píng)審階段和行政訴訟階段，程序固定，由雙方答辯和質(zhì)證后，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)做出裁定，歷時(shí)1年左右。行政訴訟遵循二審終審制度，一審為北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，二審為北京市高級(jí)人民法院，一般一至三次開庭后即可做出判決，歷時(shí)1-2年左右。
而美國在商標(biāo)異議、撤銷和宣告無效程序上，其爭(zhēng)議解決機(jī)制相對(duì)中國更加復(fù)雜、時(shí)間更加漫長(zhǎng)、費(fèi)用也更加高昂。美國商標(biāo)爭(zhēng)議解決程序與民事訴訟程序基本一致，以商標(biāo)異議程序?yàn)槔?，包括異議申請(qǐng)、異議答辯、證據(jù)開示前會(huì)議、初次披露、證據(jù)開示、專家證人披露、原告審前披露、被告審前披露、原告反駁理由披露、庭審證據(jù)展示、雙方質(zhì)證、原告簡(jiǎn)短陳述、被告簡(jiǎn)短陳述、原告對(duì)被告簡(jiǎn)短陳述的反駁、口頭審理、開庭審理、異議裁定。除了上述程序外，雙方均可以基于各種理由提出動(dòng)議（motion），例如：請(qǐng)求暫?；蛘哐泳彴讣M(jìn)展等。
通常情況下，經(jīng)歷上述全部程序可能需要3-5年時(shí)間，費(fèi)用可能在數(shù)萬到數(shù)十萬美元之間。但是，絕大多數(shù)美國商標(biāo)爭(zhēng)議案件并不會(huì)走完全部程序，一部分會(huì)通過和解方式解決爭(zhēng)議，例如：以限縮保護(hù)范圍換取對(duì)方撤回異議。另一種常見情況是，當(dāng)一方當(dāng)事人中途不再跟進(jìn)相關(guān)程序后，另一方當(dāng)事人向美國商標(biāo)審判和訴訟委員會(huì)（TTAB）提出簡(jiǎn)易判決動(dòng)議（motion for summary judgement），請(qǐng)求官方做出缺席審判裁定（default），直接裁定對(duì)方敗訴。
相對(duì)于美國復(fù)雜的爭(zhēng)議解決機(jī)制，中國的異議、撤銷、宣告無效程序顯然簡(jiǎn)單的多。因此，如果申請(qǐng)人希望避免陷入美國商標(biāo)爭(zhēng)議解決的泥潭，最應(yīng)該做的就是申請(qǐng)前做好充分的查詢檢索工作，洞悉各種風(fēng)險(xiǎn)，事先避免爭(zhēng)議發(fā)生。
事實(shí)上，中美商標(biāo)保護(hù)也具有很多相似性，例如：都對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的合法性、顯著性、在先性等方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)申請(qǐng)；均按照申請(qǐng)、審查、公告、核準(zhǔn)的順序?qū)徍俗?cè)商標(biāo)。
對(duì)于希望在美國獲得商標(biāo)注冊(cè)和實(shí)際經(jīng)營的企業(yè)和個(gè)人，充分了解美國商標(biāo)體系下的那些特殊規(guī)定至關(guān)重要，在美國商標(biāo)授權(quán)、維護(hù)和維權(quán)路上少走彎路。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：汪濤 晏倩嵐
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
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