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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：縷聰
原標(biāo)題：商標(biāo)代理手記（五）| 搶注事件頻發(fā)，如何提高商標(biāo)異議成功率？
由于注冊(cè)商標(biāo)遵循的是“申請(qǐng)?jiān)谙取钡脑瓌t，這也導(dǎo)致惡意搶注的事件時(shí)有發(fā)生。那么，當(dāng)事人要如何在有限的時(shí)間內(nèi)提起異議才能做到更高效并且有效呢？
隨著全社會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的提高，越來越多的人開始重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。在這其中，商標(biāo)的重要性不言而喻。不過，由于注冊(cè)商標(biāo)遵循的是“申請(qǐng)?jiān)谙取钡脑瓌t，這也導(dǎo)致惡意搶注的事件時(shí)有發(fā)生。為此，《商標(biāo)法》中第三十三條[1]明文規(guī)定了在初步審定公告起三個(gè)月內(nèi)，在先權(quán)利人或利害關(guān)系人可以向商標(biāo)局提出異議。同時(shí)，還允許異議人聲明在三個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充材料。前后合并，相當(dāng)于最長(zhǎng)能有六個(gè)月的異議材料準(zhǔn)備時(shí)間。那么，當(dāng)事人要如何在有限的時(shí)間內(nèi)提起異議才能做到更高效并且有效呢？
從商標(biāo)局官網(wǎng)給出的指南不難看出，使用證據(jù)主要可以歸類為三大類。第一類是商品的外包裝或服務(wù)場(chǎng)所門頭招牌照片、室內(nèi)裝潢等，這也是能夠讓消費(fèi)者最直觀的接觸到商標(biāo)來源的方式。不過在具體的實(shí)踐中，由于這類均屬于自制證據(jù)，查證困難，效力較低。第二類是日常經(jīng)營過程中產(chǎn)生的合同、發(fā)票、單據(jù)等。這些票據(jù)上一般都記載了日期，并加蓋公章。可靠性和效力相比較而言會(huì)稍微高一些。但是也不排除惡意串供或是篡改時(shí)間的情況出現(xiàn)，所以部分證據(jù)依然存疑。如果是通過稅務(wù)局開具的發(fā)票或者是與知名大公司簽訂的協(xié)議，相對(duì)來說會(huì)更好。第三類則是在廣播電視、報(bào)紙雜志等公開渠道的廣告宣傳，由于是面向不特定群眾的，而且樣本往往不止一份，客觀的時(shí)間也難以篡改，所以可信度較高。商標(biāo)局把在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用的印刷品材料列為第4點(diǎn)，但個(gè)人理解也可以歸類到第三類中廣告的形式。畢竟展覽會(huì)、博覽會(huì)本就是面向相關(guān)公眾的宣傳渠道。雖說是自制傳單，但通常也會(huì)列明展會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)以及具體展示的位置。而公司參展一定會(huì)簽訂合同、做足布景物料和人員的準(zhǔn)備工作，不可能只有單一的宣傳單頁，所以可以與其他資料相互佐證，效力極高。尤其在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，能有省級(jí)或國家級(jí)展會(huì)的參展證明甚至可以在申請(qǐng)商標(biāo)或?qū)＠娜掌谏舷碛袃?yōu)先權(quán)。至于第5點(diǎn)所說的其他符合法律規(guī)定的使用形式，屬于兜底條款，在此不再贅述。在近期發(fā)布的《商標(biāo)審查審理標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》中已有較為詳細(xì)的說明。
那么，明確了需要提供的使用證據(jù)后，要如何才能夠證明異議人對(duì)被異議商標(biāo)是有在先權(quán)利或利害關(guān)系的呢？
通常來說，有利害關(guān)系的都是合作伙伴之間搶注或者是有其他直接關(guān)系的人。有一些人搶注以后隱蔽得比較好，加之如今商標(biāo)局提速將實(shí)質(zhì)審查期壓縮到4個(gè)月以內(nèi)，若不是經(jīng)常留意商標(biāo)公告的人有時(shí)候可能還不一定會(huì)立刻發(fā)現(xiàn)，等到持有人拿著商標(biāo)注冊(cè)證書找上門的時(shí)候也早已經(jīng)過了初審公告期。雖然還可以通過無效宣告或者其他的方式處理，但在商標(biāo)仍處于注冊(cè)有效狀態(tài)下依然會(huì)帶來不少的麻煩。此外，也可以考慮通過私下協(xié)商、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或者專用許可等其他方式，甚至轉(zhuǎn)變?yōu)橹俨?、訴訟等方式訴諸于法律解決的。但相比較而言，倘若能在初審公告期內(nèi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提出異議固然是能夠有效止損且低成本的辦法。
還有一種更為常見的情況則是在先權(quán)利人提出的異議。雖然說需要提供的證據(jù)材料與前文所述基本一致，但也并不意味著只要提出異議就能一蹴而就。根據(jù)商標(biāo)局發(fā)布的數(shù)據(jù)[2]，2020年上半年共完成異議案件審查68162件，平均異議成立率（包括部分成立）為50.14%，高于2019年的47.65%。而這項(xiàng)數(shù)據(jù)，在2017年[3]僅為34.25%，2016年為28.8%。由此可見，商標(biāo)異議的成功率在逐年提升，但目前來說大約就是一半成功、一半失敗。排除一部分惡意異議的成分，還有一些合理的異議則可能是由于證據(jù)效力不足、商標(biāo)近似程度不高、類似商品或服務(wù)關(guān)聯(lián)性不高等種種原因致使異議理由不成立。既然如此，權(quán)利人要如何提交異議才能夠更有效呢？
一、判斷是否構(gòu)成類似商品或服務(wù)
眾所周知，商標(biāo)按照尼斯分類區(qū)分一共有45個(gè)大類別，每個(gè)大類別里有分為若干個(gè)類似群，每個(gè)類似群里又有具體的商品或服務(wù)的項(xiàng)目。而在提交商標(biāo)的時(shí)候，每個(gè)大類別的商標(biāo)都是按照一件商標(biāo)單獨(dú)計(jì)費(fèi)的，超出10個(gè)項(xiàng)目的還需要額外支付增補(bǔ)費(fèi)用。同樣，在審查的過程中，每個(gè)大類別也是只和所選擇的商品或服務(wù)處在的類似群中進(jìn)行近似商標(biāo)查詢（除了小部分項(xiàng)目在尼斯分類中明確跨類別查詢）。例如世人皆知的“中華”品牌，既有“中華”牌的汽車、又有“中華”牌的香煙、還有“中華”牌的牙膏、也有“中華”牌的鉛筆。雖然商標(biāo)的名稱都叫做“中華”，但卻是分別由不同的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。比如有人說他出門坐的是“中華”，那么很容易讓人明白他指的是“中華”牌的汽車而不是“中華”牌的牙膏；同樣的，有人說他喜歡抽“中華”，那也會(huì)讓人聯(lián)想到是“中華”牌的香煙而不是“中華”牌的鉛筆。由于所屬的行業(yè)差距較大，即便是一模一樣的名稱也不會(huì)造成消費(fèi)者或者相關(guān)公眾的誤解，所以允許同時(shí)存在。
以浙江某融資租賃有限公司異議佛山市某文化傳播有限公司“彈個(gè)車”商標(biāo)案為例，商標(biāo)局根據(jù)當(dāng)事人陳述的理由及事實(shí)，經(jīng)審查認(rèn)為：被異議商標(biāo)"彈個(gè)車"商標(biāo)與異議人引證在先商標(biāo)指定使用商品及服務(wù)在功能、用途、銷售渠道、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)形式和服務(wù)內(nèi)容等方面區(qū)別明顯，不屬于類似商品及服務(wù)，并未構(gòu)成使用于類似商品及服務(wù)上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)的注冊(cè)使用不易造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，決定被異議商標(biāo)準(zhǔn)予注冊(cè)。
既然如此，假若是在同一個(gè)大類下的不同類似群，是否構(gòu)成類似商品或服務(wù)呢？
其實(shí)，在前段時(shí)間鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的華為“鴻蒙”的案件中，兩件在先引證商標(biāo)同屬第42類，均能得以注冊(cè)，就是因?yàn)樗鶎俚念愃迫翰煌?/p>
從上述案例中我們不難看出，提起商標(biāo)異議的首要條件是引證商標(biāo)與被異議商標(biāo)必須要在同一個(gè)大類的同一個(gè)類似群。當(dāng)然也有例外，馳名商標(biāo)可以援引《商標(biāo)法》第十三條予以擴(kuò)大保護(hù)。不過，馳名商標(biāo)的認(rèn)定難度可以說是可望不可及的，一般品牌商標(biāo)難以達(dá)到。
二、判斷商標(biāo)圖樣是否構(gòu)成抄襲或摹仿
假如是完全相同的商標(biāo)，又同屬一個(gè)大類的同一個(gè)類似群，那么百分之百是屬于近似商標(biāo)的。可是，這種情況在商標(biāo)局的實(shí)質(zhì)審查階段就一定會(huì)被駁回了，根本不可能通過初審公告，也就沒有后續(xù)需要提起異議的環(huán)節(jié)。甚至有些商標(biāo)在申請(qǐng)人和代理機(jī)構(gòu)的眼中應(yīng)該不會(huì)與其他商標(biāo)構(gòu)成近似，可是商標(biāo)局的審查人員總能從字形、讀音又或是順序上找到可能近似的商標(biāo)，并以此為由駁回商標(biāo)申請(qǐng)。想必提交過商標(biāo)申請(qǐng)的朋友應(yīng)該都感受過商標(biāo)局的嚴(yán)格程度。所以說，能夠通過初審公告的商標(biāo)必然是與其他在先商標(biāo)存在明顯差別的。
在株式會(huì)社好麗友控股異議佛山市某文化傳播有限公司“好機(jī)友”商標(biāo)案中，商標(biāo)局認(rèn)為被異議商標(biāo)“好機(jī)友”指定使用商品為第29類“食用海藻提取物；食用油脂”，異議人引證在先注冊(cè)“好麗友”商標(biāo)核定使用商品為第29類“肉；食用水生植物提取物；魚(非活的)；食用油”等。被異議商標(biāo)與上述引證商標(biāo)指定使用商品功能、用途、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等相近，屬于類似商品。但是，兩件商標(biāo)在文字構(gòu)成、讀音及整體外觀上有一定區(qū)別，因而雙方商標(biāo)未構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，共存使用不易造成相關(guān)公眾混淆誤認(rèn)，因此被異議商標(biāo)未構(gòu)成對(duì)異議人商標(biāo)的抄襲和摹仿，其注冊(cè)不會(huì)誤導(dǎo)公眾，也不致?lián)p害異議人的利益。
無獨(dú)有偶，在華潤雪花啤酒（中國）有限公司異議李先生“崇雪”商標(biāo)案中，商標(biāo)局根據(jù)當(dāng)事人陳述的理由及事實(shí)，經(jīng)審查認(rèn)為被異議商標(biāo)“崇雪”指定使用商品為第32類"飲料制作配料;水（飲料）;果汁;礦泉水（飲料）;汽水;蘇打水;無酒精飲料;運(yùn)動(dòng)飲料;軟飲料;啤酒"。異議人引證在先注冊(cè)“雪花”商標(biāo)核定使用商品為第32類“啤酒;無酒精飲料;飲料制劑”等。雙方商標(biāo)指定使用商品屬于類似商品，但被異議商標(biāo)與異議人引證商標(biāo)在文字構(gòu)成呼叫及整體外觀等方面具有一定區(qū)別，未構(gòu)成使用于類似商品上的近似商標(biāo)。被異議商標(biāo)的注冊(cè)使用不易造成消費(fèi)者的混淆誤認(rèn)，依據(jù)《商標(biāo)法》第三十五條[4]規(guī)定，決定被異議商標(biāo)準(zhǔn)予注冊(cè)。
三、判斷申請(qǐng)人是否存在其他惡意注冊(cè)情形
除了以在先商標(biāo)權(quán)利人的方式提起異議以外，還有其他的理由也能提出異議。自從2019年新修訂的《商標(biāo)法》施行以來，第四條[5]“不以使用為目的”這一條款就常常被人提及。然而，在具體的實(shí)踐中，除非申請(qǐng)人是有大量囤積成百上千件的商標(biāo)、短時(shí)間提交超出正常使用數(shù)量的申請(qǐng)、仿冒多家知名品牌，或者是其他明顯惡意的情形，否則一般很難適用到。同樣是在浙江某融資租賃有限公司異議佛山市某文化傳播有限公司“彈個(gè)車”商標(biāo)案中，異議人稱被異議人違反誠實(shí)信用原則惡意搶注，并且違反了我國《商標(biāo)法》第十五條[6]相關(guān)規(guī)定等異議理由缺乏事實(shí)依據(jù)。而在華潤雪花啤酒（中國）有限公司異議李先生“崇雪”商標(biāo)案中，異議人稱被異議人違反誠實(shí)信用原則、損害其在先商號(hào)權(quán)并產(chǎn)生不良社會(huì)影響等異議理由證據(jù)不足。此外，在佛山市南海區(qū)某商會(huì)異議佛山某文化傳播有限公司“獅山”商標(biāo)案中，異議人稱被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用違反《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)之規(guī)定。雖然“獅山”為縣級(jí)以下地名，但被異議人處于獅山鎮(zhèn)，被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)不易使消費(fèi)者對(duì)服務(wù)的產(chǎn)源地等產(chǎn)生誤認(rèn)，未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項(xiàng)所規(guī)定的情形。異議人稱被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用違反《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)“有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或有其他不良影響”。綜合考慮社會(huì)背景、歷史背景、文化傳承等因素并考慮指定使用的商品和服務(wù)，一般不包括有關(guān)標(biāo)志的注冊(cè)僅損害特定民事權(quán)益或《商標(biāo)法》已經(jīng)另行規(guī)定了救濟(jì)方式和相應(yīng)程序的情形。商標(biāo)局認(rèn)為，被異議商標(biāo)構(gòu)成要素并不會(huì)對(duì)我國政治、經(jīng)濟(jì)、文化等社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負(fù)面的影響。故被異議商標(biāo)未違反《商標(biāo)法》第十條第一款第（八）項(xiàng)之規(guī)定。異議人另稱被異議人違反《商標(biāo)法》第十九條[7]等相關(guān)規(guī)定等證據(jù)不足，決定被異議商標(biāo)準(zhǔn)予注冊(cè)。
此外，坊間傳聞抖音還曾對(duì)所有“抖X”名稱的商標(biāo)進(jìn)行批量異議，今日頭條也時(shí)常對(duì)帶“頭條”二字的商標(biāo)發(fā)起大規(guī)模的異議，有種“寧可錯(cuò)殺一千不可放過一個(gè)”的氣勢(shì)。殊不知這樣既耗費(fèi)資金成本、人力資源，消磨時(shí)間，無形之中還在給商標(biāo)局異議處的工作人員猛增工作量。同時(shí)，也會(huì)給其他正常注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)人造成“誤傷”困擾，帶來不必要的麻煩。有的放矢，理智分析，才能夠高效且有效的異議。
注釋：
[1]《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十三條：對(duì)初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，或者任何人認(rèn)為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。
[2]《商標(biāo)局：上半年平均異議成立率為50.14%，高于2019年的47.65%》作者：清嘉 來源：IPRDaily中文網(wǎng) http://globalwellnesspartner.com/news_25200.html
[3]《商標(biāo)異議審查工作概述》作者：商標(biāo)局異議二處 程麗元 來源：《中華商標(biāo)》2018年06期 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-AHON201806010.htm
[4]《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十五條 對(duì)初步審定公告的商標(biāo)提出異議的，商標(biāo)局應(yīng)當(dāng)聽取異議人和被異議人陳述事實(shí)和理由，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，自公告期滿之日起十二個(gè)月內(nèi)做出是否準(zhǔn)予注冊(cè)的決定，并書面通知異議人和被異議人。有特殊情況需要延長(zhǎng)的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)六個(gè)月。商標(biāo)局做出準(zhǔn)予注冊(cè)決定的，發(fā)給商標(biāo)注冊(cè)證，并予公告。
[5]《中華人民共和國商標(biāo)法》第四條 不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)予以駁回。
[6]《中華人民共和國商標(biāo)法》第十五條 就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。
[7]《中華人民共和國商標(biāo)法》第十九條 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，遵守法律、行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或者其他商標(biāo)事宜；對(duì)在代理過程中知悉的被代理人的商業(yè)秘密，負(fù)有保密義務(wù)。委托人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)可能存在本法規(guī)定不得注冊(cè)情形的，商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確告知委托人。商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)知道或者應(yīng)當(dāng)知道委托人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)屬于本法第四條、第十五條和第三十二條規(guī)定情形的，不得接受其委托。商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)除對(duì)其代理服務(wù)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)外，不得申請(qǐng)注冊(cè)其他商標(biāo)。
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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：縷聰
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：商標(biāo)代理手記（五）| 搶注事件頻發(fā)，如何提高商標(biāo)異議成功率？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）
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