生物領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)特征的劃分方法

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原標題：生物領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)特征的劃分方法

如果不同的技術(shù)特征之間相對獨立，依據(jù)說明書可各自發(fā)揮不同的作用，產(chǎn)生不同的技術(shù)效果，則應(yīng)將之劃分開來；但如果某技術(shù)特征需要同其他技術(shù)特征相互配合才能實現(xiàn)特定技術(shù)效果，解決某項技術(shù)問題，則不宜將之割裂，而是需要考慮其同其他技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

生物領(lǐng)域

相較于其他領(lǐng)域，生物技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)明并非純粹的開拓性研究，往往更依賴對現(xiàn)有技術(shù)的借鑒，具有更高的技術(shù)效果不確定性和難以預測性，其事實認定和法律判斷需要更高的精度。此時，合理劃定發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征在判斷此類技術(shù)是否具備創(chuàng)造性顯得尤為重要。

本判決以“活的減毒的細小病毒”發(fā)明申請為依托，闡明了在劃分技術(shù)特征時，應(yīng)當綜合考慮其在整體技術(shù)方案中所運用的技術(shù)手段、所能實現(xiàn)的相對獨立的特定技術(shù)功能以及所產(chǎn)生的技術(shù)效果。不應(yīng)割裂該技術(shù)特征與其他技術(shù)特征之間的有機聯(lián)系，忽視其在整體技術(shù)方案中所發(fā)揮的作用，從而合理認定發(fā)明的技術(shù)貢獻，正確評價其創(chuàng)造性。

01、劃分區(qū)別特征的意義

在我國專利實務(wù)中，“三步法”系被普遍適用的用于判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的有效工具，即：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；第二步，確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際要解決的技術(shù)問題；第三步，判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

其中，“確定發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)相比具有哪些區(qū)別特征”，既是后續(xù)“判定發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見”的基石，也是專利授權(quán)確權(quán)行政案件中最常見、最重要的爭議焦點。

司法實踐中，有相當比例的申請人/權(quán)利人主張，行政機關(guān)在審查確定區(qū)別技術(shù)特征時存在機械劃分技術(shù)特征、割裂技術(shù)特征之間有機聯(lián)系，進而導致創(chuàng)造性判斷錯誤的問題，該問題在生物技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)得更為突出。

02、相關(guān)特征

《專利審查指南》第一部分第二章6.3節(jié)“技術(shù)方案”規(guī)定，技術(shù)方案是指對要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來體現(xiàn)的。

具體來說，技術(shù)特征是指在權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案中，能夠相對獨立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元。在產(chǎn)品技術(shù)方案中，該技術(shù)單元一般是產(chǎn)品的部件和/或部件之間的連接關(guān)系；在方法技術(shù)方案中，該技術(shù)單元一般是步驟中的條件或者步驟之間的關(guān)系等。

而劃分權(quán)利要求的技術(shù)特征時，一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個技術(shù)特征，不宜把實現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個技術(shù)單元劃定為一個技術(shù)特征。由此可見，能夠相對獨立地實現(xiàn)技術(shù)功能的技術(shù)單元應(yīng)當劃分為一個技術(shù)特征，而不宜將其進一步拆分為不同的技術(shù)特征。

03、案例簡介

在本案中，原告專利申請權(quán)利要求1為：

活的減毒的細小病毒，其特征在于所述細小病毒包含編碼在衣殼蛋白的219位氨基酸處除了異亮氨酸以外的氨基酸和/或在衣殼蛋白的386位氨基酸處除了谷氨酰胺以外的氨基酸的衣殼基因，其特征在于所述細小病毒編碼CPV2血清型2a、2b或2c的衣殼蛋白或貓細小病毒的衣殼蛋白，并且其特征在于所述細小病毒的非衣殼區(qū)域的一部分的DNA片段被源自第二細小病毒的非衣殼區(qū)域的一部分的同源DNA片段所替代，其中所述第二細小病毒的所述同源DNA片段攜帶減毒突變。

在評述該權(quán)利要求創(chuàng)造性時，一種觀點認為，可以對其技術(shù)特征劃分如下：

（1）活的減毒的細小病毒，所述細小病毒包含編碼在衣殼蛋白的219位氨基酸處除了異亮氨酸以外的氨基酸和/或在衣殼蛋白的386位氨基酸處除了谷氨酰胺以外的氨基酸的衣殼基因；（2）所述細小病毒編碼CPV2血清型2a、2b或2c的衣殼蛋白或貓細小病毒的衣殼蛋白；（3）所述細小病毒的非衣殼區(qū)域的一部分的DNA片段被源自第二細小病毒的非衣殼區(qū)域的一部分的同源DNA片段所替代，其中所述第二細小病毒的所述同源DNA片段攜帶減毒突變。在此基礎(chǔ)上，認為技術(shù)特征（1）被對比文件1公開，技術(shù)特征（2）和（3）被對比文件3公開或是本領(lǐng)域公知常識。

此處不難看出，上述觀點劃分的技術(shù)特征（1）為細小病毒的第219位和第386位的氨基酸突變，技術(shù)特征（2）為病毒的類型。如果僅從權(quán)利要求的文字表述上來看，這種劃定似乎并無不妥之處。事實上，在“三步法”的實際應(yīng)用中，依據(jù)語義，利用標點符號、句段落等對權(quán)利要求（技術(shù)方案）進行“拆解”，將之與最接近現(xiàn)有技術(shù)進行對比從而確定區(qū)別技術(shù)特征，是最為常見的方式。然而，此種方式在應(yīng)用于生物技術(shù)領(lǐng)域時，容易產(chǎn)生“分而不合”，忽視區(qū)別技術(shù)特征之間以解決技術(shù)問題為目的的內(nèi)在聯(lián)系和協(xié)同作用，從而陷入割裂技術(shù)方案整體性之誤區(qū)。

本案即是如此。結(jié)合本申請說明書載明的發(fā)明目的、具體實施方式，可以明確以下內(nèi)容：1.對比文件1中細小病毒的氨基酸序列中，第219和386位系突變位點；2.第219和386位突變位點并非對比文件1中細小病毒氨基酸序列中唯二的突變位點；3.對比文件1沒有明確公開衣殼蛋白區(qū)第219和386位的突變具有減毒作用；4.對比文件1中的病毒同野生型病毒存在位點差異，且該差異不僅局限于前述兩個位點突變上；5.根據(jù)說明書記載，本申請權(quán)利要求1至少從病毒種類和突變的點位兩方面進行了限定。結(jié)合以上證據(jù)及陳述，可以推出：1.對比文件1中氨基酸的突變位點不僅僅局限于細小病毒CPV2的第219位和第386位點，同時也并未明確公開衣殼蛋白第219位和第386位的突變具有減毒作用；2.對比文件1病毒本身雖有減毒效果，但相對于對比文件1與野生病毒存在的差異，無法推定對比文件1病毒本身的減毒效果是由第219位和第386位的突變帶來的，即對比文件1也未隱含公開第219位和第386位的突變具有減毒效果；3.本申請明確減毒效果系由在特定突變位點選擇特定病毒類型帶來的。由此可以進一步推知，在突變位點并不唯二且突變效果不能確定的情況下，突變位點及病毒類型是具有選擇性的。

簡而言之，只有具體病毒類型上的突變才能實現(xiàn)減毒功能，而如果病毒類型改變，病毒結(jié)構(gòu)也隨之改變，所述位點上的突變并不一定能實現(xiàn)減毒功能。也就是說，如果不考慮病毒類型，單獨考慮突變位點沒有任何意義，如果不考慮突變位點，單獨考慮病毒類型也沒有任何意義。

在此種情況下，上述觀點將權(quán)利要求1中“活的減毒的細小病毒，所述細小病毒包含編碼在衣殼蛋白的219位氨基酸處除了異亮氨酸以外的氨基酸和/或在衣殼蛋白的386位氨基酸處除了谷氨酰胺以外的氨基酸的衣殼基因”（突變位點的選擇）及“所述細小病毒編碼CPV2血清型2a、2b或2c的衣殼蛋白或貓細小病毒的衣殼蛋白”（病毒類型的選擇）兩個技術(shù)特征割裂開來進而認定對比文件1公開了本申請權(quán)利要求1在衣殼區(qū)域219和/或386氨基酸位點進行突變的技術(shù)特征，有所不妥。

04、法官視角

由本案可以看出，生物技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)造性的判定不能完全適用傳統(tǒng)領(lǐng)域如機械領(lǐng)域的評價標準，特別是技術(shù)特征劃分這一步驟。而如何恰當劃分技術(shù)特征，正確評價技術(shù)方案的創(chuàng)造性，還應(yīng)當回歸創(chuàng)造性評價方法本身，回歸技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題及相應(yīng)采取的技術(shù)手段。具體來說，就是堅持對技術(shù)方案進行整體性評價?！?a href='http://globalwellnesspartner.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利審查指南》第二部分第四章3.1節(jié)第2款明確規(guī)定：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。歐洲專利局（European Patent Office）頒布的審查指南中也有類似的規(guī)定：要求保護的發(fā)明一般應(yīng)當被看作一個整體。當一個權(quán)利要求由不同技術(shù)特征構(gòu)成時，不能因為構(gòu)成權(quán)利要求的不同特征屬于現(xiàn)有技術(shù)或因此認定整個要求保護的主題是顯而易見的。

基于這一原則，在劃分技術(shù)特征時應(yīng)該結(jié)合發(fā)明的整體技術(shù)方案，考慮能夠相對獨立地實現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果的技術(shù)單元。此時，如果劃分技術(shù)特征時未恰當考慮該技術(shù)特征是否能夠相對獨立地實現(xiàn)一定技術(shù)功能并產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果，導致技術(shù)特征劃分過細，則容易低估技術(shù)方案的貢獻度，不恰當限縮專利保護范圍；相反，如果技術(shù)特征劃分過寬，則容易不當拔高技術(shù)方案的貢獻度，不適當?shù)財U大專利保護范圍。

有鑒于此，在認定權(quán)利要求的創(chuàng)造性時，區(qū)別技術(shù)特征的功能和技術(shù)效果是認定該權(quán)利要求實際解決的技術(shù)問題的根本依據(jù)。在認定其功能和技術(shù)效果時，應(yīng)注意權(quán)利要求限定的技術(shù)方案是否與說明書中記載的具有特定功能、技術(shù)效果的技術(shù)方案具有對應(yīng)性。如果二者存在實質(zhì)性差異，則需要根據(jù)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的具體情形，相應(yīng)確定區(qū)別技術(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)的功能、技術(shù)效果。換言之，如果不同的技術(shù)特征之間相對獨立，依據(jù)說明書可各自發(fā)揮不同的作用，產(chǎn)生不同的技術(shù)效果，則應(yīng)將之劃分開來；但如果某技術(shù)特征需要同其他技術(shù)特征相互配合才能實現(xiàn)特定技術(shù)效果，解決某項技術(shù)問題，則不宜將之割裂，而是需要考慮其同其他技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

來源：知產(chǎn)北京

作者：宋暉王仲陽

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：生物領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)特征的劃分方法（點擊標題查看原文）

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