商標先用權的法律適用

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉川 重慶理工大學重慶知識產(chǎn)權學院

原標題：商標先用權的法律適用

商標先用權系法律賦予在先使用并具有一定影響的商標先用人以對抗商標權人的一項抗辯權，這強化了在先使用未注冊商標的保護。雖然商標先用權制度設置是為了平衡商標權人與商標先用人，但若不細化和限制商標先用權的適用，勢必會造成商標先用權的濫用，損害商標權人的合法權益，并且造成相關公眾的混淆和誤認。為了完善商標先用權制度，應當統(tǒng)一在先使用商標“一定影響”認定的最低標準；嚴格限制商標先用權的適用；注重區(qū)別標識，避免相同或類似商標商品共存。

關鍵詞：商標先用權 在先使用 商標共存

一、引言

經(jīng)過商標法四次修改可以看出，對于商標先用抗辯權的法律規(guī)定，在1993年和2001年的商標法均未涉及，但在2013年的商標法修改中，將商標先用權制度納入到了商標法第七章注冊商標專用權的保護中，這也是第三次商標法修改的最大亮點，而在2019年的商標法修改中，繼續(xù)保留了該條款。究其原因主要在于市場中商標搶注現(xiàn)象嚴重，為了規(guī)制商標搶注現(xiàn)象的發(fā)生，從而設置該條款，并且為了配套的完善和規(guī)制搶注商標后的惡意訴訟現(xiàn)象，在2011年我國《民事案由規(guī)定》中新增“因惡意提起知識產(chǎn)權損害責任糾紛”，并將其列為“知識產(chǎn)權權屬、侵權糾紛”項下，這標志著我國法治體系的完善以及強化知識產(chǎn)權正當維權。雖然商標先用權制度的規(guī)定能夠限制商標權人的部分權利，并強化未注冊商標的保護，但由于對商標先用權的認定以及商標附加區(qū)別標識并未給予細化，從而使得該條文在司法實踐中難以形成統(tǒng)一，由此本文從法律規(guī)定入手，對商標先用權制度進行深入分析，并給出完善的建議。

二、商標先用權制度的界定

（一）在先使用商標必須具有一定影響

根據(jù)商標法第59條第三款規(guī)定，商標先用人以商標先用權對抗商標權人就必須符合該商標具有一定影響。由此，商標具有一定影響對于商標先用權的獲得就尤為重要。為了統(tǒng)一和規(guī)范“商標具有一定影響的認定”，在2010年《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》的18條對于“一定影響”予以規(guī)定，即：在中國境內實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標，即應認定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其有一定影響。在青島君橙傳媒科技有限公司等與國家知識產(chǎn)權局商標行政糾紛案中，[1]法院也引用了該規(guī)定對于“一定影響”進行認定。

通過對司法實踐中，法官對于“一定影響”的判斷進行梳理可知，法院在判斷“一定影響”主要是通過在先商標的客觀使用以及對于相關公眾的影響進行綜合判斷。例如在阜陽市潁州區(qū)舞之林課外教育培訓中心有限公司與亳州市舞之林文化傳媒有限公司案中 ，[2]法官認為舞之林課外教育培訓中心有限公司使用“舞之林”已經(jīng)多年，并且參加多次省、市級的文娛演出活動，因此具備一定影響力。然而在泰州萬仕道企業(yè)管理有限公司和山東職來職往人力資源管理服務有限公司侵害商標權糾紛案中，[3]法院在判斷在先使用商標的一定影響力卻是通過倒推法，即：由于山東高速集團濟南分公司、濟南熱力工程公司、山東畫院等單位均系山東省內的知名單位，并持續(xù)使用了“職來職往”字樣，因而已經(jīng)使得“職來職往”在山東人力資源市場具有一定影響。由此可以看出，在司法實踐中法院會根據(jù)個案的情況調整衡量商標影響力的標準，不同法域對于在先使用并具有一定影響力商標的認定難以達成統(tǒng)一。[4]在不同的案件中，法官通過客觀證據(jù)加上主觀認定來進行判斷，這就導致了對于商標“一定影響力”的認定界限模糊。筆者認為，惡意搶注他人在先使用商標的行為就足以認定該商標具有一定影響力。因為若存在商標被惡意搶注情形，該行為就說明此商標具有一定影響力，否則他人并不會耗時耗力進行搶注。[5]

（二）原使用范圍的判斷

在阿迪達斯公司與晉江市麥克格雷迪公司確認不侵害商標權糾紛案中，[6]法院綜合評價了商標先用人對該商標的具體使用類別、地點和方式，來判斷商標先用人是否在原范圍內使用該商標。在信息時代中，商標商品又可劃分為線上和線下，線上商標先用權所涉及的范圍不應當延伸到線下市場，而線下市場的在先使用商標商品應當限于線下，若擴展到線上，無疑會擴大其原使用范圍。[7]筆者認為，之所以保護先用未注冊商標是因為該商標在一定范圍內通過使用，從而在相關公眾中形成了特定聯(lián)系，并且在特定范圍內形成了商譽。理應對應給與在先未注冊商標予以有限的保護，但為了保護商標權人的合法利益，不應允許在先未注冊人延伸原使用范圍。此處的原使用范圍應當做擴大解釋，應當包括以下幾個方面：其一，地理位置上的原使用范圍；其二，使用商標商品或服務所涉及的原使用范圍；其三，線上銷售渠道或平臺涉及的原使用范圍。

（三）商品和商標具有相同或者類似性

根據(jù)《商標法》第59條第3款規(guī)定，使用商標先用抗辯的前提之一就是雙方商標要相同或相似并且用于相同或類似商品上。在司法實踐中，由于商品的多樣化以及功能的復雜化，從而導致商標商品相同或類似的判斷相較于商標本身相同或類似的判斷更為復雜。在深圳市索愛智能電器有限公司與廣州市昂達信息科技有限公司商標糾紛案中，[8]法院結合商標商品分類號以及是否導致相關公眾混淆來判斷商品相同或類似性。當然，在司法實踐中，使用尼斯分類表對于商品分類的劃分來認定兩商標商品的相同或相似具有可行性，因為尼斯分類表是根據(jù)《商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協(xié)定》制定的商標類目分類表，其劃分具有一定的科學性。這一方面能夠防止商標權人的權利范圍過大，另一方面也體現(xiàn)出商標商品在市場流通，為了保護公共利益，避免相關公眾產(chǎn)生混淆或誤認是理所應當。

（四）在先使用商標的時間判斷

對于商標先用抗辯權形成要件中，在先使用商標時間節(jié)點的判斷，應當同時對比在先使用商標與注冊商標首次投入市場的使用時間，比較的起點要相同。在新興縣鮮仙樂公司與廣東佳寶公司侵害商標權糾紛案中，[9]法院也認為在先商標的使用必須既早于涉案商標申請注冊的時間又早于涉案商標被實際使用的時間。在先使用商標與注冊商標的時間判斷，不應當僅局限于對比商標權人注冊商標的申請日期，還應當擴大到商標權人首次使用商標的時間。這也是對于商標權人的保護，倘若商標權人在未注冊商標期間對商標進行使用，這個使用的過程本身就是具有正當性的，如果對這個階段的商標不加以保護，必然會有失公平。

（五）在先使用商標行為的持續(xù)性

企業(yè)在經(jīng)營活動中對于商標的持續(xù)使用是該商標具有價值的基礎，同時也是商標與企業(yè)和相關公眾形成特定聯(lián)系的重要原因。[10]商標之所以有價值是因為企業(yè)將其投入市場，通過后期的廣告、媒體等方式的宣傳，然后該商標在企業(yè)的使用中標志著該企業(yè)商品或者服務的質量、信譽等，并與相關公眾之間形成特定的關聯(lián)。在余曉華與商評委、成都同德福合川桃片公司商標爭議案中，[11]法院認為雖然余曉華在半世紀前使用核桃商品，并在市場中產(chǎn)生了一定的商譽，形成了較高的知名度，但其后的半世紀時間里停止使用“同德?！鄙虡I(yè)標識，因而導致該商業(yè)標識的使用不具有持續(xù)性，從而導致該商業(yè)標識不具有一定影響力。由此可知，在司法實踐中，對于在先商標持續(xù)性的要求并未給予細化，而是綜合在先商標的影響力、商譽以及是否構成相關公眾混淆來綜合進行判斷。

三、商標先用權的法律限制

（一）使用地域的限制

在先商標使用地域的限制體現(xiàn)了一國知識產(chǎn)權收益最大化的考量和公平競爭秩序的維護。[12]商標先用人在某一區(qū)域內具有一定影響力，但在其他的區(qū)域由于并沒有將產(chǎn)品或者服務投入該區(qū)域的市場，所以在其他區(qū)域并不具有影響力，同時若商標先用人是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行銷售，則在劃分使用地域時，應當限制于已經(jīng)涉及的銷售平臺種類。

為了實現(xiàn)商標共存，同時保護商標權人以及商標先用人的權益，避免相關公眾混淆，理應對在先使用商標進一步限定在原使用地域范圍內享有商標先用抗辯權。若商標先用人可脫離原使用地域范圍，這不僅會侵害商標權人對于該商標在國內的獨占權，并可能“架空”商標注冊保護制度，而且還容易導致相關公眾就該商標商品產(chǎn)生混淆誤認。因此商標先用人對其商標的使用理應受到使用地域的限制。

（二）使用類別的限制

根據(jù)我國商標法的規(guī)定，個人、法人或者其他機構可以通過繳納一定的費用向商標局提起商標注冊申請，當商標通過申請后，該申請人就享有了該商標的商標權人，該商標就可以受到商標法的保護。[13]商標權人通過花費了大量財力、人力和物力去注冊商標并且等待超過一年的時間才可以拿到商標證書，然而商標先用人并沒有走花費相應的財力、人力和時間去相應的程序。如果商標先用人可以在商標權人注冊的其他類別進行擴展使用，那么無疑是對于商標權人商標權的挑戰(zhàn)，并且縮小了商標權人的商標權，不利于市場競爭和國家知識產(chǎn)權的推廣。[14]

商標先用人如果將其商標擴展使用到商標權人注冊使用的其他類別。那么該商標先用人的商標至少在以下兩個方面不符合商標法第59條第3款的規(guī)定：1、擴展使用到其他類別的商標在該類別領域屬于全新的商標，因此不具備相當影響力條件；2、在先使用商標擴展到商標權人注冊的類別，那么在該領域該商標就不屬于在先使用，因為在該領域商標權人的商標已經(jīng)有所使用了。但若商標先用人欲擴展的類別與商標權人注冊的類別并不相同或類似，那么筆者認為商標先用人的商標在該范圍是可以擴展的。第一，注冊商標并不屬于馳名商標，不能夠進行跨類保護，因此商標權人無權禁止他人擴展使用該商標到不同類別；第二，就相關公眾而言，由于在先使用商標拓展到不同類別，因此面對的相關公眾與原使用范圍的相關公眾群體并不相同，就新類別產(chǎn)品的相關公眾并不會因兩商標的相同或類似而產(chǎn)生混淆或誤認。因此商標先用人可以擴展使用該商標到不相同或相似類別的產(chǎn)品中。

（三）在先使用商標附加區(qū)別性標記

商標權人有權要求在先使用并具有一定影響的商標附加區(qū)別標志，主要在于區(qū)別兩者商標，避免相關公眾對兩者商標產(chǎn)生混淆或者誤認。如果商標權人不能要求商標先用人對其商標附加區(qū)別標識，兩者商標在市場中共存，那么由于兩者商標相同或類似，可能就會導致商標權人商標淡化。然而添加區(qū)別標識對于商標權人來說是有限的救濟方法，目的是為了區(qū)別雙方商標，達到共存。[15]商標在市場中的價值體現(xiàn)就在于區(qū)別商品或者服務的來源，如果兩個相同或者類似的商標在市場中共存，并且在相同的產(chǎn)品或者服務上，那么相關公眾在該類產(chǎn)品或者服務中進行消費時，就可能對其產(chǎn)品或者服務的來源產(chǎn)生混淆，并不能有效的識別出該商標商品或者服務的來源。這便會導致公眾為了避免消費錯誤而選擇此類產(chǎn)品或者服務的替代品，由此對于商標權人來說是十分不利的。

四、建議

第一，規(guī)范在先使用商標“一定影響”認定的最低標準。雖然我國《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第18條對于商標“一定影響”的認定有所規(guī)定，但在具體的司法實踐中，法院對于個案的商標“一定影響”的認定標準存在差異。為了避免同案不同判以及法官的自由裁量權過大，應當規(guī)制在先使用商標“一定”影響認定的最低標準。

第二，嚴格限制商標先用權的適用。我國商標法第32條是商標注冊時對在先具有一定影響力的商標予以保護，而商標法第59條第3款則是法律賦予商標先用人對抗商標權人的抗辯權，并且為了進一步保護他人在先使用并具有一定影響力的商標，第68條還規(guī)定了惡意申請和惡意訴訟的處罰。由此可知，商標法對于符合法律規(guī)定的商標先用的人商標保護貫穿于商標注冊時、商標注冊后以及商標訴訟時，既然諸多環(huán)節(jié)中商標先用人均可主張權利，那么不應當將第59條第3款商標先用權標準放低，否則可能導致商標先用人權利濫用。

第三，注重區(qū)別標識，避免相同或類似商標商品共存。在司法實踐中，雖然商標先用人以在先使用并具有一定影響的商標進行抗辯，而得到法院的支持，但在后續(xù)的添加區(qū)別標識中，為了避免相同或類似商標商品共存，而導致相關公眾混淆或誤認，商標先用人應當及時添加區(qū)別標識。商標權人為了維護自身的合法權益，也應當積極配合和督促商標先用人及時添加區(qū)別標識。

參考文獻：

[1]參見北京市高級人民法院（2021）京行終2299號二審行政判決書.

[2]參見安徽省高級人民法院（2020）皖民終889號二審民事判決書.

[3]參見山東省高級人民法院(2020)魯民終2361號二審民事判決書.

[4]董冬.商標侵權抗辯的先用權規(guī)則[J].中華商標.2016,(10).

[5]王蓮峰.商標先用權規(guī)則的法律適用——兼評新《商標法》第 59 條第 3 款[J].法治研究.2014,(3) .

[6]參見江蘇省高級人民法院（2019）蘇民終470號二審民事判決書.

[7]羅莉.信息時代的商標共存規(guī)則[J].現(xiàn)代法學,2019,41(04):77-89.

[8]參見中華人民共和國最高人民法院（2020）最高法行申11218號再審行政裁定書.

[9]參見廣東省高級人民法院(2019)粵民終1861號二審民事判決書.

[10]曹新明.商標搶注之正當性研究[J].法制研究.2011,(9).

[11]參見中華人民共和國最高人民法院（2013）知行字第80號再審行政裁定書.

[12]黃匯.商標使用地域性原理的理解立場及適用邏輯[J].中國法學,2019(05):80-96.

[13]曹新明.商標先用權研究———兼論我國《商標法》第三修正案[J].法治研究.2014,(9) : 16-24.

[14]John Papavasiliou FN，Using the Federal Trademark Registr ation Process to Create a Broader yet Fairer Solution to D omain Name Conflicts，http：// heinonline.org.

[15]WRCORNISH.Intellectual Property（3rd ed）［M］.London: Sweet＆Maxwell，1996: 630

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：劉川 重慶理工大學重慶知識產(chǎn)權學院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標先用權的法律適用（點擊標題查看原文）

青年有為！尋找2021年“40位40歲以下企業(yè)知識產(chǎn)權精英”活動正式啟動

報名！2021年「廣東省知識產(chǎn)權代理人才培訓班」來啦！

報名！8天過實務-專代實務考試面授集訓營【華南站】正式招生

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產(chǎn)權媒體，致力于連接全球知識產(chǎn)權與科技創(chuàng)新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區(qū)的高科技公司及成長型科技企業(yè)的管理者及科技研發(fā)或知識產(chǎn)權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發(fā)或服務機構的全球近100萬用戶（國內70余萬+海外近30萬），2019年全年全網(wǎng)頁面瀏覽量已經(jīng)突破過億次傳播。

（英文官網(wǎng)：iprdaily.com  中文官網(wǎng)：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉載此文章須經(jīng)權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://globalwellnesspartner.com/