怎樣開展專利FTO工作？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭聰 天津知川知識產(chǎn)權代理事務所（特殊普通合伙）

原標題：怎樣開展專利FTO工作？

本文分為5個小部分，從黃金圈理論“Why-how-what”三個層次來講述FTO的系統(tǒng)工作。重點講解我們?yōu)槭裁匆鯢TO，怎樣做FTO，以及FTO工作的最終成果是什么樣的。通過本文的分享，能夠讓大家對FTO工作有更加系統(tǒng)和深刻的認識。

一、什么是FTO

1、FTO的概念

FTO這個概念來自美國，全稱是Freedom to Operate，就是自由實施。而在中國，隨著跨國投資人購買中國企業(yè)的技術或股權，也就逐漸將FTO盡職調查帶到了國內。那我們接觸到最多的FTO需求就是有出口業(yè)務的，或者要給外企大品牌商供貨的中國企業(yè)。

那什么叫自由實施呢？是指在不侵犯他人專利權的情況下，企業(yè)對技術自由地進行使用和開發(fā)，并將利用該技術生產(chǎn)的產(chǎn)品或服務投入市場。這里的FTO專指專利方面的FTO，或者大家更熟悉的詞是專利侵權檢索或分析。

2、FTO報告

FTO工作的表現(xiàn)形式一般是一份FTO報告，該報告是不侵權調查報告/法律意見的一種，是指對企業(yè)實施的技術是否侵犯他人的專利權進行盡職調查和發(fā)表法律意見，并作出是否侵犯他人專利權的分析報告。

隨著越來越多的企業(yè)走出去，大家的知識產(chǎn)權保護意識越來越強，F(xiàn)TO的價值也就越來越明顯。當然FTO報告的作用從形式上看就是評估專利侵權風險，但是其商業(yè)價值在不同的場景里有不同體現(xiàn)。

如：

（1）從市場經(jīng)營角度，F(xiàn)TO報告可以為企業(yè)是否進入目標市場提供決策依據(jù)。

（2）在目標國家或地區(qū)發(fā)生專利侵權行為，F(xiàn)TO報告可以用于證明被訴侵權人非主觀故意，避免被法院認定為故意侵權，從而免于承擔懲罰性賠償責任。

（3）在通過風險投資增資、并購出讓股權時，或在通過首次公開募股(IPO)上市時，F(xiàn)TO報告還能起到提升企業(yè)股價，還能促進上市進程的順利開展。

可見，F(xiàn)TO的價值貫穿企業(yè)的研發(fā)，市場，戰(zhàn)略等各方面。

這里要重點解釋一個常見誤區(qū)：很多企業(yè)認為自己有專利就不用考慮專利侵權風險，或者認為要上市的產(chǎn)品只要做了專利申請或者拿到專利證書就能馬上上市銷售了。

簡單打個比方，企業(yè)的產(chǎn)品有自有專利權，只代表企業(yè)有了自己的防身武器，但是不代表他人（如競爭對手）不會有更鋒利的武器來發(fā)起進攻。如何避免或防御他人的進攻，F(xiàn)TO就是要解決這個問題。所以說，F(xiàn)TO相當于是企業(yè)在市場上行走的防護盾，他人打來了，企業(yè)可以拿FTO報告向法院或者IPO審核機構展示說我們并不侵權，很有可能企業(yè)就能免于受到該攻擊的影響。

二、什么時候需要開展FTO

從理論上說，任何擬上市的產(chǎn)品都應該進行FTO分析。

下文列出了各種可能需要開展FTO工作的場景。

對于場景A，是開展FTO最多的情形，因為在企業(yè)走出去的時候，是直面市場競爭最徹底的時候，沒有FTO這個防護盾會死得很慘。比如其國外參展，一些知識產(chǎn)權管控非常嚴格的國家，會當場在展會扣押展品，導致企業(yè)直接從展會進入到法庭。一些電商平臺，如果沒有事先做好FTO，很可能因為專利侵權問題，產(chǎn)品在瞬間被下架（比如亞馬遜的平衡車事件）。

對于場景B，是企業(yè)的一些重要經(jīng)營環(huán)節(jié)，雖然不是直接的產(chǎn)品上市，但是這些行為都表明企業(yè)即將實施某些特定的技術，比如企業(yè)獲得專利許可或交易，那代表他要用這項技術了，要使用就代表要進行商業(yè)盈利行為了，就會有專利侵權風險。技術或人才引進，也代表著要引進一項會進行市場經(jīng)營的技術或產(chǎn)品。這些本質上都是產(chǎn)品擬上市的行為。

對于場景C，項目立項、研發(fā)、制造過程中如果都開展FTO工作，那FTO工作有些太頻繁了，如果都要委托外部的專業(yè)機構來做，成本會非常大。因此，通常情況下，場景A、B，企業(yè)會委托外部專業(yè)的機構來做FTO工作，對于場景C的項目立項、研發(fā)、制造過程中的FTO，一般由企業(yè)的內部IPR來開展，這些工作更傾向于專利侵權預警的工作。

三、怎樣開展FTO工作呢

前面兩個小節(jié)講的是why的層面，那how 的層面呢？即怎樣開展FTO工作呢？

FTO工作開展的4個前提。

1、需要扎實的專業(yè)功底。不是會專利法，會撰寫專利，會檢索專利就能做FTO的。會做中國FTO，不代表會做美國FTO，會做美國FTO，不代表會做歐洲FTO。所以我認為能夠具備全面的FTO專業(yè)功底的個人幾乎沒有，需要團隊的集合，也需要個人不斷的積累和更新專業(yè)知識。專業(yè)功底除了熟悉法條，有嫻熟的檢索技能，最重要的還是需要精讀大量經(jīng)典專利侵權案例，“法條+案例“才是真實的法律世界的呈現(xiàn)。

2、需要靠譜的工具。免費的專利數(shù)據(jù)庫和高收費的商業(yè)數(shù)據(jù)庫檢索出來的信息量肯定不一樣。比如我們做伊朗的FTO，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的專利數(shù)據(jù)庫里一個伊朗專利都沒有。那我肯定就得換數(shù)據(jù)庫了。

3、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。知道怎么做和做過是完全不一樣的。實戰(zhàn)經(jīng)驗中除了專業(yè)方面的，如檢索的全面性和準確性，侵權比對的合法性、合理性，還有對整個FTO的實際把控能力。

4、其他方面的工作前提，比如項目管理能力，團隊協(xié)作能力。FTO工作的開展絕不對專利服務人員單方面完成的，需要不斷的與企業(yè)技術人員，市場人員，管理人員進行溝通，確定各種工作細節(jié)。

在下一部分FTO具體的實施步驟介紹中，F(xiàn)TO工作開展的一些具體難點，能讓大家更深刻的感受到FTO工作要具備的這些前提有多重要。

四、FTO工作的9個實施步驟

1、工作范圍的確定

（1）對技術的定位。一個有形的產(chǎn)品再小，也五臟俱全，如結構，材料，零部件，外觀，是都要考慮進行分別檢索，還是選擇其中一個方面就行呢？這個不是專利工作人員說得算，也不是企業(yè)說得算，需要雙方進行溝通來敲定。

比如這個產(chǎn)品的材料非常關鍵，但是企業(yè)都是外購，那只需要對供應商的專利進行管控，由供應商提供FTO報告，或者在采購合同里把材料的風險責任明確即可，而不用企業(yè)自己來進行材料FTO的工作。如果結構是企業(yè)自己設計研發(fā)的，那也需要進一步明確是整體結構還是局部結構，這樣檢索才會更有針對性。

（2）地域范圍的界定。企業(yè)的目標市場在哪，就針對哪個地域的專利。

（3）時間范圍的界定。不能偷工減料，如僅選擇最近10年的專利進行檢索。但也不用太長，因為發(fā)明專利最長才20年。但有些國家會有不同，有些領域的專利也有不同的保護期，比如中國新專利法剛規(guī)定的專利補償期的條款。

（4）法律狀態(tài)的界定，雖然FTO就是針對有權專利的風險，但是還在審查中的專利也是有被授權的可能。所以法律狀態(tài)不能僅定位在當時授權專利，審查中的，包括PCT國際階段未屆滿的都應該囊括在內。法律狀態(tài)看似一個簡單的問題，但是因為每個國家的專利申請制度不同，法律狀態(tài)的界定標準就不一樣。所以很多國外的專利不能簡單的認為他是無權或者有權。有的需要在官方網(wǎng)站上去一一核實，有的需要查閱這個專利所有審查過程。

FTO的工作委托通常都是企業(yè)產(chǎn)品即將上市的時候，時間一般非常緊迫，要在短時間內出具一份高質量的FTO報告，對工作量的把控非常重要。所以工作范圍的界定就是定海神針了。

2、深度理解目標產(chǎn)品/技術

對于目標產(chǎn)品/技術的理解，專利服務人員應該更甚技術人員，因為技術人員看到的就是這一款產(chǎn)品或技術，專利服務人員需要看到這款產(chǎn)品的上位產(chǎn)品和各種可能的替代品。這樣的檢索基礎才會牢靠。

比如我曾經(jīng)做的一個化工行業(yè)的FTO，技術是苯加氫，但是最后檢索出來的專利有的里面并不是用苯這個詞，而是單環(huán)芳烴。

所以在做FTO工作時，對于目標產(chǎn)品/技術需要進行拆解，細分，上位，同位等。

3、確定檢索要素

怎樣做FTO檢索不是本文分享的重點，專利檢索要素表的制定很多檢索老師也都講過。

這里要強調的是，F(xiàn)TO檢索是FTO工作中最關鍵的一環(huán)，沒有檢全檢準，那所有的工作就是無用的。而檢全和檢準本來就是魚與熊掌不可兼得。所以只能在理論范圍和經(jīng)驗基礎上盡可能的檢全篩準。

4、開展全面檢索

（1）FTO首先要檢全。前面雖然界定了一些范圍，但是在檢索時也不能上來直接把范圍卡死，很可能漏掉了一些關鍵專利。

比如限定具體一個目標國，但是該國家的語言用詞比較特殊，但是如果我們選擇的是全球，很可能是別的國家的專利里會有相關專利檢出，通過目標國的同族沒準就能鎖定這個相關專利。另外，檢索出的失效專利很可能能用于無效有風險專利的證據(jù)，或者作為現(xiàn)有技術抗辯的證據(jù)。

（2）還需要：多庫+多人+多語言。檢不出來怎么辦？檢索無止境，在有非常清晰明確的檢索邏輯的基礎上，如果都兼顧實施過，那就不用糾結。直接下結論就行了。

5、檢索結果的篩選

這里的一個難點就是很可能檢出來了但是篩選的時候成了漏網(wǎng)之魚。是沒有對技術有充分的理解，篩選專利時不能很好的匹配，也有可能是因為專利數(shù)據(jù)量非常大，因為篩選詞沒有選對，或者人為的疲勞導致漏篩。所以需要更智能的工具+團隊協(xié)作。

另外，4、5很可能是往復循環(huán)的過程，因為在篩選時很可能發(fā)現(xiàn)一些檢索時沒有考慮到的要素，這時候就需要復檢，復篩。

6、侵權比對

侵權比對的方法也是大家研究的一個熱點。全面覆蓋原則（字面侵權），等同侵權這是最基本的規(guī)則，絕對不能少，但是如何實際應用，不同段位的人員有不一樣了。

這也是在FTO工作前提里提到的第一條，要掌握法律法規(guī)，精通經(jīng)典司法案例。

一個侵權官司都有可能在一審二審再審中有不同的侵權認定結果，那怎么就能在一份FTO報告里得出肯定的侵權結論呢？

7、侵權風險評估

因此，風險評估一般不是絕對結論，而是相對的，有的人習慣用分級來表述風險，如一級風險，二級風險，有的人習慣用程度詞表述風險。如較大風險，較小風險。這些都是可以的。

8、FTO報告結論  有侵權風險 vs 無侵權風險

在2021年以前，我們對FTO報告結論并沒有特別關注，評估結論有侵權風險就直接寫上有，無就寫上無。但從2021年6月1日之后，F(xiàn)TO報告結論就沒有那么簡單了。需要慎重下筆了。因為如果結果是有侵權風險的，然后企業(yè)還是執(zhí)意要去上市。那這份FTO報告如果真的呈現(xiàn)在侵權訴訟的法庭上，難以想象是何等局面。當然到那時，企業(yè)肯定不會公開這份FTO報告。但是，我們也不能因為企業(yè)需要好的結果就違背法律規(guī)則而隨意改變FTO結論。因此，我個人建議，如果FTO的結論是有侵權風險，一定要開展第9項工作。

9、侵權規(guī)避/應對預案（可選的）

可從6個方面考慮。

（1）改進欲實施的技術方案，以免落入相關專利權的保護范圍

（2）等待相關專利權到期

（3）在合適的時機提起專利無效程序

（4）購買專利權、獲得許可證、交叉許可、建立專利聯(lián)盟/專利池

（5）暫緩上市計劃，等待重新上市時機

（6） 做好自己的專利布局

大部分時候考慮這6方面的時機已經(jīng)非常晚了。所以何時開展FTO，肯定是越早越好，而不是快要上市時再做。我們曾經(jīng)遇到一個企業(yè)在產(chǎn)品即將參展之前做FTO，后面結論是有一篇風險非常大的專利，但是當時企業(yè)在該產(chǎn)品上已經(jīng)投入9年了，沒有回頭路了。企業(yè)不想放棄這塊市場，而風險專利權人在市場上并沒有做起來，所以企業(yè)選擇了第6種應對預案，就是積累自己的專利權，待風險發(fā)生時有應對的武器。

五、FTO報告模板介紹

最后，關于FTO的第三個層面，what，是什么的問題。

定位：FTO報告是一種法律意見書，不是一個普通的檢索報告，不是把檢索對象，檢索結果一列就完事了。

這里列出了報告模板的第一層級和一些關鍵點。

（1） 目標產(chǎn)品/技術的調查

—— 要明確技術重點和范圍，不能只是一個技術主題名稱，要把涉及的技術細節(jié)，技術分支展現(xiàn)出來，這樣在后續(xù)使用時才能充分與涉案技術相對應。

（2） 所用的檢索方法和檢索過程說明

—— 要能證明檢索的充分性，全面性，專業(yè)性。這樣在后期如果要呈現(xiàn)給法院或者監(jiān)管機構，才能更有說服力。

（3） 展示檢索到的所有專利的重點信息

—— 專利核心著錄項、法律狀態(tài)、審查過程、所有相關法律事件

如果專利申請人和發(fā)明人與企業(yè)有關聯(lián)或淵源，根本不存在沖突的可能，那即使從技術層面有侵權風險也是可以化解的，如非常容易獲得授權許可。這樣就不用再考慮后續(xù)的侵權規(guī)避措施了。

法律狀態(tài)方面，如果即將到期，那也不用擔心風險了。當然在FTO報告做完后也需要隨時關注法律狀態(tài)的變化，很有可能一個風險非常大的專利突然有一天未交年費失效了，那就躺賺了。當然這種可能性會比較小。

（4）分析所適用的法律原理—— 與目標地區(qū)的當前法律法規(guī)相匹配

如果是目標國是國外某國家或地區(qū)，建議與當?shù)芈蓭熀献鱽黹_展FTO工作。

（5）對目標專利的保護范圍的界定 —— 權利要求的解讀

我國采取的權利要求保護范圍的界定標準為折中式，即在確定專利權的保護范圍時，應以權利要求為依據(jù)，同時結合說明書及附圖來確定權利要求的實質內容，而不僅僅是權利要求的表面文字記載。

另外，因為我國已經(jīng)不適用多余指定原則，對于權利要求的全部技術特征及等同特征都應納入權利要求保護范圍中。

（6）侵權比對 —— 至少要比對所有的獨立權利要求， 兼顧字面侵權和等同侵權

一個權要侵權，就要納入風險專利。獨權范圍最大，不侵獨權就不侵從權。侵獨權，也有可能侵從權。在可實施的情況下，最好能對所有權利要求進行比對，因為專利即使授權，后續(xù)在無效過程中也可能會有修改權利要求的情況。或者因為獨權判斷不侵權，而省略了從權的判定，但實際上判斷獨權不侵權時因為一些因素導致判斷有誤。

（7）免責聲明 —— 漏檢、時效性、侵權風險與實際指控

由于FTO是一個風險預判，風險也是瞬間變化的，而且FTO工作也不可能做到天衣無縫，再強大的團隊也不可能做出一份完美的報告，因此有必要在報告的最后加入一個免責聲明，明確FTO報告的狹隘之處。尤其是即使FTO報告的結果即使是沒有侵權風險，也無法避免競爭對手的實際指控。

（8）出具人說明 —— 資質，是專利代理人，還是律師，還是企業(yè)IPR

FTO報告作為一個法律文件，除了內容干貨體現(xiàn)出的專業(yè)性外，出具人的身份也是很重要的審視標準。比如美國法院一般只接受美國律師出具的FTO報告，如果是企業(yè)內部IPR出具的FTO報告，則有內部操作的嫌疑。而如果FTO報告由不具有訴訟經(jīng)驗的專利代理人出具，或者出具FTO報告的團隊里沒有侵權訴訟經(jīng)驗的成員，其可信度也會打折扣。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：鄭聰 天津知川知識產(chǎn)權代理事務所（特殊普通合伙）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：怎樣開展專利FTO工作？（點擊標題查看原文）

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