延展性注冊能否成為商標注冊的當然性理由？

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“本文基于6個案例，進行討論延展性注冊在實務中能否成為商標注冊的當然性理由。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

延展性注冊是商標在評審、訴訟階段經(jīng)常提到的一個詞，商標申請人在已有注冊商標且該商標具備了一定知名度的基礎(chǔ)之上，申請與在先基礎(chǔ)商標相同或者近似的商標，這種注冊行為被稱為“延展性注冊”。企業(yè)對商標進行延展性注冊通?；谌c需求，一是業(yè)務的橫向擴展，二是為了打擊近似商標而不斷提交新申請，三是防御性注冊。那么延展性注冊在實務中能否成為商標注冊的當然性理由呢？本文基于以下幾個案例進行討論：

一、珠海亞和生物科技有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局“亞禾”商標無效宣告行政糾紛案

珠海亞和生物科技有限公司于2015年11月17日申請了第18353212號商標（核定使用在第5類“獸醫(yī)用制劑、動物用洗滌劑、動物用膳食補充劑、動物用蛋白質(zhì)補充劑、動物用防寄生蟲頸圈、牲畜用洗滌劑、狗用洗滌劑、狗用洗滌液、狗用驅(qū)蟲劑、寵物尿布”商品上）。北京亞禾營養(yǎng)高新技術(shù)有限責任公司于2020年06月03日對其提出無效宣告請求，商標局裁定：該爭議商標在寵物尿布商品上予以維持，在其余商品上予以無效宣告。珠海亞和公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院起訴，訴稱“合理性的商標延展性跨類注冊在法律上及實踐中理應受到保護，并且其商標受法律保護的時間應當推及到當事人其他關(guān)聯(lián)商標的注冊申請時間”。對此，(2021)京73行初10454號行政判決中，北知法院明確指出“商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，其先后注冊的商標之間不當然具有延續(xù)關(guān)系，其在先注冊商標的商譽也不當然延續(xù)至其在后申請的商標。因此，原告的相關(guān)主張缺乏依據(jù)，本院不予支持。”

另外，該案第三人北京亞禾營養(yǎng)高新技術(shù)有限責任公司的“亞禾”字號在北京市高級人民法院（2020）京行終3592號行政判決中，被認定在2012年2012年11月15日之前經(jīng)過使用在動物飼料添加劑商品領(lǐng)域上已具有一定影響力。該案爭議商標侵犯了第三人的在先商號權(quán)，所以即使珠海亞和生物科技有限公司的“亞禾”早前被核準注冊，新申請的商標也不具備可使用性。

由此可以看出：在先基礎(chǔ)商標在經(jīng)過長期的使用和宣傳后獲得的商譽，不能當然的延伸至在后申請商標，先后注冊的商標之間的延續(xù)關(guān)系以新申請符合申請時的法律規(guī)定為前提。

二、臺灣山二股份有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局“YAMANI”商標駁回復審行政糾紛案

臺灣山二公司于2017年11月13日申請了第27428927號商標（指定使用在第35類“廣告、商業(yè)櫥窗布置、價格比較服務等”服務上），被商標局駁回，經(jīng)駁回復審仍被駁回，臺灣山二公司不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。北知法院判決駁回起訴，臺灣山二公司不服一審判決，向北京市高級人民法院上訴，并表示“訴爭商標僅為其對‘YAMANI’商標及商號的延展性注冊，無任何主觀惡意，并非對引證商標的復制、摹仿和翻譯”。（2020）京行終113號判決中法院認為，“原告提交的證據(jù)不足以證明在先注冊基礎(chǔ)商標的商業(yè)使用具有較高知名度，其商業(yè)信譽可以沿及本案訴爭商標，不會造成相關(guān)公眾對訴爭商標指定使用商品與引證商標核定使用商品來源混淆誤認?！?/p>

不難看出，延展性注冊的前提是：基礎(chǔ)商標經(jīng)過使用獲得了一定知名度；在先商標的知名度可以延及新商標；新商標的使用不會導致相關(guān)公眾對其商品或者服務來源的混淆誤認。

三、福特汽車公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會圖形商標駁回復審行政糾紛案

福特汽車公司于2015年3月23日申請了第16541221號商標（指定使用在第12類“汽車、陸、空或水用機動運載工具”商品上），被商標局駁回。引證商標為東風悅達起亞汽車有限公司申請的第5809552號延展性注冊能否成為商標注冊的當然性理由？在先注冊商標（核定使用在第12類“小型機動車、汽車、電動車輛等”商品上），經(jīng)駁回復審后，福特公司的圖形商標仍被駁回，故向北知法院提起訴訟。福特公司訴稱“訴爭商標是原告在先商標的延續(xù)，具有可注冊性。引證商標與原告在先商標未構(gòu)成近似商標，根據(jù)審查一致性原則，訴爭商標應獲準注冊；原告查明有類似商標案例被核準注冊，也說明訴爭商標具有可注冊性”。在（2016）京73行初6285號判決中，法院認為“原告提交的中華人民共和國最高人民法院在先判例案情與本案不同，不能作為本案訴爭商標是否具有可注冊性的參考依據(jù)，并非訴爭商標獲準注冊的當然理由。原告的相關(guān)主張缺乏法律事實及依據(jù)，本院不予支持”以及“消費者在選擇不同商品時，對商標的注意程度存在差異，但原告并未提交充分證據(jù)證明消費者在選擇‘汽車’等商品時對商標的注意程度，足以區(qū)分訴爭商標與引證商標。故原告關(guān)于“消費者注意程度較高，不會將訴爭商標與引證商標混淆誤認”的主張，缺乏事實及法律依據(jù)，本院亦不予支持?！?/p>

值得一提的是，該案中福特公司提交的（2016）最高法行再7號行政判決中，訴爭商標與商標申請人蓋璞公司擁有的第7547927號“蓋璞內(nèi)衣”商標申請日只相隔一天，指定使用商品完全相同，差別僅在于其中一字的繁簡體不同，而第7547927號商標在駁回復審程序中被商評委予以核準注冊，卻在駁回復審中駁回了訴爭商標的申請。所以福特公司提交的在先判例的案情具有特殊性，與福特公司的圖形商標案不同。

經(jīng)查，福特公司于2016年對于引證商標申請了撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標，但至該案審理時，撤三仍在評審階段，對其圖形商標構(gòu)成阻礙，直至2018年2月撤銷復審結(jié)案，東風悅達起亞汽車有限公司的“RIO及圖”商標才被予以撤銷。

撤銷連續(xù)三年不使用并非法院中止申請的必要條件，所以在高度近似的在先商標權(quán)利終結(jié)前，商標申請人需要證明：相關(guān)公眾在選擇不同商品時的注意程度存在差異，從而不會對商品來源產(chǎn)生混淆。這對申請人的舉證要求過于嚴格，以至于很難在引證商標權(quán)利狀態(tài)穩(wěn)定之前爭取到新申請。由此我們可以得到一個結(jié)論：商標的延展性注冊要先排除障礙商標才能推進。

四、江西省國窖贛酒有限公司“贛酒網(wǎng)”系列商標駁回復審案

江西省國窖贛酒有限公司于2016年6月6日分別申請了第20219134號、第20219253號、第20219458號、第20219387號商標，均被商標局駁回，國窖贛酒公司向商評委申請復審，主要理由為：申請商標具有顯著性，申請商標是申請人公司的延展性商標注冊，其基礎(chǔ)商標“贛贛字牌”早在1983年就已獲準注冊，申請商標并未違反《商標法》第十條第二款的規(guī)定。申請商標具有顯著性和識別性，用于指定服務上能夠起到區(qū)分服務來源的作用，并未違反《商標法》第十一條第一款第（三）項的規(guī)定。同時，存在類似情形的商標獲準注冊的先例。

對此，商評委認為：申請商標為中文“贛酒網(wǎng)”，其中“贛”為江西省的簡稱，為省級以上行政區(qū)劃，申請商標整體亦未產(chǎn)生有別于該地名的其他含義，已構(gòu)成《商標法》第十條第二款所指之情形。且該文字使用在信息傳送等指定服務上，缺乏顯著性，相關(guān)公眾難以將其作為商標標識加以識別，難以起到區(qū)分商品來源的作用，構(gòu)成《商標法》第十一條第一款第（三）項所指之情形。申請人提交本案的證據(jù)并不足以證明，申請商標經(jīng)過使用已具有可注冊性，我委對此不予認可。商標評審案件遵循個案審查原則，申請人所述其他商標注冊情況及申請人其他商標注冊情況與本案事實情況不同，不能成為本案申請商標獲準注冊的當然理由。

由本案可以推斷出：在先商標及其知名度不是新商標獲準注冊的當然依據(jù)，在后申請的商標獲得支持的一個重要前提是該商標本身具有顯著性，未違反商標法規(guī)定的絕對條款。

五、香港金捷（國際）集團有限公司等與國家知識產(chǎn)權(quán)局“卡汶凱瑟氣味博物館”商標糾紛案

香港金捷(國際)集團有限公司申請了6件“卡汶凱瑟氣味博物館”商標，其中第12520060號、第12520085號被予以無效宣告，其余4件被駁回。金捷公司不服裁定，提起訴訟。北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初9396號行政判決中法院指出，“考慮到在案證據(jù)可以證明奕天世代公司使用‘氣味圖書館’標志較早且具有一定知名度，爭議商標若使用在其前述核定服務上，與引證商標并存于市場，易導致相關(guān)公眾對服務來源產(chǎn)生混淆、誤認，已構(gòu)成使用在同一種或者類似商品或服務上的近似商標。被訴裁定對引證商標的表述有誤，但結(jié)論正確，法院予以確認?！苯鸾莨静环?，提起上訴，北京市高級人民法院(2022)京行終3177號判決中指出：“一般而言，商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，先后注冊的商標之間不當然具有延續(xù)關(guān)系，而湖南金捷公司提交的證據(jù)亦不足以證明其在先注冊的第12520060號‘卡汶凱瑟氣味博物館’商標的知名度已經(jīng)延及訴爭商標，進而不存在導致混淆誤認的可能。湖南金捷公司的相關(guān)上訴理由不能成立，本院亦不予支持?！?/p>

本案當事人名下有上百件商標，其中不乏與他人有一定知名度的商標相同或高度相近的，在實際使用過程中突出“[氣味]博物館”，有攀附他人商譽之嫌疑，不具備注冊商標應有的正當性，所以個人認為，惡意搶注的商標不適用延展性注冊。

六、臺灣中油股份有限公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局圖形商標駁回復審行政糾紛案

臺灣中油股份有限公司于2019年6月6日申請了第38723522號商標（指定使用在第4類“ 切削液、發(fā)動機油、導熱油、工業(yè)用油等”商品上）被駁回，駁回復審仍未獲得支持，故提起訴訟。原審法院在（2021）京73行初5539號行政判決中認為，商標授權(quán)審查因個案事實情況不同可能結(jié)論各異，其他商標并存的情況并非本案申請商標獲準注冊的當然依據(jù)。二審法院在（2021）京行終8677號判決中明確“在已注冊商標基礎(chǔ)上的保護性延伸注冊新商標不應當破壞已經(jīng)形成的商標注冊秩序，特別是不應當和他人已經(jīng)在先申請注冊的商標構(gòu)成使用在相同或類似商品上的相同或近似商標。臺灣中油公司的相關(guān)上訴理由不能成立，本院不予支持?！?/p>

經(jīng)查，臺灣中油股份有限公司曾對與該案中訴爭商標相同的第11468407號圖形商標申請無效宣告，但其后提交的新申請出現(xiàn)了新的引證商標，個人認為：企業(yè)在經(jīng)營過程中要高度關(guān)注他人申請的與自身品牌基礎(chǔ)商標相同或近似的商標情況，一次兩次的成功維權(quán)過后不能高枕無憂，商標的保護是一項漫長的工程，輕慢對待就可能導致障礙商標不斷出現(xiàn)，阻擋品牌的延伸發(fā)展。唯有定期監(jiān)測、及時清理障礙商標，才能確保后續(xù)商標不因他人近似商標而駁回。

2014年《北京市高級人民法院關(guān)于商標授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》第8條規(guī)定：商標注冊人的基礎(chǔ)注冊商標經(jīng)過使用獲得一定知名度，從而導致相關(guān)公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎(chǔ)注冊商標聯(lián)系在一起，并認為使用兩商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯(lián)系的，基礎(chǔ)注冊商標的商業(yè)信譽可以在在后申請注冊的商標上延續(xù)。

2019年《北京市高級人民法院商標授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》關(guān)于商標法第三十條、第三十一條的適用15.1中指出：訴爭商標申請人的在先商標注冊后、訴爭商標申請前，他人在相同或者類似商品上注冊與訴爭商標相同或者近似的商標并持續(xù)使用且產(chǎn)生一定知名度，訴爭商標申請人不能證明該在先商標已經(jīng)使用或者經(jīng)使用產(chǎn)生知名度、相關(guān)公眾不易發(fā)生混淆的情況下，訴爭商標申請人據(jù)此主張該商標應予核準注冊的，可以不予支持。

(2015)京知行初字第4674號行政糾紛一案判決書中也提到，商標能否獲準注冊還與商品或服務的內(nèi)容、商標的使用狀況、引證商標的情況等一系列因素相關(guān)。

綜上所述，前后注冊的商標之間不必然具有延續(xù)關(guān)系，訴爭商標在一般情形下不因在先商標的核準注冊而當然應予注冊，該商標是否與其他在先申請商標構(gòu)成類似商品上的近似商標，在先商標的知名度是否已經(jīng)延伸至新申請商標，使新申請商標能夠與其他近似商標相區(qū)分等都被納入了考量范圍。若在先基礎(chǔ)商標經(jīng)過使用能夠使商標標識和商品的提供者一一對應，從而使消費者將其與在相同或類似商品上在后申請的商標聯(lián)系起來，并認為先后商標的商品或者服務來源于同一商標擁有者或有特定聯(lián)系，同時不會與他人在先申請/注冊商標產(chǎn)生誤認，就有較大可能被認為在先基礎(chǔ)商標的商譽能夠延展至新商標，從而順利注冊。

本文啟示品牌在運營過程中，要注重強化名下各關(guān)聯(lián)商標之間的聯(lián)系，使相關(guān)公眾對商品來源的特定聯(lián)系產(chǎn)生穩(wěn)定的認知，也要注意不要侵犯他人的在先商標領(lǐng)域，在有余力的情況下及時、定期的做近似商標監(jiān)測，主動清除商標注冊障礙，以避免因他人在先近似商標而被駁回。

參考資料：

(2015)京知行初字第4674號行政糾紛判決書

(2021)京73行初10454號行政判決書

(2020)京行終113號行政判決書

(2016)京73行初6285號行政判決書

(2016)最高法行再7號行政判決書

商評字[2018]第0000052553號駁回復審決定書

(2019)京73行初9396號行政判決書

(2022)京行終3177號行政判決書