商標(biāo)在先使用中的“原使用范圍”應(yīng)如何理解？

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“在先使用權(quán)是法定不侵權(quán)抗辯事由，對于《商標(biāo)法》第五十九條第三款中‘原使用范圍’的運用，應(yīng)基于在先使用人的持續(xù)經(jīng)營所獲得的商譽，使商標(biāo)標(biāo)識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，在此基礎(chǔ)上，綜合在先使用人作商標(biāo)性使用的商品銷量、銷售額、銷售方式、銷售地域、消費對象等各方面因素來考量?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”。由于在先使用是對商標(biāo)權(quán)利人獨占權(quán)的排斥，可以作為商標(biāo)侵權(quán)的法定抗辯理由，雖然上述條款對商標(biāo)在先使用的抗辯做出了規(guī)定，但對“原使用范圍”并沒有細化概念，因此在實務(wù)實踐中存在明顯差異化。想要厘清這個概念，我們先來看幾個案例。

一、“玉浮梁”商標(biāo)案

案情簡介：2008年6月10日，西安衛(wèi)爾康安市場營銷服務(wù)有限公司在第33酒類商品上申請注冊第6774197 號“玉浮梁”文字商標(biāo)，于2010年4月14日獲準(zhǔn)注冊，而后又在2011年7月4日和2013年11月26日分別提交了3件 “玉浮梁”商標(biāo)，均被核準(zhǔn)。

西安飲食股份有限公司下屬單位西安飯莊自2001年起，使用“玉浮粱”作為稠酒名稱進行宣傳銷售；衛(wèi)爾康安公司在2013年發(fā)現(xiàn)西安飯莊銷售“玉浮梁”稠酒，委托律師事務(wù)所向西安飲食公司與西安飯莊發(fā)函要求停止侵權(quán)，西安飲食公司于2013年9月20日復(fù)函表示已經(jīng)成立小組進行調(diào)查；隨后衛(wèi)爾康安公司名下的第6774197 號“玉浮梁”商標(biāo)被申請撤銷；2013年7月，西安飲食投資成立了西安大業(yè)食品有限公司，繼續(xù)開展原本的稠酒生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)；2014年6月，西安飲食向國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊“玉浮梁”商標(biāo)，但該申請被商標(biāo)局駁回。此后，印有“西安飯莊”及“玉浮粱”的稠酒依然在售，而權(quán)利人衛(wèi)爾康安公司被“玉浮梁”撤三案絆住手腳，直至2015年6月才獲得撤銷復(fù)審的勝利；2016年6月，衛(wèi)爾康安公司將西安飲食和大業(yè)公司訴至法院，而后三年多先后經(jīng)歷了一審敗訴、二審勝訴、再審維持二審判決。

一審法院認(rèn)為：在大業(yè)公司成立后，涉案侵權(quán)產(chǎn)品由大業(yè)公司統(tǒng)一生產(chǎn)，西安飲食公司作為獨立法人主體所進行的主要是通過其下屬餐飲單位進行產(chǎn)品銷售，同樣未超越原有使用范圍……大業(yè)公司對“玉浮梁”稠酒的生產(chǎn)行為是對其前身聯(lián)合食品公司生產(chǎn)行為的承繼，不應(yīng)視為是對“在原有范圍內(nèi)”的突破。因此二者均適用“使用在先”的免責(zé)抗辯，據(jù)此駁回了原告衛(wèi)爾康安公司的訴求。

二審法院認(rèn)為：大業(yè)公司成立于2013年，遠晚于注冊商標(biāo)申請日，該公司并不當(dāng)然享有相應(yīng)的在先使用的權(quán)利。本案中大業(yè)公司的生產(chǎn)銷售來自于西安飯莊的授權(quán)，其于2013年7月取得西安飯莊的授權(quán)生產(chǎn)、銷售稠酒產(chǎn)品，該授權(quán)行為也晚于申請日。同時，如果在先使用抗辯成立，在先使用人的繼續(xù)使用行為是對注冊商標(biāo)專用權(quán)的限縮，意味著對商標(biāo)排他性的限制，因此允許在先使用人在原有范圍內(nèi)使用該標(biāo)識應(yīng)當(dāng)是出于善意。但在2013年9月的回函中，西安飲食公司認(rèn)為該公司或其下屬單位西安飯莊并未生產(chǎn)或銷售“玉浮梁”稠酒，該回函對客觀事實的隱瞞，難以認(rèn)定是一種善意的行為。而被上訴人在網(wǎng)上進行銷售的行為，亦超出了在先使用的原有范圍。因為互聯(lián)網(wǎng)具有即時、無界的特點，任何在網(wǎng)上銷售中使用商標(biāo)的行為，即時就可以被全國甚至全世界知曉，這樣會對商標(biāo)權(quán)人的排他權(quán)的范圍造成沖擊，進而影響商標(biāo)權(quán)注冊制度……

二審結(jié)果：撤銷原審判決，要求西安飲食和大業(yè)公司立即停止侵權(quán)，并賠償衛(wèi)爾康安公司經(jīng)濟損失20萬元及合理支出105940.9元。

再審法院認(rèn)為：西安飲食公司、大業(yè)公司主張在先使用的證據(jù)，除少量海報宣傳及自制的耗用匯總表外，主要是玉浮梁稠酒酒盒、包裝的定制證據(jù)及玉浮梁酒2001年獲獎證明。二審法院多次要求西安飲食公司、大業(yè)公司提供玉浮梁酒的銷售數(shù)量和銷售方式的證據(jù)，西安飲食公司、大業(yè)公司均未提供。在此情況下，依據(jù)酒盒定制的數(shù)量，部分宣傳證據(jù)等，無法確定玉浮梁稠酒的實際生產(chǎn)銷售狀況和使用范圍，難以證明“玉浮梁”商標(biāo)持續(xù)使用時間，亦無法認(rèn)定“玉浮梁”商標(biāo)商譽所及范圍。西安飲食公司、大業(yè)公司以西安飯莊具有較高知名度為由，主張其在先使用“玉浮梁”商標(biāo)的商譽及于全國范圍，事實依據(jù)不足。此外，大業(yè)公司成立于涉案商標(biāo)申請日之后，西安飲食公司、大業(yè)公司雖然主張大業(yè)公司承繼了原聯(lián)合食品公司的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，但對該項主張并未提交證據(jù)予以證明，西安飲食公司授權(quán)大業(yè)公司生產(chǎn)玉浮梁稠酒超出了原有的使用范圍。西安飲食公司、大業(yè)公司提交的相關(guān)使用證據(jù)不涉及網(wǎng)絡(luò)銷售，在涉案商標(biāo)申請日后西安飲食公司、大業(yè)公司在網(wǎng)上銷售玉浮梁稠酒，亦屬于擴大了原有銷售范圍……故駁回西安飲食股份有限公司、西安大業(yè)食品有限公司的再審申請。

至此，歷盡風(fēng)波的“玉浮梁”商標(biāo)案終于塵埃落定，衛(wèi)爾康安公司最早申請的“玉浮梁”商標(biāo)也已走過第一個十年，成功辦理了續(xù)展。

注：“玉浮梁”出自宋代《清異錄》“舊聞李太白好飲玉浮梁”。

二、“Vacake”訴“21cake”侵權(quán)案

（被告“21cake”廿一客網(wǎng)紅蛋糕店官網(wǎng)主頁）

案件經(jīng)過：2011年，于某在西安市開設(shè)“維也納西餅店”；2012年6月15日提交了第30類商品上的 “Viennacake及蛋糕”商標(biāo)申請，被商標(biāo)局駁回；2013年9月16日，又申請了“Vacake及蛋糕”商標(biāo)，于2015年6月7日被核準(zhǔn)?；谠撋虡?biāo)的專用權(quán)，于某對廿一客11個公司提起訴訟，要求其賠償經(jīng)濟損失10萬元等。

（圖為原告于某申請的 “Viennacake及蛋糕”、“Vacake及蛋糕”商標(biāo)）

一審法院認(rèn)為，“21cake”品牌于2005年創(chuàng)立，結(jié)合其使用區(qū)域、經(jīng)營業(yè)績、廣告宣傳、所獲榮譽等事實，可以認(rèn)定在于某注冊“Vacake及蛋糕”商標(biāo)前，被訴商標(biāo)早已由廿一客在先使用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定影響。另外，于某作為廿一客的同行業(yè)經(jīng)營者，存在接觸被訴商標(biāo)的可能，其應(yīng)當(dāng)知道被訴商標(biāo)的存在，原告商標(biāo)與被訴商標(biāo)中的蛋糕圖形完全相同，雙方分別獨立設(shè)計的可能性較低，綜合于某抄襲廿一客宣傳文案等行為，判斷于某存在利用被訴商標(biāo)商譽的惡意，其行為構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶先注冊商標(biāo)。因此駁回了于某的訴訟請求。

二審法院認(rèn)為，對原有范圍的界定，商標(biāo)法強調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模。因此，判斷被訴商標(biāo)的使用是否仍在原有范圍內(nèi)應(yīng)結(jié)合個案的實際情況，從使用方式、使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營模式的特點等方面進行考量。從使用方式來看，各被上訴人始終在蛋糕等商品、相應(yīng)經(jīng)營物料及宣傳中使用被訴商標(biāo)，使用過程中沒有改變原商標(biāo)的圖形或圖文組合樣式，即其商標(biāo)圖樣及使用類別均在原有范圍內(nèi)。從使用主體之間的關(guān)系和經(jīng)營模式的特點來看，本案涉及各被上訴人的使用行為，其中被上訴人北京廿一客公司、上海廿一客公司成立和使用被訴商標(biāo)的時間比上訴人于某申請涉案注冊商標(biāo)的時間早4年多，其余各被上訴人有的雖成立時間晚于涉案注冊商標(biāo)申請日，但均為由姚磊擔(dān)任法定代表人，且股東或間接股東均有被上訴人北京廿一客公司的關(guān)聯(lián)公司；由于被上訴人廿一客公司各關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營模式一直是以網(wǎng)絡(luò)營銷為主，其“www.21cake.com”網(wǎng)站和“21cake”手機App統(tǒng)一以被上訴人北京廿一客公司名義經(jīng)營，其余各被上訴人分別負責(zé)上述網(wǎng)站及App上可供選擇的不同城市的產(chǎn)品配送。由此可見，在涉案注冊商標(biāo)申請日之后成立的被上訴人主要為了便利各個城市產(chǎn)品的配送，故為擴大配送范圍而成立的具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的主體對被訴商標(biāo)在同一類別上的后續(xù)使用行為，均屬于在原有范圍內(nèi)的使用?；谝陨戏治觯显V人認(rèn)為各被上訴人的被訴行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主張應(yīng)予以駁回，一審判決結(jié)果并無不當(dāng)，本院予以維持。

再審法院認(rèn)為，根據(jù)本案證據(jù)，廿一客在使用被訴商標(biāo)時，并未超越于某在涉案注冊商標(biāo)申請日時原有的蛋糕等商品銷售和相關(guān)宣傳使用等范圍。原審法院認(rèn)定的事實和法律適用等并無不妥，故駁回了于某的再審申請。

本案是典型的惡意訴訟，于某搶注的第13247755號“Vacake及蛋糕”商標(biāo)也在經(jīng)歷了無效裁定予以維持、行政訴訟判決撤銷原裁定后重新做出裁定，最終被予以無效宣告【詳見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初789號行政判決書、北京市高級人民法院（2021）京行終10199號行政判決書、商評字[2019]第0000276037號重審第0000002126號無效宣告請求裁定書】。

三、“理想空間”案

案件經(jīng)過：案外人朱某某于2002年11月19日申請第3374814號商標(biāo)注冊，于2004年8月28日被核準(zhǔn)，本案原告林某某于2008年10月7日核準(zhǔn)受讓了該商標(biāo)，又于2009年9月25日向商標(biāo)局申請第7724167號“理想空間”商標(biāo)，2012年5月21日被核準(zhǔn)注冊，核準(zhǔn)使用在第20類家具商品上。被告成都武侯區(qū)富運家具經(jīng)營部在名片、店招等多處使用涉案標(biāo)志，原告遂起訴被告侵犯其商標(biāo)權(quán)專用權(quán)。

一審法院肯定了案外人富運公司在原告商標(biāo)申請和注冊前已經(jīng)在先使用“理想空間”標(biāo)識、“I&D理想空間”標(biāo)志，并在特定地區(qū)有一定影響力，但認(rèn)為被告富運經(jīng)營部并沒有在原告商標(biāo)申請前使用被訴侵權(quán)商標(biāo)；富運經(jīng)營部并沒有按合同的授權(quán)使用理想空間品牌；案外人富運公司在涉案商標(biāo)注冊前地域使用范圍為東莞地區(qū)，因此原使用范圍為東莞地區(qū)，而不是本案發(fā)生的成都地區(qū)，因此涉案商標(biāo)注冊后，富運公司無權(quán)授權(quán)他人在除東莞以外的其他地方使用涉案商標(biāo)；另一被告美凱龍公司作為市場管理方，未盡合理審查義務(wù)和監(jiān)管責(zé)任。

二審法院認(rèn)為案外人富運公司對訴爭標(biāo)識使用在先，并具一定影響力，在其已附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識的情形下，林某某無權(quán)禁止其在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用；富運經(jīng)營部從富運公司處獲得授權(quán)使用涉案標(biāo)志，與原告商標(biāo)不相同，無惡意攀附、無混淆誤認(rèn)，二被告均不構(gòu)成侵權(quán)。

再審法院不認(rèn)為富運公司的在先使用達到了一定影響，無論富運經(jīng)營部或吳錫東是否獲得了富運公司的授權(quán)，均不能得出富運經(jīng)營部基于商標(biāo)法第五十九條第三款的規(guī)定而可以提出不侵權(quán)抗辯的結(jié)論；撤銷了二審判決，維持了一審的侵權(quán)認(rèn)定。

以上案例中均對商標(biāo)在先使用的“原使用范圍”進行了討論，概括出以下幾個要點：

第一，對于“原使用范圍”的運用不能脫離先用權(quán)抗辯的時間要件，也就是在先使用人對相關(guān)標(biāo)志的使用，應(yīng)當(dāng)早于注冊商標(biāo)權(quán)利人申請和使用商標(biāo)的時間。

第二，在先使用人經(jīng)過持續(xù)的使用形成良好的商譽，達到了“一定影響”。需要注意的是，在先使用人在相關(guān)商標(biāo)申請日之后繼續(xù)使用該標(biāo)識的證據(jù)不應(yīng)作為“一定影響”的考量因素。

第三，地域范圍是“原使用范圍”的主要衡量因素。這里指的地域包括地理區(qū)域范圍，例如上述“理想空間”案中，富運公司原使用范圍限于東莞地區(qū)，涉案標(biāo)識在成都門店使用時，就顯然超出了原有范圍；這種地域范圍也包括了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，在“玉浮梁”案中西安飲食就因從實體飯店擴大至在淘寶上營銷，而被認(rèn)定超出了原使用范圍，而在“21cake”案中，由于廿一客原本就通過網(wǎng)絡(luò)進行營銷配送，多年來也保持一貫的使用方式，因網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的復(fù)雜性即使增加了配送的城市和門店，也不會因此被認(rèn)定超出原有使用范圍。所以在先使用人對于商品流通范圍的控制是極為重要的。

最高人民法院在（2018）最高法民再43號判決中解釋：商標(biāo)法強調(diào)的是使用范圍而非使用規(guī)模，因此，在確定原有范圍時，應(yīng)當(dāng)主要考量商標(biāo)使用的地域范圍和使用方式。一般而言，在先僅通過實體店鋪銷售商品或者提供服務(wù)的，在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊或使用該商標(biāo)后，又在原實體店鋪影響范圍之外的地域新設(shè)店鋪或者拓展到互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中銷售商品、提供服務(wù)，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為超出了原有范圍。此外，使用該商標(biāo)的商品產(chǎn)能、經(jīng)營規(guī)模等也可以在個案中作為考量因素予以考量。

第四，“原使用范圍”中“在先使用人”的限定為在先使用人本人，也即是除了在先使用人外的其他人，無論是否獲得該在先使用人的許可，均無權(quán)提出在先使用權(quán)抗辯。在“玉浮梁”案中，大業(yè)公司始終主張其前身是西安飲食的分公司，無論其提出的證據(jù)是否足以證明該主張，都不應(yīng)當(dāng)然獲得在先使用權(quán)。例外情況是，若在注冊商標(biāo)申請日之前就已經(jīng)獲得了在先使用人的許可或受讓，那么應(yīng)當(dāng)被納入“在先使用人”。

總的來說，在先使用權(quán)是法定不侵權(quán)抗辯事由，對于《商標(biāo)法》第五十九條第三款中“原使用范圍”的運用，應(yīng)基于在先使用人的持續(xù)經(jīng)營所獲得的商譽，使商標(biāo)標(biāo)識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，在此基礎(chǔ)上，綜合在先使用人作商標(biāo)性使用的商品銷量、銷售額、銷售方式、銷售地域、消費對象等各方面因素來考量。近年來互聯(lián)網(wǎng)和電商的發(fā)展在一定程度上突破了商標(biāo)原有的地域性限制，商家在使用商業(yè)標(biāo)識時，應(yīng)當(dāng)及時的進行商標(biāo)布局，盡早爭取到商標(biāo)的專用權(quán)，才能盡可能的避免未知的侵權(quán)風(fēng)險。

本文參見：
1. 西安市中級人民法院（2016）陜01民初953號一審民事判決書
2. 陜西省高級人民法院（2017）陜民終119號二審民事判決書
3. 最高人民法院（2019）最高法民申3064號再審民事裁定書
4. 上海市浦東新區(qū)人民法院(2019)滬0115民初39516號一審民事判決書
5. 上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2020）滬73民終81號二審民事判決書
6. 上海市高級人民法院（2020）滬民申2672號再審民事裁定書
7. 四川省成都市中級人民法院( 2015 )成知民初字第661號一審民事判決
8. 四川省高級人民法院（2016）川民終315號二審民事判決
9. 最高人民法院（2018）最高法民再43號再審民事判決書

（原標(biāo)題：商標(biāo)在先使用中的“原使用范圍”應(yīng)如何理解）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：宋文祺

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：商標(biāo)在先使用中的“原使用范圍”應(yīng)如何理解？（點擊標(biāo)題查看原文）

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