假從屬真獨立？專利權利要求也許沒你想得那么簡單

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“假從屬真獨立權利要求，如何進行司法認定？”

“假從屬真獨立”權利要求如何進行司法認定？日前，北京知識產權法院審結了一起專利權無效行政糾紛的案件，和小編一起來看看吧！

案情簡介

被訴決定系被告國家知識產權局針對原告K公司就第三人張某擁有的專利號為201310390582.4、名稱為“磁吸式直通組合型地漏”的發(fā)明專利（簡稱涉案專利）提出的無效宣告請求而作出。國家知識產權局在被訴決定中認定，涉案專利符合《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第二十六條第四款、第二十二條第二款及第三款，以及《中華人民共和國專利法實施細則》第二十條第二款等規(guī)定，故維持涉案專利權有效。

磁吸式直通組合型地漏圖

原告K公司不服被訴決定，向北京知識產權法院提起訴訟稱，權利要求5引用權利要求1導致保護范圍不清楚，且權利要求5不具備創(chuàng)造性，違反了專利法第二十六條第四款、第二十二條第三款的規(guī)定，因此請求法院撤銷被訴決定并判令被告重新作出審查決定。

其中關于保護范圍不清楚的問題，原告認為：

（1）被訴決定根據(jù)說明書附圖10、11的實施例與附圖1、2對應的實施例為并列關系，從而得出權利要求5與權利要求1是并列關系，該種確定方法違反法律規(guī)定。權利要求5的撰寫方式是從屬權利要求，因此應當按照權利要求1的從屬權利要求來確定權利要求5技術方案包含的技術特征。

（2）權利要求5進一步限定的技術特征不僅與權利要求1中關于內外磁條磁極分布和相對位置的技術特征矛盾，而且從形式上看還存在權利要求1的技術方案在權利要求5中被重復保護的問題，因此不符合“清楚”的要求。

被告國家知識產權局不認可原告的主張，認為被訴決定認定事實清楚，適用法律法規(guī)正確，審理程序合法，審查結論正確，原告的訴訟理由不能成立，請求駁回原告的訴訟請求。

第三人張某未陳述意見。

調查與處理

涉案專利系專利號為201310390582.4、名稱為“磁吸式直通組合型地漏”的發(fā)明專利，申請日為2013年9月2日，優(yōu)先權日為2013年8月19日，授權公告日為2014年10月15日，專利權人為張某。

涉案專利授權公告的權利要求1、5內容如下：

“1.一種磁吸式直通組合型地漏，包括地漏本體和設置在地漏本體下出口的帶導桿的可上下移動的密封蓋，所述地漏本體中間通過多根連接條設置一安裝柱，其特征在于：所述安裝柱中設有安裝孔，安裝孔的孔壁上設有至少一根外磁條，各外磁條相對安裝孔中心呈圓周分布；所述密封蓋的導桿末端伸入到安裝孔中，導桿上安裝有至少一根內磁條，各內磁條在所述外磁條的上推磁力作用下產生上移趨勢而使導桿上的密封蓋封住地漏本體的下出口；所述外磁條的磁極分布在上下兩端，內磁條的磁極也分布在上下兩端，且內外磁條同端的磁極相異；不排水時內外磁條在兩端磁極相異相吸的作用下呈并列狀態(tài)或小錯位狀態(tài)而使密封蓋封住地漏本體的下出口；在排水時所述密封蓋受水壓作用下移打開，帶動內磁條進一步下移克服兩端磁極吸力，但內磁條相對外磁條的最大錯位距離不會超過外磁條的整個長度。”

“5.如權利要求1所述的一種磁吸式直通組合型地漏，其特征在于：或者所述外磁條的磁極分布在內外兩側，內磁條的磁極分布在上下兩端，且外磁條的內端磁極與內磁條的上端磁極相同，外磁條的內端磁極與內磁條的下端磁極相異；所述內磁條頂端隨密封蓋導桿下移到極限位置時其高度不低于外磁條的頂端高度?！?br/>

針對涉案專利，K公司于2020年6月15日向國家知識產權局提出無效宣告請求。

經(jīng)形式審查合格，國家知識產權局于2020年6月30日依法受理了上述無效宣告請求。2021年1月15日，國家知識產權局作出被訴決定，維持本專利權有效。

北京知識產權法院于2023年3月30日作出（2021）京73行初4933號行政判決，認定原告關于權利要求5保護范圍不清楚以及不具備創(chuàng)造性的理由均不能成立，故判決駁回原告K公司的訴訟請求。宣判后，原告K公司未提出上訴，一審判決已發(fā)生法律效力。

法律分析

專利法第二十六條第四款規(guī)定，權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。

本案中，原告主張權利要求5引用權利要求1導致保護范圍不清楚，理由在于：

第一，被訴決定根據(jù)說明書附圖10、11的實施例與附圖1、2對應的實施例為并列關系，從而得出權利要求5與權利要求1是并列關系，該種確定方法違反法律規(guī)定。權利要求5的撰寫方式是從屬權利要求，因此應當按照權利要求1的從屬權利要求來確定權利要求5技術方案包含的技術特征。

第二，權利要求5進一步限定的技術特征不僅與權利要求1中關于內外磁條磁極分布和相對位置的技術特征矛盾，而且從形式上看還存在權利要求1的技術方案在權利要求5中被重復保護的問題，因此不符合“清楚”的要求。

法院認為，權利要求1為獨立權利要求，其技術特征分為兩部分，第一部分“包括地漏本體……封住地漏本體的下出口”限定了磁吸式直通組合型地漏包括地漏本體、密封蓋和內外磁條以及地漏本體、密封蓋和內外磁條的結構和相互位置關系，第二部分“所述外磁條的磁極分布在上下兩端……不會超過外磁條的整個長度”限定了內外磁條的磁極分布以及相對位置設置。

權利要求5引用權利要求1，“或者”之后的技術特征“所述外磁條的磁極分布在內外兩側……不低于外磁條的頂端高度”限定了不同于權利要求1的內外磁條的磁極分布以及相對位置設置。本領域普通技術人員根據(jù)權利要求書的記載內容，可以直接地、毫無疑義地確定，權利要求5“或者”之后的技術特征與權利要求1第二部分的技術特征應是并列關系，即權利要求5要求保護的技術方案實質上包括權利要求1的第一部分技術特征“包括地漏本體……封住地漏本體的下出口”以及權利要求5的技術特征“所述外磁條的磁極分布在內外兩側……不低于外磁條的頂端高度”兩部分。

因此，權利要求5雖然在撰寫形式上引用權利要求1，但其實際上是與權利要求1并列的獨立權利要求，其所限定的保護范圍是清楚的。而且該種撰寫方式亦符合法律規(guī)定，并不能僅僅基于撰寫形式就判定權利要求5為從屬權利要求。

此外，本領域普通技術人員在閱讀本專利說明書以后也能夠清楚，權利要求1的技術方案對應于說明書附圖1和2的實施例，權利要求5的技術方案對應于說明書附圖10和11的實施例。綜上，原告關于權利要求5引用權利要求1導致保護范圍不清楚，違反專利法第二十六條第四款規(guī)定的理由均不能成立，法院不予支持。

法官提示

關于從屬權利要求，專利法實施細則第二十條第三款規(guī)定：“從屬權利要求應當用附加的技術特征，對引用的權利要求作進一步限定?！备鶕?jù)上述規(guī)定，如果一項權利要求包含了所引用的權利要求中的所有技術特征，且對該引用的權利要求的技術方案作了進一步的限定，則該權利要求為從屬權利要求。由于從屬權利要求用附加的技術特征對所引用的權利要求作了進一步的限定，所以其保護范圍落在其所引用的權利要求的保護范圍之內。

通常情況下，對于采用引用關系方式撰寫的權利要求，一般應當推定其為從屬權利要求，但同時應當注意到，在某些情況下也存在例外情形，即“假從屬真獨立”的權利要求（形式上為從屬權利要求而實質上是獨立權利要求）。

對此，《專利審查指南》第二部分第二章3.1.2中規(guī)定：“在某些情況下，形式上的從屬權利要求（即其包含有從屬權利要求的引用部分），實質上不一定是從屬權利要求。例如，獨立權利要求1為：‘包括特征X的機床’。在后的另一項權利要求為：‘根據(jù)權利要求1所述的機床，其特征在于用特征Y代替特征X’。在這種情況下，后一權利要求也是獨立權利要求。審查員不得僅從撰寫的形式上判定在后的權利要求為從屬權利要求?！?br/>

第二部分第六章2.2.2.3中也規(guī)定：“應當注意，在某些情況下，形式上的從屬權利要求，實際上是獨立權利要求……例如，權利要求1是一種接觸器，具有特征A、B和C；權利要求2是一種權利要求1的接觸器，而其中特征C由特征D代替。由于權利要求2并沒有包括權利要求1的全部特征，因此不是從屬權利要求，而是獨立權利要求?！?br/>

本案中，權利要求5雖然在撰寫形式上引用權利要求1，但其實際上是與權利要求1并列的獨立權利要求，其所限定的保護范圍是清楚的。而且該種撰寫方式亦符合法律規(guī)定，并不能僅僅基于撰寫形式就判定權利要求5為從屬權利要求。

（原標題：假從屬真獨立？專利權利要求也許沒你想得那么簡單 | 以案釋法）

來源：知產北京

作者：陳月

供稿：審判第一庭

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：假從屬真獨立？專利權利要求也許沒你想得那么簡單（點擊標題查看原文）

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