消費(fèi)品月刊 | 無(wú)在先商標(biāo)權(quán)情況下“巴蜀光頭強(qiáng)”被無(wú)效宣告——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認(rèn)定要件

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消費(fèi)是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“三駕馬車”之一，推動(dòng)消費(fèi)品工業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略，是當(dāng)前我國(guó)消費(fèi)品發(fā)展的“重頭戲”。

基于此，我們根據(jù)消費(fèi)品行業(yè)特點(diǎn)，特別推出了《消費(fèi)品行業(yè)商標(biāo)品牌月刊》，月刊涵蓋了消費(fèi)品行業(yè)國(guó)內(nèi)商標(biāo)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)品行業(yè)品牌維權(quán)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)品行業(yè)海外商標(biāo)動(dòng)態(tài)等內(nèi)容，展示消費(fèi)品品牌發(fā)展動(dòng)態(tài)，洞察消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，從而提升消費(fèi)品行業(yè)經(jīng)營(yíng)者的品牌創(chuàng)造、運(yùn)用、管理和保護(hù)能力，助力消費(fèi)品企業(yè)決勝品牌競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

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無(wú)在先商標(biāo)權(quán)情況下“巴蜀光頭強(qiáng)”被無(wú)效宣告

——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認(rèn)定要件

華強(qiáng)方特（深圳）動(dòng)漫有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）于2022年6月24日對(duì)第25011011號(hào)“巴蜀光頭強(qiáng)”商標(biāo)（以下稱爭(zhēng)議商標(biāo)）提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，認(rèn)為“光頭強(qiáng)”是申請(qǐng)人《熊出沒(méi)》系列影視動(dòng)漫作品的主要角色，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)侵犯了申請(qǐng)人“光頭強(qiáng)”在先商品化權(quán)益。申請(qǐng)人提交了以下主要證據(jù)：1.《熊出沒(méi)》著作權(quán)登記證書；2.《熊出沒(méi)》播出證明；3.“光頭強(qiáng)”搜索結(jié)果；4.所獲榮譽(yù)；5.《熊出沒(méi)》系列影視動(dòng)漫作品的播放資料、推廣資料、榮譽(yù)資料；6.申請(qǐng)人銷售、推廣“光頭強(qiáng)”品牌系列文化產(chǎn)品、衍生品的證據(jù)；7.相關(guān)案件的裁定書、決定書；8.被申請(qǐng)人在宣傳中攀附“光頭強(qiáng)”知名度的證據(jù)……

經(jīng)審理，商標(biāo)局認(rèn)為，文學(xué)藝術(shù)作品、作品名稱、角色名稱等確實(shí)會(huì)使上述作品或名稱的擁有者通過(guò)作品、姓名等取得聲譽(yù)、信譽(yù)、知名度等，擁有者通過(guò)將上述聲譽(yù)、信譽(yù)、知名度等與商品或服務(wù)的結(jié)合進(jìn)行商業(yè)性的使用而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益。因此，上述作品或名稱通過(guò)商業(yè)化使用，能夠給擁有者帶來(lái)相應(yīng)的利益，可以作為“在先權(quán)益”獲得保護(hù)。本案中，根據(jù)申請(qǐng)人提交的證據(jù)，可以認(rèn)定“光頭強(qiáng)”為申請(qǐng)人公司制作的動(dòng)畫片《熊出沒(méi)》中的主要角色人物。自2012年首次在央視播出至今，多個(gè)電視臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)播出了以“熊大”為主要角色的《熊出沒(méi)》系列動(dòng)畫片。申請(qǐng)人《熊出沒(méi)》系列影視作品經(jīng)宣傳在中國(guó)大陸地區(qū)已具有較高的知名度。被申請(qǐng)人將具有較高知名度的動(dòng)畫片人物角色名稱作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，不當(dāng)借助了《熊出沒(méi)》動(dòng)畫片在公眾中的影響力，縮短了爭(zhēng)議商標(biāo)標(biāo)識(shí)商品被公眾授受的時(shí)間，提高了商品的知名度，使其獲得更多交易機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，從而損害了申請(qǐng)人享有的合法在先權(quán)益，違反了2013年《商標(biāo)法》第三十二條關(guān)于“不得損害他人在先權(quán)利”之規(guī)定。

最終，爭(zhēng)議商標(biāo)予以無(wú)效宣告。

評(píng)析

動(dòng)畫、游戲、電影等作品的作品名稱與角色名稱成為兩類名稱，將兩類名稱與商品或者服務(wù)結(jié)合，借助其知名度盈利，即所謂的商品化，其中所涉及的權(quán)益稱為商品化權(quán)。通常情況下，作品名稱和角色名稱構(gòu)成在先權(quán)益的要件主要考慮四個(gè)因素。

第一，在先權(quán)益歸屬明確，合法存續(xù)。

第二，請(qǐng)求保護(hù)的在先標(biāo)志具有較高知名度。在進(jìn)行作品元素名稱的知名度認(rèn)定時(shí)，通常需首先考慮作品本身的聲譽(yù)與傳播狀況。受商品化權(quán)益保護(hù)的相關(guān)標(biāo)識(shí)和其所涉及的人物和作品應(yīng)當(dāng)具有穩(wěn)定關(guān)聯(lián)，并且均具有一定知名度，為相關(guān)公眾所知悉。但作品具有較高知名度并不能想當(dāng)然推導(dǎo)出作品元素名稱符合知名度要件。例如2020年張開(kāi)宙執(zhí)導(dǎo)的古裝電視劇《清平樂(lè)》，該劇在內(nèi)地知名度頗高，但“清平樂(lè)”本為宋詞常用的詞牌名。消費(fèi)者選購(gòu)商品或選擇服務(wù)看到“清平樂(lè)”時(shí)，一般很難僅僅將其與張開(kāi)宙執(zhí)導(dǎo)的電視劇聯(lián)系起來(lái)。因此進(jìn)行作品元素名稱與作品間的指向性判定是認(rèn)定作品元素名稱在先權(quán)益的必要條件。

第三，系爭(zhēng)商標(biāo)使用在指定商品或者服務(wù)上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過(guò)在先標(biāo)志權(quán)益人的許可或者與在先標(biāo)志權(quán)益人存在特定聯(lián)系。本案中，考慮到動(dòng)畫作品衍生商業(yè)市場(chǎng)的廣泛性，爭(zhēng)議商標(biāo)注冊(cè)使用在餐飲服務(wù)上，容易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為上述服務(wù)與動(dòng)畫作品相關(guān)或已經(jīng)獲得申請(qǐng)人授權(quán)。此要件綜合考慮系爭(zhēng)商標(biāo)與在先標(biāo)志的近似程度、在先標(biāo)志的知名程度和知名領(lǐng)域以及系爭(zhēng)商標(biāo)指定的商品或者服務(wù)與在先標(biāo)志知名領(lǐng)域的關(guān)聯(lián)程度等因素。

第四，系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人主觀上存在惡意。在商品化權(quán)益案件中，在判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)是否損害在先商品化權(quán)時(shí)，注冊(cè)人的主觀惡意應(yīng)當(dāng)作為一種考量因素。這是因?yàn)?，從反不正?dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的角度而言，誠(chéng)實(shí)信用的商業(yè)道德應(yīng)當(dāng)?shù)玫阶袷?，?yīng)當(dāng)對(duì)食他人而肥的惡意注冊(cè)行為予以制止。商標(biāo)注冊(cè)人主觀心理狀態(tài)，往往是依據(jù)一些客觀情形而進(jìn)行推定的，如在對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)及其對(duì)應(yīng)的影視作品的知名度予以明知或應(yīng)予知曉的情況下，仍然在關(guān)聯(lián)衍生商品或服務(wù)上對(duì)該類標(biāo)識(shí)予以注冊(cè)，或是存在其他搶注、囤積、倒賣大量涉及商品化權(quán)益商標(biāo)的情形。

對(duì)于擁有動(dòng)畫、影視、游戲等作品權(quán)利的企業(yè)來(lái)說(shuō)，在作品上映、發(fā)表前，可以對(duì)作品名稱、作品的角色名稱、角色形象、場(chǎng)景布置等創(chuàng)作元素進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局策劃，如申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)行作品登記等。將不確定、不具體的“商品化權(quán)益”變?yōu)橄鄬?duì)確定、具體的“商標(biāo)權(quán)”等民事權(quán)利，獲得較強(qiáng)的法律保護(hù)力度。同時(shí)做好商標(biāo)監(jiān)測(cè)工作，如發(fā)現(xiàn)他人搶注商標(biāo)，及時(shí)通過(guò)商標(biāo)異議、商標(biāo)無(wú)效宣告等進(jìn)行阻擊，盡早發(fā)現(xiàn)、及時(shí)維權(quán)。在提供知名度方面的證據(jù)時(shí)可以參考本案中提供證據(jù)的幾個(gè)方向：1.對(duì)涉案商標(biāo)知名度做出過(guò)認(rèn)定的生效判決書、裁定書、決定書及其他法律文書等；2.涉案商標(biāo)所獲榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)；3.涉案商標(biāo)涉及的媒體報(bào)道；4.對(duì)涉案商標(biāo)進(jìn)行的廣告宣傳材料等。

“瀘州老酒坊 一路順財(cái)”商標(biāo)駁回復(fù)審成功

——商標(biāo)中地名具有“其他含義”的認(rèn)定

瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”）于2022年2月7日申請(qǐng)注冊(cè)第62485374號(hào)“瀘州老酒坊 一路順財(cái)”商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)商標(biāo)”），指定使用在第33類“白酒”等商品上。商標(biāo)局經(jīng)審查，以違反了第十條第二款的規(guī)定為由駁回了申請(qǐng)人申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)人隨即申請(qǐng)駁回復(fù)審。商標(biāo)局經(jīng)審理后作出商評(píng)字[2023]第0000098758號(hào)《關(guān)于第62485374號(hào)“瀘州老酒坊 一路順財(cái)”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》，駁回了申請(qǐng)人的復(fù)審理由。申請(qǐng)人不服該決定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

一審法院判決認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)整體上具有區(qū)別于地名“瀘州”的其他含義。同時(shí)，申請(qǐng)人證據(jù)顯示對(duì)“瀘州”系列商標(biāo)及商品進(jìn)行了長(zhǎng)期宣傳使用，根據(jù)相關(guān)公眾的普遍認(rèn)知，申請(qǐng)商標(biāo)已經(jīng)形成了區(qū)別于地名的第二含義。綜上，申請(qǐng)商標(biāo)未構(gòu)成《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十條第二款所指情形。

二審法院判決認(rèn)為，申請(qǐng)人在酒類商品上持續(xù)宣傳使用“瀘州”商標(biāo)，加之，申請(qǐng)商標(biāo)整體與地名“瀘州”具有一定區(qū)別。申請(qǐng)商標(biāo)使用在酒類商品上與申請(qǐng)人形成較強(qiáng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，足以使相關(guān)公眾將其識(shí)別為標(biāo)識(shí)酒類商品來(lái)源的標(biāo)志，形成區(qū)別于地名的第二含義。故申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)未構(gòu)成《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十條第二款所指情形。

綜上，駁回商標(biāo)局上訴，維持原判。申請(qǐng)商標(biāo)予以初步審定。

評(píng)析

《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名,不得作為商標(biāo)”，若商標(biāo)因此絕對(duì)理由被駁回后，根據(jù)商評(píng)委的審理標(biāo)準(zhǔn)駁回復(fù)審的成功率不高，但近期仍存在較多“反轉(zhuǎn)”的案例，如本案包含“瀘州”的系爭(zhēng)商標(biāo)初審公告。對(duì)含有地名或僅由地名組成的商標(biāo)，主要在于審查其整體上有無(wú)地名之外的“其他含義”。地名商標(biāo)標(biāo)志是否具有“其他含義”最基本的判斷依據(jù)應(yīng)當(dāng)是，公眾對(duì)商標(biāo)所標(biāo)示的商品或服務(wù)來(lái)源的認(rèn)知是否基于地名的地理含義。那么，地名具有“其他含義”包括以下幾種情形。 

1.地名文字本身具有其他為相關(guān)公眾普遍知悉的固有含義，且該含義強(qiáng)于該地名的地理含義。地名具有其他含義是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強(qiáng)于作為地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾。在“紅河”案中，北京市高級(jí)人民法院二審指出地名具有“其他含義”，應(yīng)理解為該標(biāo)志具有明顯有別于地名的、明確的、易于為公眾所接受的含義，如“平安”“鳳凰”等，但不能加上“市”“縣”等行政區(qū)劃名稱。

2.地名文字與構(gòu)成要素組合使用，商標(biāo)整體上具有顯著性且形成區(qū)別于地名的其他含義。若商標(biāo)已經(jīng)通過(guò)增加其他構(gòu)成要素等方式，能夠保持與地名之間的必要距離，使得相關(guān)公眾在看到商標(biāo)時(shí)，不再因此而產(chǎn)生地理位置上的聯(lián)想，也不會(huì)影響其他社會(huì)公眾使用地名的表達(dá)自由，進(jìn)而避免了……

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（原標(biāo)題：消費(fèi)品月刊 | 無(wú)在先商標(biāo)權(quán)情況下“巴蜀光頭強(qiáng)”被無(wú)效宣告——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認(rèn)定要件）

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編輯：IPRdaily辛夷          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：消費(fèi)品月刊 | 無(wú)在先商標(biāo)權(quán)情況下“巴蜀光頭強(qiáng)”被無(wú)效宣告——作品或角色名稱的“商品化權(quán)益”的認(rèn)定要件（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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