對我國立體商標顯著性認定分析與建議

 

【小D導讀】

立體商標是在2001年商標法修訂后，新加入的商標法保護客體，筆者希望通過對我國現(xiàn)行法律規(guī)章制度以及相關司法判例，分析我國立體商標顯著性認定的現(xiàn)狀，并提出個人關于立體商標顯著性認定的建議。

 

2010年3月8日，國家工商總局商標評審委員會(下稱商評委)做出駁回復審決定，飲料巨頭可口可樂公司于2002年10月申請的第3330291號立體商標(芬達瓶)在第32類無酒精飲料等商品上不具有區(qū)分產(chǎn)源的識別作用，缺乏商標應有的顯著特征，不予核準注冊。而與可口可樂不同的是，雀巢產(chǎn)品有限公司通過商標國際領土延伸注冊的第G650537號瓶型立體商標在我國取得注冊后，卻被開平味事達調(diào)味品有限公司提出撤銷該商標注冊申請。理由是第G650537號商標作為國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)的常用包裝，缺乏顯著性，如果被雀巢公司獨占使用將損害整味品行業(yè)的利益。商評委2010年7月19日做出裁定認為，第G650537號商標經(jīng)雀巢公司長時間使用，具有作為商標的顯著性。

 

除此之外，知名巧克力生產(chǎn)商費列羅公司也有同樣遭遇，該公司第G783985號立體商標(費列羅巧克力外包裝)被開平市可味巧克力食品有限公司申請撤銷，理由是其立體商標缺乏顯著性。巧合的是，第G783985號此前欲在國內(nèi)注冊時，即被商評委裁定缺乏顯著性，不予核準注冊。2007年11月，北京一中院判決該商標作為費列羅巧克力特有的包裝已具有顯著性。之后，商評委重裁該案，第G783985號商標被核準注冊。此番可味公司提撤銷申請，卻被商評委認為該商標具有顯著性，可味公司理由未獲認可。

 

立體商標是在2001年商標法修訂后，新加入的商標法保護客體。自其引入，企業(yè)和商家對其顯示出了極大的熱情，但是截止到目前我國國內(nèi)核準的立體商標屈指可數(shù)，而其中大量的申請都以其缺乏顯著性為由予以駁回，但是對于立體商標顯著性的認定標準，我國法律還處于摸索階段。由此，筆者希望通過對我國現(xiàn)行法律規(guī)章制度以及相關司法判例，分析我國立體商標顯著性認定的現(xiàn)狀，并提出個人關于立體商標顯著性認定的建議。

 

一、“三維”立體商標——商標法的新成員 1.“三維”立體商標的概念 所謂立體商標，是與平面商標相對應的概念。依美國法的相關規(guī)定，立體商標系指以三維空間的具有長、寬、高所組成的立體實物，使購買者借以辨識不同的商品或服務來源的標志。[1]日本商標法規(guī)定，立體商標是將立體形狀作為保護客體的商標。[2]臺灣商SAA標法則認為立體商標是指以三度空間之長、寬、高所形成的立體形狀。[3]由此可以看出，立體商標本質(zhì)上是一種具有區(qū)別商品來源功能的三維標志。 ? 2．我國“三維”立體商標的立法現(xiàn)狀

 

我國關于立體商標的規(guī)定，始于2001《商標法》的修訂，該法第8條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品區(qū)別開來的顯著性標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色的組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊。”而這一條款中的三維標志，已經(jīng)被視為是對立體商標的保護。

 

《商標法》上述條款的頒布，無論是對我國行政部門還是相關司法部門都帶來了巨大的挑戰(zhàn)。鑒于相關申請、實踐案例中認定標準和規(guī)定的缺失，2005年國家工商總局商標局與商標評審委員會聯(lián)合公布的《商標審查及審理標準》中，對立體商標的審查進行了專章規(guī)定，成為我國現(xiàn)行法律框架內(nèi)關于立體商標注冊標準最詳盡的規(guī)定。

 

《商標審查及審理標準》第四部分關于立體商標的實質(zhì)審查規(guī)定中，對《商標法》第十二條規(guī)定的三種絕對禁止立體商標注冊的情況，即僅有由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、僅有為獲得技術效果而需有的商品形狀、僅有使商品具有實質(zhì)性價值的形狀進行了圖例式的例舉解釋。同時對于立體商標顯著性的審查作了進一步細致的規(guī)定，規(guī)定：(1)僅有指定使用商品的通用或者常用形狀的；(2)僅有指定使用商品的通用或者常用包裝物的；(3)其他缺乏顯著特征的，以上三種情況認為缺乏顯著性。[4]

 

由以上立法內(nèi)容可以看出，對于立體商標的注冊，我國還是主要沿用傳統(tǒng)二維模式的注冊原則。即以考察申請立體商標的顯著性為首要注冊條件。即商標申請的注冊的立體商標不能是商品通用或者常用的形狀、包裝物或者整體上不能起到區(qū)分商品來源作用的標志。同時在以顯著性為首要注冊條件的同時，還列舉不得注冊的情況，主要為商標法第十二條所列三種情況。但是從本質(zhì)上看，這三種情況也可以算作是對于立體商標顯著性要求的細化。由此，我們可以看到我國對于三維立體商標的認定，其實就是對三維立體商標顯著性的認定。只要所申請立體商標沒有商標法第十一條、十二條規(guī)定的禁止性理由，一旦具備了顯著性，就可以被注冊為立體商標。

 

二、我國“三維”立體商標顯著性認定在實踐中的窘境 1．發(fā)生爭議立體商標的類型

 

一般而言，依據(jù)保護客體的構(gòu)成形狀不同，立體商標在實踐中可以分為三種表現(xiàn)形式：(1)與標識的商品或服務項目無任何關聯(lián)的裝飾性立體標志外形；(2)商品包裝物本身的外形；(3)商品本身構(gòu)成的立體外形。

 

對于第一類的立體商標注冊，在中國的商標審查實踐中并不存在重大爭議。一般只要該商標作為二維商標能夠因具有顯著性得到注冊，其立體商標也可以得到注冊。例如米其林的知名商標“輪胎人”，筆者認為其本身與其標識的商品米其林輪胎并無很強的關聯(lián)性，且具有很強的顯著性，這樣的商標如果申請為立體商標，對其顯著性不會有太多爭議，一般也認定其具有顯著性。

 

而在我國商標審查實踐中存在顯著性爭議的，主要是上述后兩種立體商標表現(xiàn)類型，即商品包裝物本身的外形和商品本身構(gòu)成的立體外形。如前面引文中提到的可口可樂公司芬達瓶立體商標、費列羅外包裝立體商標，就是屬于第二類的商標包裝物本身的外形的情況，而對于商品本身構(gòu)成的立體外形，我國2008年經(jīng)過復審通過的ZIPPO打火機的立體商標就是其中最經(jīng)典的一例。

 

由于后兩類的立體商標較第一種立體商標有其特殊性，即其立體商標本身具有一定的功能性，如芬達案中的立體商標本身就是飲料外包裝的瓶子，而ZIPPO打火機案中涉案立體商標就是該打火機本身，所以對于這兩類立體商標顯著性爭議的焦點，往往不是其本身具有的顯著性，而是集中在是否屬于通用包裝或者外形，是否會因此形成對相關行業(yè)的壟斷以及對公共利益的損害。

 

2．我國實踐中立體商標顯著性認定標準的主觀性

 

上述原因?qū)е挛覈鴮嵺`中對于立體商標顯著性的認定出現(xiàn)極其混亂的情況。經(jīng)常會出現(xiàn)行政管理部門與法院在認定標準上的不一致，或者是相似案情出現(xiàn)不同審理或者裁定結(jié)果的情況。

 

典型的如上文中提到的可口可樂芬達瓶案，在該案中原告可口可樂公司在2002年提出該立體商標申請，先后以缺乏顯著性被商標局和商評委駁回申請和復審請求。最后訴至法院，2010年12月，北京市一中院認為“芬達”飲料瓶是在普通瓶形的基礎上，在瓶身下部設計為棱紋，該設計雖然與普通瓶型的下部構(gòu)成區(qū)別。但在二者整體設計基本相同的情況下，該區(qū)別帶來的視覺效果差異不大?！胺疫_”飲料瓶身下部的棱紋不足以構(gòu)成其與普通瓶型外觀形狀的明顯改變，不易引起一般消費者的注意。所以申請商標整體缺乏顯著性，不具有區(qū)別于其他商品的作用。因而維持商評委的復審決定。而值得注意的是可口可樂公司旗下另一主打產(chǎn)品“可口可樂”的飲料瓶外包裝卻在2005年通過商標局審核注冊為立體商標。在筆者看來，可口可樂瓶和芬達瓶同為可口可樂公司旗下主要產(chǎn)品，進入中國的時間也相差無幾，在公眾中的知曉度也相當。而從外觀來看，兩者的外觀也具有一定的可比性，如果可口可樂飲料瓶能被認定具有內(nèi)在顯著性，那么按照相同標準芬達瓶也應被認定為具有內(nèi)在顯著性。

 

同時，上文引言中所提到的案例如費列羅、Zippo，大多都是在行政部門實質(zhì)審查和復審中被認為缺乏顯著性，卻又被法院以具有顯著性而要求行政部門重新裁定最后才獲準通過的。從中我們也可以看出對于立體商標的顯著性的審查標準，行政和司法不同的系統(tǒng)中也存在著一定的不同。

 

總體來說，我國實踐中對立體商標顯著性的認定還是以主觀判斷認定對象商標的內(nèi)在顯著性為主要原則。而這一點在2008年費列羅案審結(jié)后，北京市一中院該庭法官事后對于該案所發(fā)表的評論中也可以得到印證：“我們認為申請商標的領土延伸保護申請應當被核準最為重要和核心的理由仍然是其自身具有的內(nèi)在顯著性。當然我們不能否認的是，對于顯著性的判斷多少會帶有一些主觀的色彩，在某些情況下存在認知差異依然是一種正常的現(xiàn)象?！盵5]

 

眾所周知，對于事實的認定與判斷應該盡可能的以客觀條件和標準來進行。事實認定中主觀成分所占的比例越多，該事實認定的過程越容易被案件關系人所主導，其認定結(jié)果的公信力也就越低。而事實上，現(xiàn)在我國司法界對于立體商標的顯著性的認定正處在這一尷尬的境地。

 

三、窘境的根源——用“二維”的法律規(guī)制“三維”客體

 

正如前面說到，現(xiàn)今我國司法和行政系統(tǒng)在關于立體商標顯著性的認定中有著很大的主觀成分。而對于這種現(xiàn)象，究其原因筆者認為主要是我國關于立體商標認定的相關制度的模式有問題。 ? 1．現(xiàn)行法律制度的“二維”特性

 

我國現(xiàn)行的立體商標制度，是依托以保護傳統(tǒng)二維商標為主的《商標法》而建立的。所以從本質(zhì)上說，我國現(xiàn)行的對立體商標的注冊保護制度都是以二維為背景的。但是問題也隨之產(chǎn)生。由于法律的表現(xiàn)形式只能是以文字為主，而文字這種表現(xiàn)形式本質(zhì)上說是一種二維的模式，所以這也就決定了任何法律規(guī)范都只能是二維的表現(xiàn)形式，即法律的二維性。而這個特性，對于傳統(tǒng)商標來說，法律的表現(xiàn)形式的二維性不會對其產(chǎn)生任何影響，因為傳統(tǒng)商標的表現(xiàn)形式也都是以文字、顏色、圖案等相互組合而產(chǎn)生的二維標志，就算后來出現(xiàn)一些諸如鐳射商標之類的“偽三維”標志，其本質(zhì)上還是屬于二維。所以，在對傳統(tǒng)商標確立注冊和保護制度時，使用二維的法律文本規(guī)制二維的保護客體，可謂是相得益彰。完全可以將相關的傳統(tǒng)商標現(xiàn)實中的問題以相同法律文本的方式進行規(guī)制和調(diào)整。

 

隨著科學技術的不斷發(fā)展，許多傳統(tǒng)的二維領域都進入三維時代，無論從電影電視的3D時代的到來，還是全息技術在實踐中的應用。可以說我們正處在一個從“二維”向“三維”跨越的時代。而在這樣的時代大背景下，我們傳統(tǒng)二維的商標制度也不可能幸免。而這種改變首先體現(xiàn)在Trips協(xié)議里，Trips協(xié)議第十五條規(guī)定：任何標記或者標記的組合，只要能夠?qū)⒁黄髽I(yè)的貨物和服務區(qū)別于其他企業(yè)的貨物或服務，即能構(gòu)成商標。此類標記，特別是文字(包括人名)、字母、數(shù)字、圖案要素和顏色的組合以及上述內(nèi)容的組合，均應能夠作為商標注冊。由此，為了與Trips協(xié)議相適應，我國2001年《商標法》將立體商標加為新的保護客體。從上述背景我們不難看出，我國最初將立體商標列入我國商標法保護客體，主要是因為要和Trips協(xié)議接軌，因此在制定具體制度條款時，也只是單純的在《商標法》第八條里加入“三維標志”字樣，同時按照傳統(tǒng)商標法的立法模式增加了第十二條從而來限定立體商標的注冊條件。而2005年的《商標審查及審理標準》中，也按照傳統(tǒng)商標法的模式，通過對通用外形和包裝的限定，來解釋立體商標的顯著性要求。

 

總的來說，我國商標法對于立體商標的相關規(guī)定，是照搬傳統(tǒng)二維商標的模式進行的。所以，我國現(xiàn)行立體商標的保護制度無論從表現(xiàn)形式上還是從立法模式上都是一個二維的保護。而前面法官說到的以認定申請立體商標內(nèi)在顯著性為主要判斷標準就是最好的證明。

 

2．“二維”法律在保護“三維”客體時的局限性

 

但是在筆者看來，以判斷立體商標是否具有內(nèi)在顯著性為其整體顯著性判斷的主要標準有著很大缺陷。眾所周知，如果想將一個三維的物體用二維的表現(xiàn)形式進行描述，最好的辦法是用圖片，而非文字，這也是我們在工程中常用三維視圖來反映三維物體。而現(xiàn)在我們卻要用二維的文字來描述三維的物體，并希望以此來對三維商標的內(nèi)在顯著性制定相關認定標準和限制條件，這顯然是不可能完成的任務。因為文字表達最小的單位是詞語，而詞語表達的概念永遠只能是二維的，而無法將三維世界里的物體，用單個詞語進行描述，換言之，我們根本無法用“二維”的文字，來給“三維”商標的內(nèi)在顯著性設定限制條件和下定義。

 

而我國商標法的這種局限性，在商標法上對于“通用”這個詞的解釋就可見一斑。在傳統(tǒng)的二維商標法的體系下，其對《商標法》第十一條中所說的通用名稱、圖形型號中“通用”的解釋是“指國家標準、行業(yè)標準規(guī)定的或者約定俗成的名稱、圖形、型號，其中名稱包括全稱、簡稱、縮寫、俗稱?！盵6]從以上的解釋我們不難看出，在解釋“通用”這一概念時，其所用的名詞“名稱、圖形、型號”都是二維的概念，所以在傳統(tǒng)商標法的體系下，用文字來對商標的內(nèi)在顯著性認定制定條件和限制是不會產(chǎn)生任何問題的。但是當我們把上述“通用”的概念，應用到“三維”立體商標時，問題就隨之而來。前面說了，在《商標審查及審理標準》中也有類似商標法第十一條第一款第一項關于通用包裝和外形不具有顯著性的規(guī)定。但是我國法律卻沒有對這里的“通用”做任何解釋，所以我們只能沿用其對于傳統(tǒng)二維商標關于“通用”的解釋。但是當你沿用這些解釋時，你就會發(fā)現(xiàn)，對于立體商標這些解釋根本毫無價值。就拿前面多次提到的飲料瓶為例，如果沿用傳統(tǒng)商標中“通用”的解釋，那么對于飲料這種商品的通用外觀包裝就應該是“瓶子”。但是瓶子是一個很大的范疇，具體什么樣的瓶子應該算是通用包裝，還是無法定性判斷。

 

由此，筆者認為，在現(xiàn)行的法律制度下，單單依靠法律文字描述的條件來判斷立體商標的所謂的內(nèi)在顯著性，制定相關認定標準和限制條件，是有缺陷的。

 

四．尋回立體商標顯著性認定中丟失的“一維”

 

既然商標的內(nèi)在顯著性這一通過法律條文體系的二維條件無法滿足立體商標三維的需要，那么我們需要做的只是在現(xiàn)行二維的法律表現(xiàn)方式下，再找到丟失的那“一維”，使其變成三維，而筆者認為這丟失的一維就是獲得顯著性。 ? 1．獲得顯著性在立體商標顯著性認定中的主導地位

 

所謂獲得顯著性是指即本身缺乏顯著性的商標，只要證明通過一定時間的使用，使消費者將其與商品的來源聯(lián)系起來，亦即嗣后取得識別性，也可成為商標注冊及保護的客體。這在美國等多國商標立法或司法實踐中被稱為通過使用產(chǎn)生了“第二含義”。我國在傳統(tǒng)的商標保護中，也會提到獲得顯著性，我國商標法第十一條第二款實際上就是對于獲得顯著性的規(guī)定。但是，前面已經(jīng)說過了，在傳統(tǒng)二維商標中，主要還是以審查商標的內(nèi)在顯著性，對于獲得顯著性的審查，只能視為是商標顯著性的特例。

 

但是當進入到三維商標的保護時，情況就發(fā)生了根本的改變。在筆者看來，在三維立體商標的顯著性認定中，應以審查商標的獲得顯著性為主，而將審查商標的內(nèi)在顯著性作為其商標顯著性認定的特例。

 

2．獲得顯著性：立體商標產(chǎn)生的原因

 

筆者認為，獲得顯著性之所以應該在立體商標顯著性認定中占據(jù)主導地位，其原因在于對于立體商標而言，獲得顯著性是其產(chǎn)生并成為商標的原因。

 

傳統(tǒng)的商標，其最初被設計出來的目的，就是為了標識相關產(chǎn)品，使其能夠區(qū)分相關產(chǎn)品的來源。所以對于傳統(tǒng)商標來說，其被設計的目的就是為了作為商標，而設計過程與其要標識的產(chǎn)品是相互獨立的。相比與傳統(tǒng)商標的這種產(chǎn)生過程，立體商標則有著很大的不同。對于很大一部分立體商標而言，其本身就是用來運輸包裝該產(chǎn)品的，或者是該產(chǎn)品的外形。而無論是產(chǎn)品外包裝還是產(chǎn)品外形，其最初產(chǎn)生的原因并不是作為商標而被設計產(chǎn)生的，相反的其最初的目的只是單純的為了好看和吸引消費者。也就是說相關立體商標在設計之初根本不具備標識產(chǎn)品區(qū)分來源的功能。其作為商標區(qū)分產(chǎn)品來源的功能，是隨著該產(chǎn)品在市場的運作下，消費者逐漸將該產(chǎn)品外包裝和外形與特定廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品聯(lián)系起來，這樣才產(chǎn)生了其商標的功能。通過以上對立體商標產(chǎn)生過程的分析，我們不難發(fā)現(xiàn)，立體商標產(chǎn)生的本質(zhì)就是一個獲得顯著性不斷增強的過程。所以，對于立體商標的顯著性來說，獲得顯著性才是其本質(zhì)的顯著性。

 

五、對我國立體商標顯著性認定的建議 1．以獲得顯著性為主，內(nèi)在顯著性為輔為審查原則

 

我國現(xiàn)在無論是司法機關還是行政機關關于立體商標的認定，都是以審查相關立體商標的內(nèi)在顯著性為主，而這一點筆者認為是出現(xiàn)了一個本末倒置的情況。

 

不可否認，一些立體商標是具有一定的內(nèi)在顯著性，但是由于立體商標產(chǎn)生的特點，導致了其顯著性必定以獲得顯著性為主。但與此同時，也不能完全地只審查獲得顯著性。對于一些已經(jīng)具有內(nèi)在顯著性的商業(yè)外觀要求“第二含義”，將會妨礙競爭，因為小企業(yè)在成立之初顯然無力建立“第二含義”；一定要求“第二含義”，就會給他的競爭對手以可乘之機，從而在該企業(yè)未及擴張之前，搶先使用該外觀并阻止其進入新興市場。[7]所以在以審查獲得顯著性為主的同時，應該將審查立體商標內(nèi)在顯著性作為平衡相關申請主體利益的平衡器，從而構(gòu)成真正的“三維”認定標準。

 

2．借鑒歐美等國家具體審查條件的經(jīng)驗

 

我國關于立體商標的制度是從2001年才正式開始的，所以很多具體制度的設計還有很大的缺陷。但是立體商標在歐美等發(fā)達國家，早在上世紀八九十年代就已發(fā)展。因此筆者認為們可以大膽借鑒國外的先進經(jīng)驗。

 

關于顯著性認定方面，美國的經(jīng)驗對我國有很大的益處。美國在認定立體商標的顯著性時，對于產(chǎn)品外觀和產(chǎn)品外包裝采取了不同的認定標準。對于外形商標申請，原則上先推定該種外形立體商標標識不具有任何內(nèi)在顯著性。對于此類商品一律予以駁回，除非申請人能夠提供該商品外形經(jīng)過廣泛市場使用“獲得顯著性”的證據(jù)。外包裝的立體商標申請，如果確有充分理由及事實表明其有內(nèi)在顯著性，即根據(jù)該外形是否能夠直接區(qū)別商品的出處，則予以注冊。否則，就必須如商品外形一樣，提供通過市場使用“獲得顯著性”的證據(jù)才有可能取得注冊。

 

筆者認為，這種方式比較科學，可以最大程度上客觀地評價一個立體商標的顯著性，同時也給立體商標顯著性的認定留下了一點主觀因素的余地。

 

注釋 [1] Trademark Manual of Examining procedure，U．S Department of Commerce patent And Trademark Office，2ded，May 1993，1301．02(c)． [2]青木博通：《日本的立體商標與外觀設計》，載《中華商標》，2003年第11期。 [3]參見臺灣《立體、顏色及聲音商標審查基準》。2004年6月。 [4]參見國家工商行政管理總局商標局、國家工商行政管理總局商標評審委員會發(fā)布《商標審查及審理標準》，2005年12月31日 [5]佟妹：《“金莎”巧克力立體商標跨洋訴訟》， 《中國審判新聞月刊]》，2008000=第4期，第4735 [6]參見國家工商行政管理總局商標局、國家工商行政管理總局商標評審委員會發(fā)布《商標審查及審理標準》，2005年12月31日第二部分 [7]黃輝：《商標及其包裝外形的顯著性對取得商標保護的影響》，《中華商標》，2000年第lO期。

 

 

來源：中華商標 ?作者：顏世杰 上海大學法學院 整理：IPRdaily 趙珍 網(wǎng)站：globalwellnesspartner.com

 

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