淺談涉外專利訴訟的預防和應對措施

【小D導讀】 ?

越來越多的中國企業(yè)走向世界，中國的產(chǎn)品銷遍全球。但是當中國的企業(yè)在海外剛剛站穩(wěn)腳跟，產(chǎn)品剛剛打開市場，請別高興的太早，隨之而來可能不是業(yè)績的持續(xù)上升，卻是競爭對手的專利侵權訴訟。

在美國，專利訴訟往往是企業(yè)構筑競爭壁壘、打擊競爭對手的常用伎倆，尤其對于生產(chǎn)技術型企業(yè)而言。中國有很多企業(yè)正是由于對專利保護的不重視，開拓的市場反為他人做了嫁衣，最后卻淪落為國外專利巨頭的代工廠商。

當一個企業(yè)還很小，一般不會引起專利大鱷們的注意，行內(nèi)有句俗語“放水養(yǎng)魚，待肥而食”所以中國的企業(yè)在進入美國之初，往往相對安全，但是一旦到達某種程度的規(guī)模，那么往往成為獵殺的目標。由于侵權額可以追溯，企業(yè)有了一定的經(jīng)濟實力和市場之后，一個專利侵權訴訟往往會將之前的取得的市場拱手相讓，還會造成巨額賠償。以國內(nèi)著名企業(yè)中芯國際來說，在和臺積電的專利侵權訴訟中，雖然最后和解，中芯國際卻損失了10%的自有股份，三億美元現(xiàn)金，創(chuàng)始人張汝京被迫出走。由于美國屬于專利重保護國家，所以動輒上億的賠償是中國一般企業(yè)無法承受的。

那么，當中國公司的產(chǎn)品將要進入海外市場，我們作為企業(yè)法律顧問又該為企業(yè)怎樣保駕護航呢。

站在企業(yè)IP的角度，對于專利風險，預防勝于治療，所以首當其沖的是如何做好事先預防工作。其次是當面臨專利侵權之訴，我們的應對措施。

在產(chǎn)品出海楊帆之前。首先，我們應當對產(chǎn)品本身技術進行解構，列出技術清單。分別列出1、我們自己已有但未申請專利，而是作為技術秘密保護的技術方案；2、已經(jīng)獲得或者申請了專利的技術；3、通過交叉許可和購買獲得的專利技術；4、自己使用的但未獲得授權的他人的專利技術。

即使是自有專利技術，還會遇到以下幾點問題：1、由于專利分為使用新型和發(fā)明，實用型新專利本身不需要經(jīng)過實質審查，所以其新穎新及其不穩(wěn)定，技術已經(jīng)授權，也極有可能侵犯他人的在先權利。2、作為發(fā)明專利由于其授權周期較長，至少要三年以上，同時在申請的案前的檢索中，存在6-18個月的盲期，不能充分檢索出在申請日之前的專利申請。又由于代理機構的水平和撰寫質量不同，答辯技巧不同。都直接影響到發(fā)明專利的授權結果和專利保護的質量。3、由于發(fā)明專利的質量較差，即使將該專利進行PCT國際申請，獲得權利的成功率和授權質量都比較低，這樣產(chǎn)品一出過國門，在自主知識產(chǎn)權保護上幾乎是裸奔。

針對上述問題我們應當采取哪些措施？從專利實務上考慮，首先，我們應當建立海外專利預警制度，對該出口產(chǎn)品在目標國家的專利申請情況進行事先檢索，并且出具檢索報告。

檢索報告必須由有一定公信力的機構出具，其中一點,就是為了將來如果由于盲區(qū)無法檢索到，作為非惡意侵權的證據(jù)，減少我們的賠償金額和損失。第二就是為了將來的專利布局和外圍專利的申請做準備。還有一點需要說明的是，在檢索過程中，因當不限于關鍵字組成的檢索式的檢索，還應當運用UC、FI、FTerm分類體系的跨庫檢索的方式進行檢索。

問題來了，如果發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品有在先專利申請怎么辦？ ? 以一個我本人經(jīng)手的真實的案例來說明這一問題：甲公司是一家國內(nèi)制造原料藥的企業(yè)。其產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過FDA認證并且整個制備過程都在FDA備案，準備出口到美國。但是在出口之前，其委托的專利代理機構經(jīng)過檢索發(fā)現(xiàn)，其制備方法中的一種技術方法，是已經(jīng)在美國授權并且繼續(xù)有效的一種方法發(fā)明專利，該專利在中國雖然申請，但是已經(jīng)被駁回。

由于FDA的備案可以在其官網(wǎng)查詢獲得，其制備方法無疑是公開的，也就是其最直接的侵權證據(jù)。由于中國的勞動力成本較低，所以相對于沒過過市場的產(chǎn)品，具有一定的價格優(yōu)勢，所以勢必對美國市場上的其他競爭對手產(chǎn)生一定影響。如果其在產(chǎn)品在美國市場獲得成功，勢必成為專利侵權訴訟打擊的對象。而且需要指出的是，作為企業(yè)不應對此抱有僥幸心理，正是中國由于企業(yè)不能對美國專利侵權風險有足夠警惕的認識，才會一次次在美國市場上因為知識產(chǎn)權侵權而折戟，遠的有VCD專利侵權，近的有LED專利侵權者些血淋淋的教訓。

面對這一情況，作為企業(yè)IPer首先要進行風險評估，其可能面臨的風險有： 其一、如果一旦被專利權利人提出專利侵權訴訟，該涉嫌侵權的產(chǎn)品會被查扣。如果被認定侵權，該相關產(chǎn)品或者在繳納專利許可費用之后被解押，如果不在法定期限內(nèi)繳納專利許可費用，產(chǎn)品會被罰沒、銷毀。

其二、由于該產(chǎn)品被扣而造成的違約行為，其后果和責任將由侵權方承擔。

其三、如果該產(chǎn)品被認定侵權，根據(jù)美國法律，原告可以要求涉案產(chǎn)品的專利市場許可費用價值的三到五倍作為懲罰性賠償。例如：該產(chǎn)品總價值100萬美金，其中使用該專利應該繳納專利許可費用為10萬美金，那么賠償金的金額可能是30-50萬美金。

其四、在美國，如果該案進入司法程序，藥品專利侵權的律師費用一般在200-300萬美金。如果該被認定侵權，原告方的訴訟合理支出應當由被告承擔（包括律師費、調(diào)查取證費、查扣費、訴訟費等等）。侵權方的律師費及相關訴訟費用一般是由自己承擔。

然后，我們要制定相關專利應對措施和方案： 1、雖然在實際生產(chǎn)過程中，該產(chǎn)品可能使用了該專利技術，但是由于專利權利要求書的保護范圍不同，該產(chǎn)品的實際使用上，并不必然構成專利侵權。因為專利保護的核心是專利文獻，對專利文獻的解釋有不同的解釋原則：包括中心限定原則，周邊限定原則、折衷原則。不同的解釋原則，會帶來完全不同的解釋結果。目前國內(nèi)企業(yè)如果遇到此類情況通常會要求美國專利律師對涉及侵權的專利文獻和實際使用技術進行對比和評估，出具“專利侵權評價報告”。如果實際使用的技術根據(jù)技術對比和解釋，不在專利權利要求的保護范圍之內(nèi)，美國專利律師會出具“專利不侵權意見”。一旦面臨訴訟，該建議對法官會產(chǎn)生重大的影響。由于涉外律師是計時收費，該筆費用大約在5000-10000美金左右。

2、如果美國專利律師通過對比發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的實際使用技術和該專利確實構成了侵權。建議甲公司對該專利在美國專利局，提出專利重審。即美國專利局對該專利進行重新審查和檢索，對其新穎新、創(chuàng)造性、程序性等多個方面進行重新評價。根據(jù)以往的經(jīng)驗，通過專利重審的方式，有70%的可能最終限制這個專利的范圍或者撤銷這個專利。據(jù)美國專利和商標局統(tǒng)計，在以前的專利重新審查中，大約有12%的專利經(jīng)過重新審查證明是非法的，有58%的專利縮小了范圍，有30%的專利得到了支持。從而使涉嫌侵權的技術越過該專利的保護范圍，避免侵權風險。該措施的優(yōu)點是時間短，通常6-12個月內(nèi)可以有結果；并且費用較低，目前美國專利商標局的官費根據(jù)不同的程序大約在兩到三萬美金左右，律師費用在七到十萬萬美金左右。

3、如果通過專利復審程序無法將其無效，那么我們應當嘗試專利逾越和外圍技術的申請。由于專利實質上只是一種技術方案，對通一種產(chǎn)品可以有不同的多種技術方案，從而設計新的技術方案，對該侵權專利進行規(guī)避。對于不可逾越的核心基礎專利，我們可以通過技術的改進和完善，在其外圍申請大量的非核心專利，建立專利稻草人，通過交叉許可降低專利許可費用。

4、假設該技術的周圍已經(jīng)被權利人進行了完善的專利布局和鋪墊，即使外圍專利的申請也無法降低其許可成本，依然不能規(guī)避法律風險，那么只能向聯(lián)邦法院提出專利無效申請。在美國專利無效屬于聯(lián)邦法院管轄，屬于司法程序。屆時甲公司只能通過訴訟手段將該專利無效。但是費用非常巨大，目前的司法程序階段，美國律師的最低成本大約在50萬美金起。周期非常長，至少在2-3年。

依然以上述案件為例，假設甲公司依然將該產(chǎn)品出口到了美國，而通過上述手段依然無法將許可費用降低或者規(guī)避侵權專利，那么其除了老實支付許可費用之外，別無他法，否則將要面臨巨大的侵權風險。當然，如果許可費用過高，違反行業(yè)平均的許可標準，甲公司可以對專利權利人提起不正當競爭之訴，要求和其他使用該專利權利的公司支付相同許可費用。但是中國制造的成本優(yōu)勢估計也就蕩然無存了。

如果在國外的產(chǎn)品已經(jīng)被他人以侵犯專利權利為由提起了訴訟，那我們有應該怎辦。由于在目前的情況下，中國企業(yè)絕大多數(shù)是以被告形式出現(xiàn)。中國企業(yè)也往往以敗訴告終，但是也不乏成功的案例。典型的策略就是提起反訴和專利無效，或者雙管齊下。

由于美國的專利審查制度并非天衣無縫，專利審查員的審查工作異常巨大，所以其審查尺度相對較為寬松，無效美國專利并非不可能完成的任務。同時由于專利訴訟人往往對自己的專利也不是百分之一百有信心，所以一旦面臨無效，其首先考慮的是如果一旦無效成功，自己將會損失多少的許可費用。就有風險成本的考慮，如果對方底氣不足，或者胃口并不是很大，一般會主動接受和解。

其次，如果作為被告的中國企業(yè)，具有一定的技術基礎，完全可以根據(jù)通過專利檢索和分析，設計專利陷阱，引誘對方進行專利拖吊。最后提出反訴。典型如珠海炬力對SigmaTel的專利訴訟案。珠海炬力正是以攻為守，依托自身的專利布局，最后以戰(zhàn)求和，獲得了最終的勝利。

在之前所舉出的案例中，由于該案在中國被駁回，甲公司最后在企業(yè)IP、技術研發(fā)人員、專利律師和代理人的共同努力下，調(diào)取了被駁回的相關理由和引證文獻、依據(jù)，通過專利的檢索和分析，實現(xiàn)了技術規(guī)避，找到了替代方案，并且將新的技術方案申請了PCT國際專利。產(chǎn)品也已經(jīng)通過FDA的復檢，順利出口美國。

專利之戰(zhàn)是場看不見硝煙的戰(zhàn)爭，事實上他比戰(zhàn)爭更加殘酷，因為沒有人會同情弱者，對一些企業(yè)而言失敗意味著滅頂之災。專利訴訟就是敵我雙方的一場攻防戰(zhàn)，勝負的關鍵在于你有多大的底牌和出牌人的技巧。專利布局和運營必須具有前瞻性，宜未雨而綢繆，勿臨渴而掘井。如果自己沒有一點籌碼，那也只能人為刀俎，我為魚肉了。

作者：愛吹的小P孩來源：Patsnap智慧芽征文活動整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：globalwellnesspartner.com ? IPRdaily小秘書個人微信號：iprdaily2014 ? ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實務干貨分享、定期私密線下活動、更有機會加入知識產(chǎn)權界最大云社區(qū)【IPer社群班級】與全球知識產(chǎn)權優(yōu)秀精英深度交流。

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