如何防止商標成為通用名稱？"拍客"案引發(fā)的法律思考

【小D導(dǎo)讀】

本案對通用名稱的認定，認定標準在一定程度上顛覆了之前通用名稱的認定標準，尤其是為互聯(lián)網(wǎng)條件下注冊商標通用化的認定提供先例。

新浪拍客商標侵權(quán)一案，法院判決認定“拍客”已成為通用名稱，構(gòu)成合理使用，不構(gòu)成商標侵權(quán)。

筆者以為，本案是注冊商標被通用化的典型案例。本案對通用名稱的認定，認定標準在一定程度上顛覆了之前通用名稱的認定標準，尤其是為互聯(lián)網(wǎng)條件下注冊商標通用化的認定提供先例。

一、通用名稱的規(guī)定

1、商標注冊時：僅有商品的通用名稱，不得作為商標注冊。（商標法第11條） 2、商標注冊后：注冊商標成為其核定的商品的通用名稱，任何人可以申請撤銷。（商標法第49條第2款） 3、商標注冊后：注冊商標中含有本商品的通用名稱，權(quán)利人無權(quán)禁止他人正當使用。（商標法第59條第1款）

二、商標通用化的法律判斷

1、時間節(jié)點（最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見第8條）

（1）商標注冊程序：人民法院審查判斷訴爭商標是否屬于通用名稱，一般以提出商標注冊申請時的事實狀態(tài)為準。申請時不屬于通用名稱，但在核準注冊時訴爭商標已經(jīng)成為通用名稱的，仍應(yīng)認定其屬于本商品的通用名稱；（2）商標撤銷程序：北京高院在銀駿眉案案件中，突破以商評委裁定時的實際情況，裁定銀駿眉商標構(gòu)成通用名稱，其注冊違反商標法之規(guī)定。（3）商標侵權(quán)訴訟：因不涉及商標是否能夠注冊或是否撤銷的審查，判斷的時間節(jié)點是侵權(quán)行為發(fā)生時，商標是否已經(jīng)成為通用名稱；而無需遵守司法解釋第8條規(guī)定。

2、判斷標準（最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見第7條）

商標侵權(quán)訴訟對通用名稱的判斷，參考商標行政程序的判斷標準，即判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應(yīng)當審查是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。（1）依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應(yīng)當認定為通用名稱。（2）相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當認定為約定俗成的通用名稱?！〖s定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。（3）被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。（4）對于由于歷史傳統(tǒng)、風土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場較為固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，可以認定為通用名稱。

三、司法實踐

新浪拍客商標侵權(quán)案：法院認為，也許原告在注冊“拍客”一詞時，該詞匯有一定的顯著性，但是該詞匯并非原告獨創(chuàng)，而是網(wǎng)民智慧的結(jié)晶，由于網(wǎng)民普遍使用該詞匯，導(dǎo)致該詞匯商標顯著性明顯減弱，可以認定“拍客”已經(jīng)成為通用詞匯，他人在通用范圍內(nèi)使用“拍客”詞匯，而不是作為商標使用，不造成相關(guān)公眾混淆，就不應(yīng)認定為侵犯商標權(quán)。

銀駿眉商標行政案：北京高院認為“綜合正山茶葉公司和桐木茶葉公司提供的相關(guān)證據(jù)，足以證明在第53056號裁定作出時，“銀駿眉”已作為一種紅茶的商品名稱為相關(guān)公眾所識別和對待，成為特定種類的紅茶商品約定俗成的通用名稱。因此，基于第53056號裁定作出時的實際情況，應(yīng)當認定被異議商標的申請注冊，違反了《商標法》第十一條第一款第（一）項的規(guī)定。

優(yōu)盤商標撤銷案：商評委認為，從爭議商標“優(yōu)盤”漢字本身的含義來看，其對于指定使用的第9類計算機存儲器等商品的質(zhì)量、功能、用途等特點具有直接的敘述性，缺乏商標應(yīng)有的顯著特征。朗科公司自身也一直將“優(yōu)盤”作為商品名稱加以使用，客觀上進一步起到了淡化乃至消滅“優(yōu)盤”文字作為商標的顯著特征的作用。同時，眾多同行業(yè)經(jīng)營者以及消費者已經(jīng)比較普遍地將“優(yōu)盤”作為一種新型的計算機移動存儲器的商品通用名稱加以使用。因此可以認定，爭議商標已成為其指定使用商品——計算機存儲器的通用名稱。

四、如何防止商標通用化？

1、選擇顯著性強的標識

若商標的含義與所指商品的特點和用途，密切相關(guān)，如使用不當，很容易會變成商品的通用名稱。而且，顯著性不強的商標容易被他人以合理使用為抗辯事由，使用在自己的商品上。所以，在注冊申請時應(yīng)選擇顯著性較強的商標，從而防止被淡化使用。

2、正確使用注冊商標。

（1）權(quán)利人應(yīng)正確使用注冊商標，且作為商標意義上的使用。例如優(yōu)盤案件，優(yōu)盤成為通用名稱，是由于朗科公司將優(yōu)盤作為商品名稱不正當使用所致。（2）同時推出商標和新產(chǎn)品時，一定要正確區(qū)分商品名稱和商標。因為在新產(chǎn)品上市之初，很容易用商標去命名商品，由此造成商標逐漸通用化。（3）權(quán)利人尤其要防止商標作為商品名稱被列入國家標準、行業(yè)標準、工具書、詞典等文件中。這類情況，在藥品名稱和商標沖突的案例中，尤為突出。

3、實施積極主動的維權(quán)行動

權(quán)利人若發(fā)現(xiàn)他人將其注冊商標作為商品名稱或其他描述性說明等，應(yīng)當及時啟動維權(quán)行動，要求立即停止不當使用行為，甚至刊登報紙雜志公告。權(quán)利人的維權(quán)必須及時，以免喪失權(quán)利的救濟途徑。進一步放縱他人的不正當使用，會導(dǎo)致商標通用成為既成事實，到時亡羊補牢為時晚矣。就如“拍客”案件、“優(yōu)盤”案件。

作者：浙江天冊律師事務(wù)所 ?姚小娟律師來源：天冊·羅云律師（微信號：luoyun-iplaw?）編輯：IPRdaily Alisa ----------------------------------- ■知識產(chǎn)權(quán)界：（微信訂閱號：iprpark）知識產(chǎn)權(quán)輿情調(diào)查、深度原創(chuàng)報道 ■知識產(chǎn)權(quán)之聲:（微信訂閱號：IPRradio）收聽全球首檔知識產(chǎn)權(quán)音頻電臺節(jié)目 ■小秘書【小D】個人微信號：iprdaily2014（添加驗證請說明供職單位+姓名）

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