不想商標(biāo)在墨西哥被搶注？先看商標(biāo)保護(hù)概要吧

IPRdaily 知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一新銳媒體

創(chuàng)新｜創(chuàng)業(yè)｜連接IP變革者

【小D導(dǎo)讀】

隨著我國(guó)越來(lái)越多的企業(yè)走出國(guó)門(mén)，開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，不少企業(yè)都曾有商標(biāo)在國(guó)外被搶注的慘痛經(jīng)歷，鑒于墨西哥商標(biāo)制度與國(guó)內(nèi)的巨大差異性，如何在墨西哥保護(hù)企業(yè)的商標(biāo)權(quán)益成為不少企業(yè)一個(gè)頭疼的問(wèn)題。

近年來(lái)，眾多國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的商標(biāo)在墨西哥頻頻被不法分子搶注，如：“哇哈哈Wahaha”、“中華CHUNGHWA”、“新浪SINA”等。隨著我國(guó)越來(lái)越多的企業(yè)走出國(guó)門(mén)，開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，不少企業(yè)都曾有商標(biāo)在國(guó)外被搶注的慘痛經(jīng)歷，鑒于墨西哥商標(biāo)制度與國(guó)內(nèi)的巨大差異性，如何在墨西哥保護(hù)企業(yè)的商標(biāo)權(quán)益成為不少企業(yè)一個(gè)頭疼的問(wèn)題。本文中筆者就墨西哥商標(biāo)保護(hù)制度進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，擬幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)在該國(guó)更好地維護(hù)自身的權(quán)益。

一、商標(biāo)保護(hù)的原則

在墨西哥獲得商標(biāo)權(quán)利的方式有兩種，一是直接向墨西哥工業(yè)產(chǎn)權(quán)局提交單國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，另一種是通過(guò)馬德里國(guó)際注冊(cè)指定保護(hù)墨西哥。墨西哥商標(biāo)確權(quán)采用“申請(qǐng)?jiān)谙取钡脑瓌t，即以提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)日期的先后決定商標(biāo)權(quán)的歸屬，但是在訴訟程序中墨西哥商標(biāo)法仍然承認(rèn)商標(biāo)的在先使用，被侵權(quán)一方仍然可以基于在先使用維護(hù)商標(biāo)權(quán)利。

二、第三方觀察意見(jiàn)程序

由于墨西哥商標(biāo)法無(wú)異議程序，即：初審?fù)ㄟ^(guò)后將直接予以注冊(cè)保護(hù)，因此對(duì)于尚未核準(zhǔn)注冊(cè)的搶注商標(biāo)，任何利益第三方只能向其提出“第三方觀察意見(jiàn)”（Third party observations）申請(qǐng)以反對(duì)該商標(biāo)的注冊(cè)。企業(yè)發(fā)現(xiàn)商標(biāo)在墨西哥被搶注后，若搶注商標(biāo)仍處于申請(qǐng)中，可向墨西哥官方呈交“第三方觀察意見(jiàn)”，說(shuō)明申請(qǐng)商標(biāo)系搶注商標(biāo)的行為，是侵犯他人商標(biāo)權(quán)利的情況，請(qǐng)求審查員主動(dòng)駁回?fù)屪⑸虡?biāo)。

根據(jù)墨西哥商標(biāo)法律規(guī)定，只有法律關(guān)系上的利益相關(guān)人才能提出司法或行政程序，而建立利益關(guān)系通常最直接有效的方式是在與搶注商標(biāo)相同或類(lèi)似的商品或服務(wù)上提交相同或極為近似的商標(biāo)申請(qǐng)。若打算提出“第三方觀察意見(jiàn)”申請(qǐng)，可同時(shí)向官方提交商標(biāo)在墨西哥和海外的已注冊(cè)和使用的證據(jù)，證明商標(biāo)確為第三方所有，以提高“第三方觀察意見(jiàn)”被審查員接受的可能性。

然而，由于墨西哥商標(biāo)法對(duì)“第三方觀察意見(jiàn)”程序并無(wú)明確規(guī)定，該意見(jiàn)能否被采納完全取決于審查員的自由裁量權(quán)。倘若審查員接受“第三方觀察意見(jiàn)”主動(dòng)駁回?fù)屪⑸虡?biāo)，第三方可避免進(jìn)入費(fèi)錢(qián)費(fèi)時(shí)費(fèi)力的商標(biāo)撤銷(xiāo)程序，從而大大降低維權(quán)成本。即便官方不采納“第三方觀察意見(jiàn)”，也會(huì)將“第三方觀察意見(jiàn)”的申請(qǐng)文件與搶注商標(biāo)的審查文件合并，他人在獲取搶注商標(biāo)信息的同時(shí)可獲得“第三方觀察意見(jiàn)”文件的信息，從而得知商標(biāo)可能系搶注商標(biāo)的情況。同時(shí)，“第三方觀察意見(jiàn)”可以作為日后撤銷(xiāo)的輔助證據(jù)，向?qū)彶閱T表明第三方對(duì)搶注商標(biāo)提出撤銷(xiāo)的決心。

三、無(wú)效宣告程序

由于墨西哥商標(biāo)法無(wú)異議程序，因此企業(yè)可對(duì)搶注商標(biāo)的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，待商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后再提出無(wú)效宣告申請(qǐng)，撤銷(xiāo)搶注商標(biāo)?？偟膩?lái)說(shuō)，墨西哥有兩種商標(biāo)撤銷(xiāo)程序，一是基于惡意注冊(cè)等的無(wú)效宣告（Annulment demands），另一種是基于連續(xù)不使用的無(wú)效宣告（Lapsing declaration）。

（一）兩種無(wú)效宣告程序

1. 基于惡意注冊(cè)等的無(wú)效宣告

適用的法律要件：雖然無(wú)效宣告的法律依據(jù)有多種，但針對(duì)商標(biāo)搶注的情況，撤銷(xiāo)常用的兩種依據(jù)如下： A. 若搶注商標(biāo)與在其申請(qǐng)日前已在墨西哥或其它國(guó)家在先使用的商標(biāo)權(quán)利相沖突，可自商標(biāo)注冊(cè)公告之日起三年內(nèi)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)，但在先商標(biāo)須具有一定知名度； B. 對(duì)于惡意搶注的，任何時(shí)間均可提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)。對(duì)于“惡意”的定義，主要為：未經(jīng)國(guó)外商標(biāo)權(quán)利人的明確授權(quán)，其代理人、代表人、消費(fèi)者或經(jīng)銷(xiāo)商擅自申請(qǐng)注冊(cè)與商標(biāo)所有人的商標(biāo)相同或極易引起混淆的商標(biāo)。

2. 基于連續(xù)不使用的無(wú)效宣告

適用的法律要件：商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后連續(xù)三年不使用的，任何利益相關(guān)人均可以“連續(xù)三年不使用”為由向墨西哥工業(yè)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)撤銷(xiāo)。

A. 商標(biāo)自核準(zhǔn)注冊(cè)日起3年內(nèi)，商標(biāo)申請(qǐng)人未將商標(biāo)進(jìn)行實(shí)際使用； B. 在利益相關(guān)人提出“撤三”申請(qǐng)前的3年內(nèi)，商標(biāo)申請(qǐng)人未將商標(biāo)進(jìn)行實(shí)際使用。

搶注人注冊(cè)他人商標(biāo)后真實(shí)使用商標(biāo)的可能性較小，即便搶注成功后也并非高枕無(wú)憂(yōu)。正所謂“君子報(bào)仇，十年不晚”，企業(yè)可靜待商標(biāo)注冊(cè)公告滿(mǎn)3年后，以對(duì)方連續(xù)3年未使用商標(biāo)為由提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)；搶注商標(biāo)的十年有效期內(nèi)都處于危險(xiǎn)期，倘若搶注人未能在任意連續(xù)3年內(nèi)使用商標(biāo)，隨時(shí)都面臨被撤銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

若打算提出連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)申請(qǐng)，企業(yè)可在提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)前先進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)調(diào)查，以確認(rèn)搶注商標(biāo)所有人是否對(duì)搶注商標(biāo)有實(shí)際使用。若市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果證明搶注商標(biāo)所有人對(duì)商標(biāo)并無(wú)實(shí)際使用，可立即對(duì)搶注商標(biāo)提出連續(xù)三年不使用撤銷(xiāo)申請(qǐng)。不使用撤銷(xiāo)的舉證責(zé)任由被申請(qǐng)人承擔(dān)，被申請(qǐng)人需提交證據(jù)材料證明其已經(jīng)連續(xù)三年使用商標(biāo)，否則將承擔(dān)被申請(qǐng)商標(biāo)被撤銷(xiāo)的不利后果。

（二）無(wú)效宣告流程

撤銷(xiāo)申請(qǐng)人首先在墨西哥提交商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，以建立利益關(guān)系；

2.收到申請(qǐng)回執(zhí)后可著手準(zhǔn)備提撤銷(xiāo)申請(qǐng)所需的材料，并辦理公證認(rèn)證事宜；

3.商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峤?-6個(gè)月左右官方會(huì)引證在先商標(biāo)駁回撤銷(xiāo)人的商標(biāo)申請(qǐng)，并要求在2個(gè)月的期限內(nèi)予以答復(fù)，可延期2個(gè)月；

4.撤銷(xiāo)申請(qǐng)人收到駁回通知后，立即對(duì)搶注商標(biāo)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)，提交撤銷(xiāo)申請(qǐng)后，再提交駁回答復(fù)申請(qǐng)，向官方說(shuō)明撤銷(xiāo)人已對(duì)引證商標(biāo)提交撤銷(xiāo)申請(qǐng)，要求延后撤銷(xiāo)人商標(biāo)的審查；

5.墨西哥商標(biāo)局受理撤銷(xiāo)申請(qǐng)后，約1年左右下發(fā)裁定，如撤銷(xiāo)申請(qǐng)人成功撤銷(xiāo)在先商標(biāo)，則撤銷(xiāo)人的商標(biāo)申請(qǐng)將順利注冊(cè)，在先商標(biāo)將被依法宣告無(wú)效；

6.若任何一方對(duì)商標(biāo)局裁定不服，可向墨西哥知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提出上訴，上訴階段需時(shí)約1-2年；

7.對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院裁定不服的，可向墨西哥司法法院上訴，上訴階段需時(shí)約6-12個(gè)月。

整個(gè)撤銷(xiāo)程序需時(shí)大概一年左右。

四、海關(guān)行政保護(hù)

由于墨西哥是一個(gè)商標(biāo)搶注嚴(yán)重的國(guó)家，墨西哥商標(biāo)局和海關(guān)簽訂了合作協(xié)議，允許海關(guān)進(jìn)入商標(biāo)局的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，共同抵制侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的行為，制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)有貨物進(jìn)入墨西哥時(shí)，海關(guān)會(huì)主動(dòng)對(duì)進(jìn)口貨物的商標(biāo)與商標(biāo)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)的商標(biāo)進(jìn)行對(duì)比審核，若發(fā)現(xiàn)可能涉嫌侵權(quán)的商品，將扣留侵權(quán)商品并通知商標(biāo)所有人。

海關(guān)主動(dòng)保護(hù)是一把“雙刃劍”，若企業(yè)的商標(biāo)在墨西哥被搶注后仍將標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品出口至墨西哥，則可能面臨侵犯他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于侵權(quán)行為屬實(shí)的，法院最高可判侵權(quán)人19萬(wàn)美元罰款，并責(zé)令關(guān)閉營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。對(duì)于二次侵權(quán)的，可判侵權(quán)人6年以下有期徒刑，并罰款5萬(wàn)美元。倘若企業(yè)能夠主動(dòng)在墨西哥進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)，商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)后，海關(guān)會(huì)主動(dòng)查獲可能涉嫌侵權(quán)的商品，通知商標(biāo)所有人，能夠起到“海關(guān)備案”的作用。

總而言之，商標(biāo)是企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的通行證，企業(yè)應(yīng)提前在計(jì)劃出口的國(guó)家進(jìn)行商標(biāo)保護(hù)，未雨綢繆，掃清障礙。在遭遇海外商標(biāo)搶注時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的商標(biāo)保護(hù)策略，積極維護(hù)自身利益，謹(jǐn)防自身利益受到侵害。被動(dòng)維權(quán)是治標(biāo)，主動(dòng)保護(hù)才能治本。

文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表IPRdaily立場(chǎng)。

文章系作者向IPRdaily投稿，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處（微信號(hào)：IPRdaily）。

作者：薛友飛 ?超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán) 編輯：IPRdaily 趙珍

IPRdaily小秘書(shū)個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014 ? ■小秘書(shū)【小D】個(gè)人微信號(hào)：iprdaily2014（添加驗(yàn)證請(qǐng)說(shuō)明供職單位+姓名） ■添加可獲得更多實(shí)務(wù)干貨分享、定期私密線下活動(dòng)、更有機(jī)會(huì)加入知識(shí)產(chǎn)權(quán)界最大云社區(qū)【IPer社群班級(jí)】與全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)秀精英深度交流。

? 點(diǎn)擊閱讀原文來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)第一個(gè)云社區(qū)“知云社區(qū)”互動(dòng)！

不想商標(biāo)在墨西哥被搶注？先看商標(biāo)保護(hù)概要吧

不想商標(biāo)在墨西哥被搶注？先看商標(biāo)保護(hù)概要吧