史上最全：企業(yè)運營常見商標問題解析

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本文由作者授權(quán)IPRdaily首發(fā)，未經(jīng)許可請勿轉(zhuǎn)載

主持人：張楚教授（中國政法大學知識產(chǎn)權(quán)中心主任） 主講人：喬萬里律師（浙江澤大律師事務(wù)所） 參與者：【共建知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)圈(2)】500人微信群 時間：2015年3月21日 ?星期六 ?20:00~22:00 文字整理：周茜（北京恒都律師事務(wù)所）

各位朋友，大家晚上好！

本周非常榮幸收到了中國政法大學知識產(chǎn)權(quán)中心主任張楚教授的“江湖令”，受張教授的重托，由我在【共建知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)圈】500人的微信大群為大家分享幾點從業(yè)十年來對企業(yè)商標問題的粗淺認識和感觸，歡迎大家指正。本次分享活動采用微信語音的方式進行，從未嘗試過，小有緊張。

從事商標法研究及其相關(guān)實務(wù)工作，就不得不提原最高人民法院民三庭庭長孔祥俊所著《商標與不正當競爭法:原理和判例》一書。該書曾轉(zhuǎn)引中南財經(jīng)政法大學彭學龍教授所著《商標法的符號學分析》（法律出版社2007版）一書中的引用：

“商標法具有驚人的欺騙性，看似一目了然，實則充滿玄機。一般來說，人們對于商標法了解得越少，就越容易誤認為其簡單。。。任何人，只要認真研究過商標法，都會驚奇地發(fā)現(xiàn)，這一領(lǐng)域充滿了知識產(chǎn)權(quán)的真正難題。在相當多的層面上，商標法的某些基本問題目前依然存在不確定性，而且可能永遠如此。就此而言，商標法與量子力學有某種共同之處，不確定性原則在這兩個學科中都處于中心位置?！保ㄔ某鲎杂淌贘eremy Philips）

同樣地，許多研究商標法的外國學者也表達了類似的觀點：

“在整個知識產(chǎn)權(quán)法律體系中，商標法最難理解，其適用結(jié)果也最難預測。” ——英國教授Barton Beebe

“如果你渴望找到法律術(shù)語的精確含義，請避開商標法。” ——美國學者Jerome Gilson

我本人是在實踐中學習和研究商標法的，對此感同身受。下面我們正式開始對企業(yè)運營常見商標問題做一個簡單的分享。

一、商標經(jīng)營是企業(yè)經(jīng)營的最高境界

1.1、商標是市場競爭利器

眾所周知，商標十分重要。我們從農(nóng)村沒有商標的農(nóng)產(chǎn)品和城市流通的有商標農(nóng)產(chǎn)品的價格區(qū)別就能夠感受出來。比如說土豆和薯條，土豆兩塊錢一斤，那么它被炸成薯條，用肯德基或麥當勞的包裝出售，價格上肯定要翻上很多倍。同樣地，還有愛馬仕（Hermes）、古奇（Gucci）這些品牌的箱包。它們的原材料可能普普通通，甚至連真皮都不是，但它們的價格卻可能高達五位數(shù)或者六位數(shù)。這種情形下，商標就是競爭的利器，使得這些商標的商品比普通的商品或者普通商標的商品擁有更強的競爭力。

1.2、商標是企業(yè)的重要資產(chǎn)

現(xiàn)在，大家一起來看看2014年福布斯全球最有價值品牌榜單的前10名：

在全球化的市場環(huán)境下，企業(yè)的各種營銷活動都是為了將它的經(jīng)營思想、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)理念、甚至生活方式都凝聚在自己的商標里，以提升商品的知名度、塑造商標的形象。所以，正如美國《財富》雜志在公布全美最受人尊敬的公司時所說“品牌就是一切”。

1.3、商標經(jīng)營是企業(yè)經(jīng)營的最高境界

我們?nèi)豪?00人大部分都是律師同行，也有很多以知識產(chǎn)權(quán)為主，并且很多以專利和版權(quán)為主。但這里我僅僅提及商標經(jīng)營是企業(yè)經(jīng)營的最高境界，希望各位不要誤會。再發(fā)一張圖片，大家感受一下商標在市場經(jīng)營中的重要地位。

比如，“百事（PepsiCo）”和“寶潔（P&G）”。以寶潔為例，我們所知道的飄柔、沙宣、海飛絲等最為常見的中高端洗發(fā)水，基本上都被寶潔壟斷，企業(yè)經(jīng)營到最后，毫不夸張地說，運營商標足矣！

我們對上面的第一部分問題簡單做一個小結(jié)，不再深入展開。目前，我國國內(nèi)的商標注冊申請主要集中在第9、20、25、30 等類別上，以電子產(chǎn)品、家具、服裝、食品等勞動密集型產(chǎn)業(yè)為主；而馬德里國際注冊申請的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，歐美商標注冊的行業(yè)特點就會有些區(qū)別，除了上面列舉的類別，再加上第5類的醫(yī)藥營養(yǎng)類商品和第42類的科技類服務(wù)。這也是馬德里商標申請與我國國內(nèi)申請在涉及保護類別上的一個區(qū)別。

下面第二個部分，我們將進入到今晚討論的核心主題

二、商標問題步步驚心

2.1、申請獲權(quán)： 俗話說，“工欲善其事，必先利其器”。欲先維權(quán)必先獲權(quán)，獲權(quán)肯定需要先申請。那我們先說下獲權(quán)申請的問題。商標通常具有如下特征：

2.1.1、商標首先要依附于商品或者服務(wù)，具有識別功能。單純我們看見一個文字或圖形的話，它只是一個符號，只有當它依附于商品或者服務(wù)的時候，我們才能稱之為商標；

2.1.2、商標是智慧財產(chǎn)權(quán)，具有財產(chǎn)屬性；

2.1.3、商標具有價值增值功能，也就是我們常說的商品附加值，這也是今后企業(yè)盈利的重點；

2.1.4、商標具有標示商品或者服務(wù)質(zhì)量的功能；

2.1.5、商標具有獨占性、壟斷性。在中國大陸范圍內(nèi)，我擁有一個注冊商標，別人就不能在相同或類似商品上注冊和使用相同或近似的商標；

2.1.6、商標具有競爭性。如前面所講的，商標是市場競爭中的利器；

2.1.7、商標具備宣傳功能。在市場營銷中，商標是一個很好的推廣利器，見商標如見廠家或服務(wù)提供者。宣傳商標的同時，也就宣傳了商標的所有人。

申請商標的時候，我們的客戶往往會提出一些常見的問題。下面講一下，我們作為商標律師或者商標代理人如何來答復客戶這些問題。

2.1.8、常見問題之：TM和R 有什么區(qū)別？

我們的客戶常常會問在商品上標注的TM或R標識有什么區(qū)別，甚至很多客戶在申請商標后不久就來電詢問什么時間可以“拿到”TM，這個可能跟天貓、京東、騰訊等一些電商平臺提出的入駐要求有關(guān)。這些電商平臺的助推可能會產(chǎn)生一些誤導，入駐要求上都會說，商標“拿到”、“獲得”了TM就如何如何……，會讓人認為TM是一種商標權(quán)利。通常情況下，我會向客戶這樣解釋：

1）、“TM”是商標的英文“Trade Mark”的簡拼，兩個單詞首字母的縮寫，我的理解它沒有法律上的意義；

2）、“TM” 僅僅代表商標，至于是否是注冊商標、是否是已申請商標，在所不問；也就是說，TM是否是已申請的商標不考慮，商標沒有申請標注TM或者已經(jīng)申請了不標注TM，都不會受到行政處罰；如果有客戶因為這個事情受到行政處罰，我們都可以給客戶代理這種行政案件；

3）、穩(wěn)妥起見，在進行推廣之前，建議商標應(yīng)該處于已獲準注冊的狀態(tài)，或者至少是已經(jīng)遞交了申請，以降低風險。

2.1.9、常見問題之：申請了商標或駁回無效后可以使用嗎？

申請了商標以后，我就可以使用了嗎？這是客戶最常問的問題之一?；蛘哒f，我的商標被駁回而且沒有申請復審，那么無效了以后，我還可以繼續(xù)使用該商標嗎？這是客戶常問的關(guān)于是否可以使用的問題。對于這個問題，我個人的理解：

申請和使用是沒有因果關(guān)系的。申請了可以不用，比如說投資、投機的，他們申請了商標大多都不使用；不申請也可以使用，比如被搶注者，他們即使沒有申請也都在使用。申請只是為了得到保護。不管申請了或者沒申請，都可以使用，但也都可能構(gòu)成侵權(quán)。所以，使用商標應(yīng)該以不構(gòu)成侵權(quán)為前提。

2.1.10、常見問題之：中文、外文和圖形商標獨立申請還是組合申請？

我們的客戶經(jīng)常在申請商標的時候問到，我這個商標應(yīng)該中文、英文和圖形組合一起申請，還是應(yīng)該單獨申請呢？單獨申請的話，會不會費用太高啊。這是很常見、很直接的問題。

2.1.10.1那么，我們首先要理清文字商標和圖形商標各自的功能是什么？

1）、中文商標：在中國大陸，中文名稱起到最基本的呼叫傳播功能。我們總是說要去買哪一個品牌，去哪一個品牌接受服務(wù)，所以有名字很關(guān)鍵，有中文名字是必須的。

2）、英文商標：在國際化的今天，沒有一個英文商標很難證明自己的實際化，所以英文商標也是不可或缺的。

3）、圖形商標：圖形生動形象讓人印象深刻，所以圖形商標的功能也是文字商標多不能替代的。

2.1.10.2中文商標、英文商標和圖形商標，是應(yīng)該選擇組合申請還是單獨申請？

我的觀點：看具體使用。如果今后在實際使用過程中，根本就不存在分開使用的情形，那么建議他只注冊組合商標就可以了，至于類別另算。這樣的話，節(jié)約了成本，也與商標法第49條的規(guī)定相吻合，怎么申請，怎么使用，怎么保護。但是，我們大部分客戶使用商標的情形都不是這樣的，他們經(jīng)常把中文、英文、圖形分開使用，但又認為分開申請成本太高。

2.1.10.3關(guān)于選擇組合申請還是單獨申請，我們要跟申請人講明以下幾點：

1）、審查風險：中文、英文和圖形獨立審查，三者任一部分與在先權(quán)利發(fā)生沖突，商標整體將被駁回。

2）、規(guī)范使用：理論上，怎么注冊怎么使用，獨立注冊可以任意組合使用，組合注冊不得單獨使用。所以，從規(guī)范使用的角度來件，獨立注冊更具有靈活性，使用更方便。如果組合注冊而單獨使用其組成部分，這種使用應(yīng)視為改變注冊商標標識的不規(guī)范使用的情形，至少違反了商標法第49條；如果組合注冊而單獨使用，則偏離了注冊商標的初衷，喪失了注冊的價值和意義；而且在評定榮譽及維權(quán)訴訟中無法提交相應(yīng)商標的使用證據(jù)。

3）、見賢思齊：可以借鑒知識產(chǎn)權(quán)游戲規(guī)則制定國的大牌。比如說，大牌“iPhone”的使用是比較規(guī)范的。它的中文是“蘋果”，英文是“iPhone”，圖形是“咬掉一口的蘋果圖案”。我們的iPhone手機背面，上面是圖形，下面是英文。這種形式就表明了它們實際上是分開在使用，所以理論上這些商標也應(yīng)該分開來申請注冊。再舉一個西方的大牌“NIKE”和“鉤圖形”及“耐克”中文。他們的排列組合和使用也是非常規(guī)范的。我們常見的圖形商標比較多，英文商標比較多，中文當然也有。這些商標在具體使用的時候，理論上都是獨立注冊，任意組合使用，改變上下左右的排列。所以，一般情況下，大部分企業(yè)的商標都存在分開使用的情形。我們就建議客戶分開注冊，雖然這樣成本稍微高些，但使用更靈活，同時降低了審查風險。

2.1.11、常見問題之商標分類注冊

下面我們談一個比較時尚熱門的話題——APP，也就是我們要講的商標分類注冊。假設(shè)我現(xiàn)在開發(fā)了一款APP軟件，應(yīng)該怎樣選擇商品和服務(wù)，在哪些類別上注冊和保護是最規(guī)范最有效的？

1）、我們舉一個滴滴打車APP的例子。去年在《中國工商報》，我曾就這個問題做過一個簡短的評論。我們看到APP的第一反應(yīng)，它首先是第9類的軟件商品；軟件商品來自哪里呢，用第42類的軟件開發(fā)服務(wù)開發(fā)出來的；然后通過第38類的在線數(shù)據(jù)聯(lián)接通訊服務(wù)，實現(xiàn)了第39類的乘客運輸服務(wù)，同時還可以通過第35類的廣告服務(wù)進行盈利。即，打車類APP涉及的注冊和保護類別至少包括9、35、38、39和42五個類別，這樣就相對全面一些。

2）依此類推，我們現(xiàn)在的法律服務(wù)如果做一款APP，比如北京天同律師事務(wù)所推出的“無訟”APP，它也是通過第42類的軟件開發(fā)服務(wù)開發(fā)出第9類的應(yīng)用軟件，然后通過第38類的在線數(shù)據(jù)聯(lián)接通訊服務(wù)，實現(xiàn)了第45類的法律服務(wù)，同時也可以通過第35類的廣告服務(wù)進行盈利。

3）再依此類推，還有交友服務(wù)APP，增加第45類的交友服務(wù)；醫(yī)療服務(wù)APP，增加44類的醫(yī)療服務(wù)等等。這樣的話，各種APP應(yīng)用軟件的注冊和保護范圍，申請注冊類別，基本上都可以這么類推確定。

2.1.12、常見問題之商標術(shù)語的規(guī)范表述：近似與類似

我們許多不做知識產(chǎn)權(quán)的律師或者是以專利和版權(quán)為主的律師平常很容易混用近似和類似，以致這些商標術(shù)語的表述不是特別規(guī)范，甚至能聽到過“近似商品、類似商標”這種別扭的說法。那么，規(guī)范的表述我這里再補充一下，“近似商標、類似商品”，這是特定用法，當然不是我發(fā)明的，我只是順便提醒一下。

2.1.13、常見問題之商標的實質(zhì)審查：絕對理由+相對理由

商標的實質(zhì)審查包括絕對理由和相對理由的審查。

2.1.13.1、絕對理由：

禁止性條款 《商標法》第10條，禁注又禁用。

無顯著性、缺乏顯著性 《商標法》第11條，經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。通過使用取得顯著性作為一個疑點難點，這是靈活掌握、有操作空間、可以為客戶帶來增值服務(wù)的地方。

顯著性的動態(tài)演變 關(guān)于商標顯著性，去年年底，我曾在《中國工商報》寫過一篇文章《顯著性是商標的靈魂》；今年2月修訂后，重新發(fā)表在IPRdaily微信公眾平臺上，新標題為《商標顯著性的動態(tài)演變分析》。

去年，我在《中國工商報》上也有幾篇關(guān)于商標顯著性問題新聞事件分別做過簡短的解讀。譬如，“暖寶寶”商標、“UGG”商標等。不少人已經(jīng)認為，“暖寶寶”就是一次性小型取暖貼；雪地靴就是“UGG”，“UGG”就是雪地靴。其實，這種已經(jīng)處于兩可之間或者說已經(jīng)處于淡化的邊緣，成為通用名稱的邊緣。還有一個例子就是“美瞳”，很多女生說我去買一個美瞳去，實際上她是去買“彩色隱形眼鏡”。另外一個例子是搜索引擎的中國大佬“百度”，我們?nèi)ァ鞍俣纫幌隆?，等等。這些都是商標在淡化、逐步成為通用名稱的例子。它們的區(qū)別在于“暖寶寶”和“UGG”是被別人淡化的，是市場所為；有的淡化是商標權(quán)人放任，如“美瞳”；而有的淡化甚至是商標權(quán)利人主動所為，如“百度一下”，主動用“百度”來代稱搜索。百度顯然并沒有從“谷歌（GOOGLE）”的前車之鑒中吸取教訓。

商標顯著性不是靜態(tài)不變的，它隨著商標權(quán)被使用，從無到有，由弱到強，從有到無，由強及弱，乃至逐漸淡化，也可以失而復得，因此商標顯著性一直處于動態(tài)演變的過程中，隨商標權(quán)人使用行為的變化而變化。

備注：該講座文字已超過兩萬字無法推送，篇幅受限，此處略，詳情請查閱主講人《商標顯著性的動態(tài)演變分析》一文。

2.1.13.2、相對理由：

商標授權(quán)獲權(quán)過程中對相對理由的審查和適用是最常見、最普遍的，包括在先權(quán)利、近似認定等方面的內(nèi)容。

1）我們來舉一個“BOSS”的例子。如果有人在服裝箱包上申請一個“8088”商標，遠看的話，這個商標跟“BOSS”長得很像，這種情形一般會被認定為構(gòu)成近似商標。商標近似的判斷正如剛才舉例中所說的，要以“相關(guān)公眾的一般注意力”為判斷標準，普通消費者的一般注意力為標準。

2）同時，對于商標近似性的判斷還要堅持“隔離審查”判斷原則。我們不能把兩個商標擺在一起來看近似或者不近似；而是要先看一下引證商標，然后放開一邊，再回過頭看一下待審商標，覺得這兩個商標長得非常像或者覺得它們足以導致混淆，那么，我們就可以認定二者構(gòu)成近似商標。

3）商標近似判斷還要遵循“整體觀察”原則。比如，引證商標完整包含了我們客戶的商標，但還有其它不同的組成部分。從整體上來看，商標的顯著部分，字體字號突出的部分，或者顏色突出的部分是一致的，這時也一般認定為構(gòu)成近似商標。這就是“對比主要部分，整體觀察”的原則。

4）再者，判斷商標近似的考量還要結(jié)合指定使用商品或者服務(wù)的特征進行綜合判斷。我們舉一個現(xiàn)代汽車商標（斜H）和本田汽車(正H)商標共存的案例.通過對比，原則上來講，我們認為傾斜的H（現(xiàn)代）和直立的正H(本田)在構(gòu)成要素、顯著部分、整體外觀、呼叫和含義等方面均非常接近，但是為什么二者均能獲準注冊并在市場上和平共存呢？這一切得歸因于二者指定使用的商品非常特殊，都是汽車。

首先，汽車的銷售渠道主要是4S店。一般我們在購買汽車之前就已經(jīng)確定了到底是去現(xiàn)代還是去本田的4S店購車。其次，汽車的銷售價格相對來說比其他普通商品昂貴許多，那么消費者通常會以較高的注意力來謹慎選擇購買。所以，在認定現(xiàn)代和本田“H”商標的近似性時，考慮到其指定使用商品特殊的銷售渠道和昂貴的價格，消費者通常負有較高的注意義務(wù)或者會以非常謹慎的注意力來區(qū)別商品來源，因而兩件商標細微的差別也足以避免消費者誤認或混淆的產(chǎn)生。兩商標最終被認定為不構(gòu)成近似。

5）此外，商標的獨創(chuàng)性也很重要。比如，聞名海內(nèi)外的“海爾”商標?！昂枴边@兩個漢字無論在中國的古漢語中還是現(xiàn)代漢語的常用詞匯中都不是固定搭配，也不是固定詞組?！昂枴本褪且粋€具有獨創(chuàng)性的臆造詞，因而顯著性更強。同樣的例子還有“索尼”商標，這是一個舶來的、翻譯過來的詞，既不是固定搭配也不是常用詞組，所以“索尼”的顯著性也非常強，也更容易獲得注冊。

6）中文漢字商標的審查在認定近似方面，通常會考慮排列順序、相同漢字的個數(shù)等諸多因素。一般情況下，四個漢字三個相同一般會容易被認定為近似，但是第一個漢字不同的話會有例外；三個漢字兩個相同一般不認定為近似，特殊的情況除外。舉個例子，“西湖”是一個注冊商標，那么我們再申請注冊“新西湖”理論上是沖突的，申請注冊“大/小西湖”肯定也是不行的。根據(jù)現(xiàn)行的審查標準，在“西湖”上附加“大/小”、“新/舊”以及“之/乎/者/也”這種沒有實際含義的詞匯，也都是與在先商標“西湖”構(gòu)成近似，不能獲得注冊。那么，我們把文字順序顛倒過來，“湖西”可以獲得注冊嗎？當然也不行。又如，已有在先注冊商標“少林寺”，那么申請注冊“寺林少”肯定也是相沖突的。同樣道理，寧波有個“天一閣”，那我們?nèi)绻暾堊浴伴w一天”可以嗎？理論上也是不行的。因為依照中國漢字的書寫和閱讀習慣，漢字的排列順序既可以從左向右，也可以從右向左。相應(yīng)地，“寺林少”就等于“少林寺”，“閣一天”就等于“天一閣”。

7）再舉一個關(guān)于添加偏旁部首的漢字例子。比如說，我姓“喬”，喬丹的“喬”。那么，如果我們在喬丹的“喬”字前面加一個單人旁或者木字旁，理論上，“僑/橋丹”均會被認定為與“喬丹”構(gòu)成近似。

8）關(guān)于描述商品功能、特點的漢字，比如說食物上的商標，后綴有“香”；服飾上的商標，后面有顏色、型號等等。這些描述性的字眼使用在指定商品上通常會被認為缺乏顯著性。在商標審查時，大部分情形下這些漢字都會被忽略。還有，在餐飲行業(yè)和大部分服務(wù)行業(yè)，都會把“亭/臺/樓/閣/殿/堂/館/所”作為后綴，這些字眼在審查時通常也會被忽略不計。比如，在餐飲行業(yè)上有在先注冊商標“得月樓”，我們申請注冊“得月”，理論上二者也會被認定為近似。

9）客戶有時還會提出這樣的問題：在先有一個“A”，也有一個“B”，現(xiàn)在想申請“A+B”是否可以獲準注冊？我認為這要分情況對待。比如說“少林足球”。假設(shè)有“少林”注冊商標，也有“足球”注冊商標，那么申請注冊“少林足球”會獲準注冊嗎？一般情況下是可以的。如果“少林”非常有名，那對不起要駁回了；或者“足球”很有知名度，那對不起也要駁回了。如果“少林”和“足球”兩個商標在相關(guān)行業(yè)內(nèi)都沒有名氣或者沒有什么知名度的情況下，那么，有“A”也有“B”，申請注冊“A+B”一般是不認定為與“A”/“B”近似，“A+B”可以獲準注冊。

10）這里簡單討論一個有爭議的話題：“恒大”與“恒大冰泉”。

在第32類商品上有注冊商標“恒大”，之后又有人申請“恒大冰泉”?！昂愦蟊鄙虡艘恢眰髡f要初步審定公告，但是目前一直沒有公告。對于這個問題，業(yè)界很多種聲音，我談一下我的看法。通過檢索，我們看到商品“水”所在的類似群上，還有一件“冰泉”注冊商標。我沒有核實“冰泉”商標有沒有投入市場使用，但就目前來看它至少是個有效的注冊商標。我們假設(shè)它仍在持續(xù)使用，“冰泉”仍是有顯著性的注冊商標。那么，套用前面的我講有“A”、有“B”，申請注冊“A+B”一般不認定與“A”/“B”近似，“A+B”可以獲準注冊。有“恒大”、有“冰泉”，極有可能核準“恒大冰泉”；那么就意味著“恒大冰泉”與“恒大”不構(gòu)成近似，且與“冰泉”也不構(gòu)成近似。當然這只是一個假設(shè)，只是可能性還是存在的。

2.1.13.3、商評委審理的五種案件類型

總結(jié)一下，商評委審理案件目前一共五種類型：駁回復審；不予注冊復審；撤銷復審；無效宣告和無效宣告復審（依據(jù)第44條對商標局的無效決定提起的復審）。這些類型的案件均由商標評審委員會來審查。

1）這里重點談一下不予注冊復審案件。依據(jù)2001年修訂的《商標法》，如果對異議裁定結(jié)果不服，雙方當事人（即異議人或者被異議人）均可以向商標評審委員會提出復審。但是自去年5月1日以后，異議復審程序發(fā)生重大變化。依據(jù)2013年修訂的《商標法》，如果被異議商標經(jīng)異議裁定不予注冊（異議成立），被異議人可以向商評委提起不予注冊復審；但是反過來，如果被異議商標經(jīng)異議裁定準予注冊（異議不成立），則被異議商標將核準注冊。此時，原異議人對于該異議裁定不能提起復審（喪失了舊法中規(guī)定的提起異議復審的救濟方式），而只能等到被異議商標成功注冊后再向商評委對該商標提起無效宣告申請或者通過其它途徑獲得救濟。

2）商評委審查的第三種案件類型是撤銷復審。比如，在連續(xù)三年不使用程序（簡稱“撤三”）中，商標所有人提交了使用證據(jù)，商標局不認可這些證據(jù)，最終撤銷了商標；反過來，另一種情況是，商標局認為提供的使用證據(jù)有效，對被撤銷商標予以維持注冊，而撤三申請人認為被撤銷商標所有人提供的使用證據(jù)存在瑕疵，被撤銷商標不應(yīng)予以維持。因此，撤三案件的雙方當事人均有可能向商評委提出撤銷復審申請。此外，撤銷復審也包括對商標局做出的撤銷通用名稱決定不服而提起的復審案件。

3）商評委審查的第四種案件類型是無效宣告。無效宣告只能由申請人直接向商評委提出，這種案件和駁回復審一樣，比較常見，不再贅述。

4）還有一種是無效宣告復審，是比較特殊的是案件類型。既然無效宣告是由商評委審理，那么無效宣告復審為什么還由商評委來審理呢？這是因為《商標法》第44條第1款規(guī)定了以欺騙手段或者其他不正當手段注冊的商標或者違反商標注冊的禁止性條款的商標，商標局可以直接宣告該注冊商標無效。因此，商標所有人對商標局的無效宣告決定不服，可以向商評委提起無效宣告復審。這一點是不太常見的。

2.2、使用及維護：

2.2.1、變更

我們客戶申請了商標，好不容易注冊成功，明天發(fā)展壯大了，但是名稱改了或者地址變了，這些情形下都應(yīng)當并且有必要去商標局進行變更登記。變更的普通流程我們應(yīng)該都不陌生，這里提醒一下有些變更需要開具特殊的變更證明。

1）變更證明開具的主體根據(jù)客戶單位的性質(zhì)不同而有所不同。一般情況下，個體工商戶、合伙企業(yè)、合作社、企業(yè)法人等都是比較常見的主體，找工商局開證明就可以了。

2）如果我們律師事務(wù)所的名稱變了怎么辦？只能去找當?shù)刂鞴懿块T司法局。如果客戶是事業(yè)單位，開具變更證明需要去民政部門或機構(gòu)編制的管理部門。還有，像非營利性醫(yī)院（非營利性醫(yī)院的登記機關(guān)是民政局，主管機關(guān)是衛(wèi)生局，雙重管理），變更名下的商標需要找衛(wèi)生行政管理部門開具證明。上面列舉的這些證明在變更申請中不是特別常見、常用，但是一旦客戶用到，臨時查找又不太方便，所以我在這里做了一個簡單總結(jié)。

3）此外，很多人認為變更商標所有人的地址不是很重要。這時候我們可以給客戶看一下《商標法》第49條，其中明確規(guī)定“……自行改變注冊人名義、地址或者其他注冊事項的……由地方工商行政管理部門限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標”。事實上，名稱或者地址發(fā)生改變，如果不向商標局登記變更名下商標所有人的名稱或者地址，收不到撤銷等相關(guān)的文書，后果是很嚴重的。

2.2.2、轉(zhuǎn)讓和移轉(zhuǎn)

1）說起商標轉(zhuǎn)讓，就不得不提“IPAD”商標轉(zhuǎn)讓的案例?！癐PAD”商標的所有權(quán)人分布于中國大陸和臺灣，即深圳唯冠和臺北唯冠。除了蘋果公司以外，他們是在全球范圍內(nèi)擁有“IPAD”商標的權(quán)利人。在蘋果公司收購“IPAD”商標的時候，只和臺北唯冠簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議辦理了轉(zhuǎn)讓手續(xù)，但是并沒有和深圳唯冠簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，所以才出現(xiàn)了“IPAD”商標后來的尷尬境地。

2）“IPAD”商標案的細節(jié)很多人都了解，在此不做多講。我們從這個轉(zhuǎn)讓的案例當中，其實可以學到許多東西。首先，蘋果公司為了轉(zhuǎn)讓商標，從一開始就專門設(shè)立了一個IP公司，這個策略非常值得我們學習。如果我們客戶需要轉(zhuǎn)讓別人的商標，自己直接出面的話，很容易讓對方知道待轉(zhuǎn)讓商標的用途以及我們客戶的實力，從而推測出待轉(zhuǎn)讓商標對應(yīng)的價值；而重新設(shè)立一個不知名的公司或者找一個沒有名氣的第三方公司就會比較順利的規(guī)避好多麻煩。

3）雖然蘋果公司前期設(shè)立專門的IP公司用于商標轉(zhuǎn)讓的策略是值得我們學習的，但是我們也不得不反省蘋果公司后面出現(xiàn)的漏洞。蘋果公司的盡職調(diào)查工作還有待改進，并讓我們從中可以吸取一些經(jīng)驗教訓。對于我們今后的商標轉(zhuǎn)讓事宜，我們需要對真正權(quán)利人及其關(guān)聯(lián)公司進行全面檢索，并且查詢清楚這些主體名下所有相同類似商品上的全部相同近似商標，以便做一個完整的盡職調(diào)查，以免出現(xiàn)重大失誤被客戶拋棄。

4）關(guān)于商標轉(zhuǎn)讓，還有些不常見的情形。如果商標權(quán)人死亡或終止以后，商標能不能轉(zhuǎn)讓呢？理論上也是可以的。如果商標權(quán)人是一個公司，它已經(jīng)被終止不再運作了，這種情形下，無需提供轉(zhuǎn)讓人的主體資格證明文件，但是需要提供該公司終止的證明文件。如公司的清算組同意轉(zhuǎn)讓，那么清算組就可以代表轉(zhuǎn)讓人簽字蓋章等等，當然這需要同時提交證明清算組合法成立的文件。

5）如果商標權(quán)人的營業(yè)執(zhí)照被吊銷以后怎么辦理轉(zhuǎn)讓？吊銷未注銷是一個十分常見的工商管理術(shù)語。在吊銷未注銷的情形下，企業(yè)主體還在，同樣可以辦理商標轉(zhuǎn)讓。此時，商標權(quán)人雖因違法受到吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰，只是意味著該企業(yè)喪失經(jīng)營資格，但其主體資格仍然存續(xù)，所以，依然有權(quán)處分自己的無形財產(chǎn)。

6）因企業(yè)改制、兼并或者合并以及繼承、司法判決等事由發(fā)生的商標權(quán)屬的變化，一般不稱為“轉(zhuǎn)讓”，而是稱之為“移轉(zhuǎn)”。如果是國有企業(yè)改制，通常由主管的國資委出具相關(guān)改制文件，其中會明確約定商標權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利歸屬。而如果是集體企業(yè)改制，通常會有上級主管部門的文件來明確商標權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬。這樣一來，在辦理商標移轉(zhuǎn)手續(xù)的時候，就可以向商標局提交這些證明文件。企業(yè)改制后新設(shè)立的企業(yè)商標轉(zhuǎn)讓必須按照移轉(zhuǎn)手續(xù)辦理。但是，如果變更設(shè)立的企業(yè)承擔了原企業(yè)的全部債權(quán)債務(wù)，且資產(chǎn)屬性沒有發(fā)生變化，不用辦理轉(zhuǎn)讓只辦理企業(yè)名稱變更引起的商標變更即可，節(jié)約費用。

7）另外，個體工商戶名下商標的轉(zhuǎn)讓，早些年常出現(xiàn)，現(xiàn)在情況不是特別多，現(xiàn)在一般都在個體工商戶經(jīng)營者的個人名下。如果是個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照被注銷了，如果其名下的商標要移轉(zhuǎn)的話怎么辦？如果是個人經(jīng)營，個人就可以處分名下所有的商標，按自然人商標轉(zhuǎn)讓辦理；如果是以家庭為單位經(jīng)營的個體工商戶，則需要參與經(jīng)營的家庭成員共同簽字，共同處分商標；如果是個人獨資和合伙企業(yè)，可以參照個體工商戶辦理。如果是個體經(jīng)營者名下有商標，經(jīng)營者死亡后辦理轉(zhuǎn)讓，需要去公證處辦理一份繼承公證，由繼承人辦理商標的移轉(zhuǎn)手續(xù)。

8）還有一種不常見的轉(zhuǎn)讓類型是司法執(zhí)行。如果我們的當事人持有一份生效的判決書、裁定書或者是民事調(diào)解書；當然如果是一審判決，還需另附一個判決生效證明。這樣，當事人憑這些生效的法律文件就可以去商標局辦理商標移轉(zhuǎn)手續(xù)。同時，需要特別注意的是受讓人需與法律文書上記載的當事人完全相同。

2.2.3、續(xù)展

去年五一以前，商標續(xù)展申請可以提前6個月提交，而依據(jù)新修訂的《商標法》，商標所有人可以提前一年辦理續(xù)展?，F(xiàn)在續(xù)展申請的流程也比較慢。如果商標過期以后，客戶還可以辦理續(xù)展嗎？我們做過代理的同行都知道，當然可以?！渡虡朔ā返?0條賦予商標權(quán)利人6個月的寬展期，即到期以后可以延遲6個月，仍可提交續(xù)展申請，但是會產(chǎn)生額外費用。這里特別注意一下，如果是不在北京的朋友，通常以郵寄的方式來遞交申請文件。那么，寄出郵戳顯示的日期即為續(xù)展申請的提交日期。即使是寬展期到期的最后一天，只要加蓋了當天的郵戳寄出，依然是有效的續(xù)展申請。

2.2.4、許可

1）經(jīng)歷了2012年的王老吉商標事件以后，商標使用許可備案的申報量急劇下降。現(xiàn)在基本上除了關(guān)聯(lián)公司之外，很少再有商標許可。我覺得這可能跟王老吉案的判決結(jié)果及其產(chǎn)生的社會影響有關(guān)。大家都注意到了許可可能產(chǎn)生的負面影響，所以能不接受許可盡量不接受許可，盡量使用自己的品牌。當然我們也不能忽視許可的重要作用，當我們在沒有能力創(chuàng)立品牌或創(chuàng)新經(jīng)營的時候，使用別人的品牌可以快速運營占領(lǐng)市場、快速盈利和快速成長，所以許可還是有可取之處的。

2）客戶有時會咨詢，如果使用許可不辦理備案，會產(chǎn)生什么后果？《商標法》第43條對此有明確規(guī)定：“商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”，這點原本是司法解釋里的內(nèi)容，現(xiàn)在已經(jīng)直接被2013年修訂的《商標法》所吸納。

3）“商標使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人”，那么“善意第三人”到底包括那些人？這個問題在實務(wù)中也不太常見。記不清哪個領(lǐng)導總結(jié)的，善意第三人主要包括四種人：商標受讓人；商標移轉(zhuǎn)繼受人；商標質(zhì)權(quán)人；其他被許可人。

4）“許可備案”原來叫“許可合同備案”，去掉“合同”二字也是新《商標法》的新變化。“合同”二字的去掉意味著我們現(xiàn)在遞交備案申請的時候，就不需要再遞交《商標使用許可合同》，只需要遞交商標使用許可備案的申請書、委托書和相關(guān)手續(xù)文件就可以了?！渡虡耸褂迷S可合同》往往涉及到許可雙方的經(jīng)營情況、許可費用等商業(yè)秘密，現(xiàn)在申請人不再有這個擔憂，就可以放心大膽地提交許可備案申請了。

2.2.5、撤銷

1）我們常說的撤銷多為以連續(xù)三年不使用為由的撤銷（簡稱“撤三”），而且最近幾年撤三呈現(xiàn)越來越多的趨勢。因為商標的資源非常有限，常用漢字三千多個，英文字母只有二十六個，好的名稱資源客戶想要，但是發(fā)現(xiàn)已經(jīng)為別人先占怎么辦？撤銷。以連續(xù)三年不使用為由撤銷是最方便、最簡單、容易操作且成功率較高（舉證責任倒置）的方式。

2）如果被他人提起撤三，我們的客戶就需要向商標局提交商標使用證據(jù)。哪些形式的商標使用證據(jù)可以被接受認可呢？

如果是商品，比較常見的就是商品的外包裝、容器、標簽、標牌、說明書、手冊等等，當然也包括交易文書、發(fā)票、合同等等。在廣告宣傳或展覽中的使用也可以認定為商標實際使用的證據(jù)。比如說，在廣播電視媒體網(wǎng)絡(luò)上的使用或者在報刊書籍等出版物上的使用。當然這里的出版物必須是經(jīng)國務(wù)院新聞出版行政管理部門批準的公開發(fā)行的出版物，這才是在有效的出版物上的使用。廣告牌、郵寄廣告、展覽會或者博覽會的資料和照片等等也可以。

服務(wù)商標的使用證據(jù)，服務(wù)往往看不見摸不著的。比如說，我們律師事務(wù)所的商標直接用于法律服務(wù)。如果我們律所的服務(wù)商標被他人提起撤三，也是有可能的，那么怎么辦呢？律所提供法律服務(wù)一般都會與客戶簽訂《法律服務(wù)合同》，這時應(yīng)盡可能地把律所的注冊商標印制在合同醒目的位置上。這樣每次與客戶簽訂《法律服務(wù)合同》都會有一個服務(wù)商標的使用。另外如餐飲行業(yè)的商標可以使用在店招、菜單、價目表、碗碟、紙巾上面等等，使用在信封、發(fā)貨單、服務(wù)協(xié)議上面等等也都可以。

3）什么情形下連續(xù)三年不使用注冊商標而且還不會被撤銷呢？這就需要了解連續(xù)三年不使用的正當理由?！渡虡朔▽嵤l例》第67條列舉了《商標法》第49條規(guī)定的正當理由：

a、不可抗力：基本上我們也遇不到，不常見。比如，汶川地震就屬于不可抗力。

b、政府政策性限制：因國家政策限制停止使用的比較常見。比如說，禽流感。如果禽流感現(xiàn)在正在肆虐，那么家禽肉制品的商標就極有可能受到限制。這種情形下，可以提供國家出臺的政策文件作為不使用的正當理由。

c、破產(chǎn)清算：進入破產(chǎn)清算的企業(yè)停止使用商標的也可以作為不使用的正當理由。

d、其他不可歸責于商標注冊人的正當理由。

4）提交商標使用證據(jù)和普通證據(jù)的提交要求基本相同。原件的效力肯定高于復印件。能提交原件或原物的盡量提交原件或原物，鑒定結(jié)論需要鑒定人簽名蓋章等等。這些與普通證據(jù)的提交方式一樣。

5）關(guān)于提交使用證據(jù)還有兩個最高院裁定的較有影響力的案件：“康王”案和“卡斯特”案。一個是最高院審理過的“康王”商標撤銷復審案?！翱低酢痹诨瘖y品商品上的一個注冊商標，被提起撤銷以后，把該走的流程全部走了一遍，最終在最高院再審的時候被撤掉，認定它當時違反了一個關(guān)于化妝品的規(guī)定。該案中，最高院認為：

“……《商標法》第四十四條第（四）項所指的‘使用’應(yīng)該是在商業(yè)活動中對商標進行公開、真實、合法的使用，并指出判斷商標使用行為合法與否的法律依據(jù)，不限于商標法及配套法規(guī)。經(jīng)營者在違反法律法規(guī)強制性、禁止性規(guī)定的經(jīng)營活動中使用商標的行為，不能認定為商標法規(guī)定的使用行為”。

但是，在之后出現(xiàn)的“卡斯特”商標撤銷復審案中，最高院又修正了關(guān)于“康王”撤銷復審案中的觀點，轉(zhuǎn)而認為違反非商標法的一些法律規(guī)定不影響商標使用行為。所以在“卡斯特”案中，卡斯特紅酒的銷售違法了一些商標法以外的法律規(guī)定，仍然視為商標的有效使用。最高院最終裁定駁回了卡斯特公司的再審申請，維持了“卡斯特”商標的注冊。該案中，最高院認為：

“只要在商業(yè)活動中公開、真實的使用了注冊商標，且注冊商標的使用行為本身沒有違反法律規(guī)定，則注冊商標權(quán)利人已經(jīng)盡到法律規(guī)定的使用義務(wù)，不宜認定注冊商標違反該項規(guī)定……至于爭議商標有關(guān)的其他經(jīng)營活動中是否違反進口、銷售等方面的法律規(guī)定，并非《商標法》第四十四條第（四）項所要規(guī)范和調(diào)整的問題”。

我們可以看到“康王”案和“卡斯特”案關(guān)于提交使用證據(jù)正好是相反的結(jié)果，大家可以去查一下案例，很有意思。

6）除了連續(xù)三年不使用撤銷，撤銷案件還有另外一種形式是成為通用名稱的撤銷。我個人感覺是通用名稱撤銷的案量以后會越來越大。如前面我所舉的“百度”的例子，但是現(xiàn)在百度沒有強有力的競爭對手來做這個事情哈哈。

我們來舉一個已經(jīng)確定的通用名稱的案子：“金駿眉”商標異議復審案?！敖痱E眉”現(xiàn)在我們說它是一種產(chǎn)于福建的頂級紅茶，當時這個紅茶的創(chuàng)始人把它命名為“金駿眉”。在一開始，“金駿眉”足以區(qū)分商品和服務(wù)來源，申請注冊商標應(yīng)該沒有問題；但是公告以后，周圍的同行都已經(jīng)習慣了通用“金駿眉”。所以在初審公告期就有人以通用名稱為由對“金駿眉”商標提起了異議。該案歷經(jīng)異議、異議復審、行政一審和二審。到了最高院，最終認定“金駿眉/銀駿眉”是茶葉的通用名稱。

2.2.6、商標與股權(quán)

1）下面來談一下商標權(quán)與股權(quán)之間的關(guān)系。這里的“股權(quán)”特指“控股股權(quán)”。我們這里大部分都是律師同行。我們很多客戶在成立公司之初、創(chuàng)業(yè)之初，一個人的實力比較弱，往往會選擇三五好友或者兩個人組成一個有限公司。出資的時候，不管以前的實繳制或是現(xiàn)在的認繳制，成立公司都會涉及到股權(quán)的分配。大家所占的股權(quán)不同，對于公司的實際控制權(quán)也不同。那么，對于公司的決策面，就決定了公司核心商標的生死存亡或者權(quán)利轉(zhuǎn)移。這使人聯(lián)想到多年前發(fā)生在杭州的著名的“達娃之爭”。

2）當時，杭州的娃哈哈集團和法國的達能集團共同出資成立了一個合資公司。杭州娃哈哈占了49%的股權(quán)，法國達能通過兩個子公司一共控制了51%的股權(quán)。這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)就決定了法國達能對合資公司的經(jīng)營管理掌握了控制權(quán)。后面就是大家都知道的案情。那么，控制股權(quán)基本就控制了商標權(quán)。這個時候，我們就要提醒客戶在做分配股權(quán)的時候盡量可以實際控制商標權(quán)，要么就把商標放在自己名下，切實地保護自身利益。

3）再舉兩個商標權(quán)與股權(quán)的例子，“真功夫”和“海底撈”這兩個做餐飲的品牌。他們的控股股權(quán)也都非常經(jīng)典。創(chuàng)業(yè)初期“真功夫”和“海底撈”的股權(quán)分配基本一致，分散在四個或以上股東手中。但隨著品牌運營公司運營，“真功夫”兩個大股東都無法控制公司股權(quán)、想起一句名言，兩股東各占50%是世界上最差的股權(quán)結(jié)構(gòu)。兩個人誰都說了不算，對品牌運營來說危害很大，最終“真功夫”未能成功上市了，某大股東還承擔了刑事責任，公司疑似出現(xiàn)發(fā)展瓶頸。反觀“海底撈”，大股東張勇最終通過收購的方式實現(xiàn)了絕對控股。“海底撈”品牌蓬勃發(fā)展，在國內(nèi)火鍋市場占有率名列前茅。

2.2.7、商標與商號權(quán)

1）下面談一下商號權(quán)。商號權(quán)與商標的典型例子是杭州 “張小泉”與上?！皬埿∪?。剪刀商品現(xiàn)在銷量小，但早些年張小泉品牌還算家喻戶曉的。杭州“張小泉”公司擁有“張小泉”商標，上海有一個 “張小泉”公司，后面就是我們都知道的結(jié)果，經(jīng)過最高院的協(xié)調(diào)，由于歷史原因雙方形成了商標與商號的并存，其實還是有很多人分不清它們的來源。

2）我們再講一個典型，北方有一個餐飲品牌叫做“沸騰魚鄉(xiāng)”。北京公司有“沸騰魚鄉(xiāng)”的商標和商號，而天津曾有兩家企業(yè)擁有“沸騰魚鄉(xiāng)”的商號。其中一個在北京“沸騰魚鄉(xiāng)”商標的注冊日之前登記，另外一個則登記在注冊日之后。經(jīng)天津高院二審，最終判定注冊日之前登記的天津“沸騰魚鄉(xiāng)”商號可以繼續(xù)使用；注冊日之后登記的商號的則被判構(gòu)成侵權(quán)，停止使用、修改商號并且賠償損失。這里明顯體現(xiàn)了商標與商號先后權(quán)利博弈的結(jié)果。

2.2.8、商標與專利

商標與另外兩種常見的知識產(chǎn)權(quán)，專利和版權(quán)之間也存在著千絲萬縷的聯(lián)系。比如，雀巢醬油瓶既可以是立體商標，又可以是實用新型專利；王老吉的紅罐包裝裝潢，也可以是立體商標和外觀設(shè)計專利。

2.2.9、商標與版權(quán)

商標與版權(quán)結(jié)合的情況就更多了。去年五一，新《商標法》實施，新添加了聲音商標。這樣樂曲不僅可以登記版權(quán)還可以申請聲音商標，理論上是可以做到的。更常見的畫作、攝影等美術(shù)作品也可以變?yōu)閳D形商標，書法美術(shù)作品可以變?yōu)槲淖稚虡说鹊取?

2.2.10、商標與姓名權(quán)

商標權(quán)與姓名權(quán)，我們常見的是名人享有的“姓名權(quán)”，雖然這樣說不夠準確。我們聽過的像姚明、劉翔、劉德華等這種公眾人物才會來主張姓名權(quán)。我們普通老百姓很少有人去主張姓名權(quán)與商標權(quán)發(fā)生沖突。但是，有原則就會有例外。姓名權(quán)一個典型案例就是注冊在第29類商品上的“劉德華”板鴨。在“劉德華”板鴨商標申請注冊的時候，明星劉德華還沒有什么名氣；并且申請人確實沒有惡意，申請人本人確實就叫劉德華。，明星劉德華的姓名權(quán)與第29類上“劉德華”商標權(quán)就不會產(chǎn)生沖突，不應(yīng)該影響第29類上劉德華的商標權(quán)。

2.2.11、商標與肖像權(quán)

商標權(quán)與肖像權(quán)的結(jié)合，現(xiàn)在申請遞交含有肖像的商標，商標局要求一定要附上肖像權(quán)人的授權(quán)、同意或者是本人申請。

2.2.12、商標與知名商品特有名稱權(quán)：

知名商品的特有名稱權(quán)不太常見。典型的比如藍色的小藥丸“偉哥”，還有，索尼愛立信的簡稱“索愛”，廣州本田的簡稱“廣本”等等這些都可以稱為知名商品特有名稱權(quán)。

2.2.13、商標與知名商品特有包裝裝潢權(quán)

知名商品特有包裝裝潢權(quán)，這兩年比較火的“王老吉”商標事件涉及的紅罐包裝。當然聽說加多寶最近換“土豪金”包裝了。那么，將來也有可能這個“土豪金”包裝也可以衍生出知名商品特有包裝裝潢權(quán)。只不過紅牛好像也是土豪金包裝哈，這個我們就娛樂隨便提一下。還有可口可樂的包裝也有知名商品特有包裝裝潢權(quán)。

2.2.14、商標與商品化權(quán)：

還有一種舶來的權(quán)利叫商品化權(quán)。我們國內(nèi)的法律現(xiàn)在沒有明確的條文來支撐，但已經(jīng)有部分案例來保護這種權(quán)利。比如說，喜羊羊、詹姆斯·邦德007、皮皮魯、超人。動畫片里的這些人物實際上不存在，但是他們可以享有商品化權(quán)。

2.2.15、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下商標的合理使用

接下來我們聊一下網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下商標的合理使用。尤其是現(xiàn)在電子商務(wù)這么發(fā)達，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下使用商標不可避免，什么情況下才是合理使用？

1）、描述性使用：比如說，“我買了一個蘋果手機”。我是在說一句話，我對這個手機進行描述我是用的是什么牌子。

2）、指示性使用：標指商品或服務(wù)的用途，常見銷售某商品零配件，合理使用某商品商標。

3）、在先使用：應(yīng)當附加區(qū)別的標識。在他人商標獲準注冊之前我們就已經(jīng)在使用，不因為在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下就改變這種在先權(quán)利。在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下在先權(quán)利仍然可以合理使用商標。

4）、權(quán)利用盡：通常商標權(quán)商品如果經(jīng)過商標專用權(quán)人和被許可人以合法的方式銷售后，該特定商品上的商標權(quán)視為用盡，無權(quán)禁止他人在市場上再行銷售該產(chǎn)品或直接使用。

5）、功能性使用：不太常見。一般三維標志的功能性使用，可以是合理使用。

6）、第一含義使用：字面第一含義如此，也是一種合理的使用。

2.3、轉(zhuǎn)化訴訟：

2.3.1、行政

因為我們?nèi)簝?nèi)的大部分都是律師朋友，訴訟我不做過多的講述。

1）關(guān)于行政確權(quán)授權(quán)案件的類型：我們前面提到商評委審查的案件類型一共包括五種：駁回復審、不予注冊復審、撤銷復審、無效宣告和無效宣告復審，這些案件都會衍生出行政授權(quán)確權(quán)訴訟。

2）對涉商標管理的具體行政行為不服提起復議后的行政訴訟，不用去北京知識產(chǎn)權(quán)法院，地方法院即可管轄，參照行政訴訟的普通流程即可。

3）比如今天在線分享開始之前，上海二中院的@猛犸法官提出要我談一下的最近火熱的“微信”商標確權(quán)案，我簡單發(fā)表一下看法。

“微信”商標確權(quán)案的一審判決書應(yīng)該已經(jīng)出來了。對這個案子，我個人的看法一是法律的確定性、穩(wěn)定性、可預見性以及信賴利益應(yīng)該得到保障。在被異議商標申請注冊的時候，騰訊還沒有發(fā)布“微信”，還沒有使用，申請在先原則沒有理由突破。二是公共利益和不良影響原則應(yīng)該慎用，公共利益這個筐太大，什么都可以往里面裝。不良影響的界定也是模糊不清的，當然這個是有爭議的，見仁見智。我對“微信”商標傾向于應(yīng)該予以核準注冊。

至于核準注冊以后，可以通過其它市場的途徑，市場的手段來調(diào)節(jié)、來平衡。比如“特斯拉”商標的路徑，當然那是一個搶注，這和“微信”案是有區(qū)別的，還有“IPAD”商標的路徑，當然這個是已經(jīng)獲權(quán)的商標。但最終“特斯拉”、“IPAD”都通過市場調(diào)節(jié)的手段讓權(quán)利人得到了它們想要的權(quán)利，那么公共利益有沒有受損，是否一定要適用不良影響呢？這個大家可以思考。

“微信”商標申請之時并沒有惡意，核準很難說就會讓公共利益受損產(chǎn)生不良影響，基于法律的確定性和信賴利益，系爭商標應(yīng)該予以核準注冊。個人觀點，僅供參考。

2.3.2、刑事

1）關(guān)于商標的刑事案件。一個是刑事案件的定罪量刑標準，達到多少金額才會構(gòu)成刑事犯罪，一般我們做民事案子的律師不太用得到。假冒注冊商標，如果貨值金額在15萬以上，3年以下量刑；如果貨值金額在25萬以上，3年以上7年以下。當然這都是一個寬泛的標準。

2）第二個是知產(chǎn)刑事案件犯罪緩刑的適用，目前實踐中的做法，可以參看我前些天在微信公眾號【知產(chǎn)庫】上授權(quán)推送的一篇文章《關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)刑事犯罪緩刑的適用率》。目前知識產(chǎn)權(quán)刑事犯罪緩刑的適用率大概在85%~90%左右，大部分涉及到刑事的案件都沒有實行的，罰金是有，但是實刑的相對比較少，緩刑多。因為這種申請人相對都比較可憐，我們只能用可憐這個詞了。一個是對法律的無知，再一個是它本身的危害也沒有殺人放火人身犯罪那么嚴重，所以在實踐中基本上都適用緩刑。

3）再一個，商標案件涉刑會不可避免地遇到“同一種商品”這個特定概念。“同一種商品”我們常見的都是以《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》即我們常說的《分類表》為基本的劃分標準?！斗诸惐怼飞系拿Q是重要的參考依據(jù)。如果名稱不同，當指代同一種事物的商品的時候，如果在功能、用途、主要原料、消費對象、消費渠道等方面相同或者基本相同，相關(guān)公眾一般認為是同一種事物的商品，那么這種情況下就可以認定為“同一種商品”。

《刑法》第213條“假冒注冊商標罪”規(guī)定：“未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標，情節(jié)嚴重的……”。這里的“同一種商品”的認定非常關(guān)鍵。如果我們遇到商標相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)案件構(gòu)成犯罪的，基本上多是圍繞“同一種商品”在做文章。

2.3.3、民事

民事商標侵權(quán)案件是我們?nèi)?nèi)的律師朋友操作最多的。商標民事侵權(quán)我提一下比較不常見的“反向混淆”，我所在的浙江省發(fā)生過兩例。反向混淆的情況，一般商標權(quán)人實力弱,而商標侵權(quán)人實力雄厚,對消費者而言,其實不太可能會認為商標侵權(quán)人提供的商品或服務(wù)來源于商標權(quán)人,反而可能會誤以為商標權(quán)人提供的商品或服務(wù)來源于商標侵權(quán)人。反向混淆遏制了實力較弱的商標權(quán)人增強自己商標聲譽的能力,屬于商標侵權(quán)行為。

案例名稱：中控“APC”商標案和“藍色風暴”商標案。這兩個案子均由浙江省高級人民法院做出終審判決，具體案子細節(jié)網(wǎng)上都有，這里提醒一下就是我們面對強大的敵手，也要有亮劍的勇氣。

2.3.4、交叉

商標案件包括民事與行政交叉、民事與刑事交叉案件都會有，商標與版權(quán)交叉、商標與專利交叉等案件也逐步在增加。民刑和民行交叉也算常見案件形式，商標版權(quán)交叉的典型的如特斯拉案，上島咖啡案和王老吉紅罐裝潢案都有商標和曾經(jīng)申請過外觀設(shè)計專利交叉出現(xiàn)。接下來訴訟過程，我們肯定會遇到盡可能多的復雜的商標案件，基本上都會伴隨著更多的交叉形式，更多的程序，展現(xiàn)出更為復雜的情形來供我們研習。關(guān)于訴訟這部分我就不再做過多分享，最后一個環(huán)節(jié)，我們來談?wù)剳?yīng)對的問題。

三、規(guī)范、完善和應(yīng)對

3.1、申請獲權(quán)：獨創(chuàng)、原創(chuàng)

不管是圖形設(shè)計也好還是文字構(gòu)思也好，申請獲權(quán)過程中盡可能要獨創(chuàng)原創(chuàng)。那么設(shè)計完成后的使用盡可能地要規(guī)范、完善。我想到一句名言，“精品首先必須是原創(chuàng)，模仿復制終將難以傳世”。那么，我們專業(yè)律師如果參與其中，在申請獲權(quán)階段，可以幫助客戶確定像剛才說的APP保護范圍和類別，以及查詢檢索和近似的認定，以及提供全面保護的方案，這些都是我們專業(yè)律師可以參與的工作。

3.2、獲權(quán)使用：規(guī)范、完善

現(xiàn)在，更多的企業(yè)是希望我們出具一個商標管理方案或者比較通用的商標使用規(guī)范等等。以前，各地工商局可能會提供一些指導性的模板，但不是特別的嚴謹，往往流于形式。如果我們哪位同行對這個比較感興趣，可以專門制作一份《企業(yè)商標使用管理規(guī)范》或《企業(yè)商標使用操作指引》等流程性文件，發(fā)送給我們顧問單位或者客戶使用，可以增強我們律師的附加值，當然也可以專項服務(wù)單項收費哈。個人建議規(guī)范或者流程文件主要的范圍可以向一下幾點靠攏：

1）、健全體系：我們律師同行們會為法律顧問單位做方案，這時候就可以建議客戶設(shè)立商標專門的管理部門。許多企業(yè)沒有知識產(chǎn)權(quán)部，但是會有總經(jīng)辦、法務(wù)部，還有的企業(yè)會設(shè)置品牌管理辦公室。也有企業(yè)會設(shè)置在總裁辦，直接負責品牌的運營和管理。設(shè)置專門的管理部門或者管理人員，這就是體系方面首先要構(gòu)建出來。

2）、建立制度：專業(yè)的律師起草專業(yè)的商標獲權(quán)的流程，使用的規(guī)范，維權(quán)訴訟的應(yīng)對預案的等等。

3）、協(xié)同方案：我們在做品牌保護管理方案時，可以設(shè)置單位各部門的配合協(xié)同方案。中型及以上的企業(yè)都會設(shè)置多個部門，當然他們不會都那么配合我們的工作。這就需要我們在制度上就寫明人事部門要做哪些事情，比如新人入職、例會年會都要一下培訓商標的使用、商標的保護等等。財務(wù)部門要保障商標申請的經(jīng)費、維權(quán)的經(jīng)費等等，每年要提取銷售收入的多少比例用作商標的注冊和保護等等。

4）、檔案部門：規(guī)范的公司都應(yīng)該設(shè)立檔案部門。首先一點要留存商標使用證據(jù)。其次，檔案部門還應(yīng)該把每年對于品牌宣傳推廣的媒體報道、榮譽證書、宣傳推廣的費用開支及發(fā)票等原件復印件都一一留存下來。要用的時候，搜之即來，來之能用，用之能勝。我們不能等要去打某個商標案子的時候才去搜集實際使用的證據(jù)和影響力的證據(jù)等等，這些證據(jù)隨時都有可能用得上。法務(wù)部門和總經(jīng)辦等部門給我們以配合，一定要按照規(guī)范的流程來推廣和使用指引文件?？偨?jīng)理和總經(jīng)辦要監(jiān)督他們來實施，并且嚴格來把關(guān)。

3.3、疑難問題：面對、應(yīng)對

我們作為律師既然全程參與顧問工作或者實施品牌管理方案，如果中間涉及到商標的駁回、異議、撤銷等非訴案件，都要積極應(yīng)對。即使不大熟，也可以慢慢學著來。如果全部都轉(zhuǎn)到別的地方去做，確權(quán)工作由別人來做，那么后續(xù)的維權(quán)工作有可能也由別人來做。如果是投訴或者被人投訴，我們查找個中原因，積極準備好應(yīng)對方案，同時不斷地總結(jié)商標戰(zhàn)略，同時有商標儲備意識，及時地改進商標戰(zhàn)略。

好了，今天的時間差不多一小時四十分鐘，中間沒有休息，占用大家這么長時間，我簡單做一個總結(jié)。

我自己總結(jié)的獲取商標權(quán)的一個經(jīng)驗：即使沒有在先權(quán)利，也不保證一定核準注冊；只要不是完全相同在先，就存在核準注冊的可能性。這兩句話時刻警惕著提醒著我自己，也同時給我們的同行包括客戶提個醒：商標申請是有風險的，但是要有堅定的信念，有獲權(quán)的信心和勇氣來面對和迎接挑戰(zhàn)，最終以獲得一個理想的獲權(quán)過程和結(jié)果。

關(guān)于重視和維護商標權(quán)也簡單總結(jié)一句：商標往往作為專利和版權(quán)的載體，作為企業(yè)或品牌的價值體現(xiàn)！企業(yè)的贏利點就是盡最大可能提升品牌附加值，商標的全面保護、規(guī)范使用很重要，也很必要！未來世界的競爭，是知識產(chǎn)權(quán)的競爭，企業(yè)經(jīng)營的最高境界是商標經(jīng)營！

謝謝大家！

主講人簡介：喬萬里，浙江澤大律師事務(wù)所律師，杭州中橋知識產(chǎn)權(quán)公司創(chuàng)始人，深耕商標非訴與訴訟實務(wù)已逾十年，【微信：67326411】，【公眾號：知產(chǎn)庫】，歡迎大家直接與喬律師探討交流。

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