論方法和材料特征在實用新型專利中的適用

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論方法和材料特征在實用新型專利中的適用

作者：陳明濤田君露（蘭臺知識產權團隊）

《專利法實施細則》第二條規(guī)定，專利法所稱實用新型，是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型專利的保護客體必須是能夠帶來某種有益效果的形狀、構造或其結合的新的技術方案。

可見，實用新型專利的保護客體只包括產品的形狀、構造或其結合，而不包括方法或材料特征，即實用新型專利既不保護方法或材料特征的改進，也不保護由新方法或新材料制造的產品。

然而，在當前的司法實踐中，由于實用新型專利的形式審查性，撰寫人水平不高，技術方案本身屬性等因素，導致很多實用新型混入方法或材料等非形狀、構造技術特征。在此情況下，應如何理解此類非形狀、構造技術特征，特別是在專利確權、保護階段如何考慮，就值得我們探討。

一、審查階段不考慮方法或材料特征本身的改進

我國對實用新型專利申請實行初步審查制度，在初步審查中不考慮方法特征和材料特征。對此，審查指南分別進行了限制。其第一部分第二章6.1規(guī)定：“一項發(fā)明創(chuàng)造可能既包括對產品形狀、構造的改進，也包括對生產該產品的專用方法、工藝或構成該產品的材料本身等方面的改進。但是實用新型專利僅保護針對產品形狀、構造提出的改進技術方案。應當注意的是：（１）權利要求中可以使用已知方法的名稱限定產品的形狀、構造，但不得包含方法的步驟、工藝條件等。例如，以焊接、鉚接等已知方法名稱限定各部件連接關系的，不屬于對方法本身提出的改進。（２）如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對方法本身提出的改進，例如含有對產品制造方法、使用方法或計算機程序進行限定的技術特征，則不屬于實用新型專利保護的客體。例如，一種木質牙簽，主體形狀為圓柱形，端部為圓錐形，其特征在于：木質牙簽加工成形后，浸泡于醫(yī)用殺菌劑中５～２０分鐘，然后取出晾干。由于該權利要求包含了對方法本身提出的改進，因而不屬于實用新型專利保護的客體。

對于材料特征，《審查指南》6.2.2規(guī)定，（１）權利要求中可以包含已知材料的名稱，即可以將現(xiàn)有技術中的已知材料應用于具有形狀、構造的產品上，例如復合木地板、塑料杯、記憶合金制成的心臟導管支架等，不屬于對材料本身提出的改進。（２）如果權利要求中既包含形狀、構造特征，又包含對材料本身提出的改進，則不屬于實用新型專利保護的客體。例如，一種菱形藥片，其特征在于，該藥片是由２０％的Ａ組分、４０％的Ｂ組分及４０％的Ｃ組分構成的。由于該權利要求包含了對材料本身提出的改進，因而不屬于實用新型專利保護的客體。

審查指南之所以做這樣的制度安排，是由實用新型專利內在性質決定，旨在對較小的技術發(fā)明創(chuàng)造給予短期、簡單、便宜的保護，減輕專利審核負擔。因此，易于從外觀直觀觀察就變得尤其重要，而那些材料、方法特征則耗費大量的審核時間，放在發(fā)明專利審查更為合適。

在這里，需要指出的是，審查指南并不是一概排除非形狀、構造特征，而是將其限定為“已知方法”和“已知材料”，并排除了方法及材料本身的改進，但是對于方法及材料特征引起形狀、構造或者其結合的改進則予以保護。

二、無效程序中不考慮方法與材料特征

在實用新型專利授權后的無效宣告程序中，需對該專利創(chuàng)造性進行審查，同樣要將方法與材料特征排除在外。如果在評價實用新型專利創(chuàng)造性時考慮方法或材料特征，那么便會產生這樣的現(xiàn)象：在評價實用新型創(chuàng)造性過程中，既要審查形狀或構造特征，又要評價方法或材料特征，這樣便增加了區(qū)別技術特征的數(shù)量，使實用新型更容易獲得創(chuàng)造性，從某種意義上激勵了申請人添加方法與材料特征，這顯然是不合理的。

實際上，在相關審查案件，法院對此也進行了認可。如在原告金龍公司訴被告專利復審委員會、第三人王復生實用新型專利無效行政糾紛案中，北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認為，“實用新型只保護對產品的形狀、構造或者其結合所提出的技術方案。如果一項技術方案中的非形狀、構造技術特征導致該產品的形狀、構造或者其結合產生變化，則只應當考慮該技術特征所導致的產品形狀、構造或者其結合的變化，而不應考慮該非形狀、構造技術特征本身。”本案中，“鎖閂和鎖盒均為金屬材料，在潮濕環(huán)境下接觸后容易生銹”這一問題，本案專利提出的技術方案是“在支架內嵌入塑料襯套，有一根鎖閂穿過支架和襯套”。在上述技術方案中，“塑料”顯然不屬于形狀、構造技術特征，而只有“在支架內嵌入襯套，有一根鎖閂穿過支架和襯套”才是形狀、構造方面的技術特征。而不對“襯套”的材料屬性作出明確的限定，則本案專利的發(fā)明目的就不能實現(xiàn)。由此，與現(xiàn)有技術相比不具有創(chuàng)造性?！?/p>

由此可見，在專利無效程序中，應當將方法與材料特征排除在外。

三、保護范圍應把方法與材料特征考慮在內

既然專利審查與無效程序中方法與材料特征不予考慮，在專利侵權糾紛中，如果考慮方法與材料特征，是否會產生對專利權人不公平的結果呢？實際上，法律不同情權利人的錯誤撰寫。正如專利侵權中，多余指定原則的取消、捐獻原則的建立，就是要求專利權人對自己的保護范圍有著審慎義務，防止私權利不當?shù)臄U張，使公眾使用技術產生不確定的預期。

北京市高級人民法院關于印發(fā)《北京市高級人民法院專利侵權判定指南》的通知，第20條就規(guī)定，實用新型專利權利要求中包含非形狀、非構造技術特征的，該技術特征用于限定專利權的保護范圍，并按照該技術特征的字面含義進行解釋。非形狀、非構造技術特征，是指實用新型專利權利要求中記載的不屬于產品的形狀、構造或者其結合等的技術特征，如用途、制造工藝、使用方法、材料成分（組分、配比）等。

如在“藥浸柳枝接骨外固定架”實用新型專利侵權一案中，權利要求為:“一種藥浸柳枝接骨外固定架,其特征在于用藥浸草柳枝經(jīng)緯方向編織成一調固定架，在固定架的兩側至少置有一封搭扣。”而被控侵權產品是未經(jīng)藥浸處理的。審理該案的法院認為，涉案實用新型專利是由“藥浸”處理的柳枝條編織成的接骨外固定架，“藥浸”是非形狀、構造或者其結合方面的技術特征,該技術特征不曾引起涉案實用新型專利在形狀、構造或者其結合方面發(fā)生變化。但“藥浸”仍是涉案實用新型專利的一種必要技術特征，并與其他技術特征一起共同構成了涉案實用新型專利技術方案，共同限定了專利權的保護范圍。

在專利審查階段與無效程序中不考慮方法或材料特征，而在專利侵權糾紛中予以考慮，是對專利撰寫提出了較高要求。當前，我們專利代理水平整體不高，一些代理人并沒有很好的理解實用新型專利中方法與材料等非形狀、構造技術特征，由此導致錯誤的代理思路。某些代理人甚至故意以實用新型繞過實質審查，表面取得授權，以獲取當事人代理費為唯一目的。這樣的代理思路或許能產生短期利益，但是長遠來看，在后續(xù)的程序中可能產生一系列的問題與麻煩，理應引起業(yè)內的反思。

來源：蘭臺知識產權團隊

作者：陳明濤田君露

編輯；IPRdaily王夢婷