中美關于不喪失新穎性的公開之比較

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來源：IPRdaily

作者：張云肖 超凡知識產權

關于不喪失新穎性的寬限期和公開，中國專利法和美國專利法都有相關規(guī)定。但在具體操作上卻大相徑庭，本文旨在對兩者進行比較，希望對申請人在申請和答復審查意見時如何有利地利用這一規(guī)定有指導作用。

關鍵詞：不喪失新穎性 寬限期 公開

1.引言

中美專利法對于不喪失新穎性的寬限期和不喪失新穎性的公開有不同的規(guī)定。例如，中國對于發(fā)明創(chuàng)造在申請日（享有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日）之前的公開行為有6個月的不喪失新穎性的寬限期的規(guī)定，而美國對于這種寬限期的規(guī)定是12個月，而且，兩國專利法對于不喪失新穎性的公開的規(guī)定也有著差別。本文旨在對中國和美國關于不喪失新穎性的公開進行比較，并就一外觀設計案例進行具體分析，希望對申請人如何有利地利用美國專利法這一規(guī)定有所幫助。

2. 中國專利法關于不喪失新穎性的規(guī)定

中國專利法對不喪失新穎性的公開的規(guī)定，中國專利法第24條對專利申請不喪失新穎性的公開做了如下規(guī)定：

申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日（享有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日）以前六個月內，有如下三種情形之一的公開，不喪失專利的新穎性：

（1）在中國政府主辦或承認的國際展覽會上首次展出的；

（2）在規(guī)定的學術會議或技術會議上首次發(fā)表的；

（3）他人未經申請人同意而泄露其內容的。

其中（1）和（2）是對申請人自己進行的公開的規(guī)定，這里，要考慮對展覽會或學術（技術）會議的級別和影響力的要求；需要由相關部門出具證明；應當在提出專利申請時在請求書中聲明，并在自申請日起兩個月內提交證明材料。（3）是對他人泄露內容的規(guī)定，如果申請人在申請日前已經獲知，應當在提出專利申請時在請求書中聲明，并在自申請日起兩個月內提交證明材料；如果申請人在申請日以后得知，應當在得知情況后兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。

可見，中國對于不喪失新穎性的公開的以上規(guī)定，無論哪種情形，要求都比較高。尤其是對于國外申請人在中國的申請，條件就更為苛刻，對于所提交的證明材料需要進行公證和認證。

3. 美國專利法關于不喪失新穎性的規(guī)定

再來看美國專利法對不喪失新穎性的公開的規(guī)定，美國法典第102條(b)款對專利申請不喪失新穎性的公開做了如下規(guī)定：

在主張權利的發(fā)明的有效申請日之前1年或1年之內所作的以下披露不屬于所主張權利的發(fā)明的現(xiàn)有技術：

（A）該披露由發(fā)明人或合作發(fā)明人或者因發(fā)明人或合作發(fā)明人直接或間接披露該對象從而獲得該發(fā)明的他人所作；

或者（B）在該披露作出之前，被披露對象已經由發(fā)明人或合作發(fā)明人，或者因發(fā)明人或合作發(fā)明人直接或間接披露該對象從而獲得該發(fā)明的他人公開披露。

從以上規(guī)定看出：發(fā)明人在其申請日之前1年內所作的披露不屬于現(xiàn)有技術；發(fā)明人和他人在申請日之前1年內都有披露，但發(fā)明人的披露早于他人的披露的，則他人的披露也不屬于現(xiàn)有技術；因發(fā)明人的披露而獲知了該發(fā)明的他人，其所作披露與發(fā)明人的披露具有相同效力1。可見，美國對于發(fā)明創(chuàng)造不喪失新穎性的寬限在時間和行為上均比中國寬松得多，這與其專利申請在2013年3月16日之前所采用的“先發(fā)明制”有很大關系。先發(fā)明制的優(yōu)越性在于有效地保護在先發(fā)明人的權益，鼓勵人們利用專利申請來保護其發(fā)明創(chuàng)造，并給予發(fā)明人足夠的時間來考慮其發(fā)明創(chuàng)造的商業(yè)價值。

4. 如何有效利用美國關于不喪失新穎性的規(guī)定

下面就筆者曾經遇到的一個具體案例來談談如何有效地利用美國關于不喪失新穎性的規(guī)定。中國某申請人就一件發(fā)明創(chuàng)造在美國申請了一外觀設計，我們都知道，美國對于外觀設計專利申請是進行實質審查的。該外觀設計專利申請根據(jù)美國法典第102條(a)款被駁回，原因在于審查員檢索到在本外觀設計的申請日（2013年9月27日）之前中國網（www.china.org.cn）的英文網站上公開了與本外觀設計類似的照片，而且顯示照片的拍攝日期為2013年9月6日。在該案中，英文網站上所公開的照片是申請人對其設計在北京玉淵潭公園進行的展出，因此，在答復審查意見時，申請人提交了一聲明，聲明上述公開是申請人直接從發(fā)明人那里獲得了所公開的對象而進行的公開，并請求在本外觀設計的申請日之前一年以內的上述公開由于美國法典第102條（b）款的例外而不構成現(xiàn)有技術。審查員接受了申請人的上述聲明，目前該外觀設計已經獲得專利權。實踐中申請人可適當利用美國這一寬松政策對某些公開進行補救。

再來看下面的例子。甲于2013年6月10 日在某學術會議上發(fā)表了文章，而后于2013年12月15日對其技術在中國申請了發(fā)明專利，乙也對同樣的技術獨立作出了發(fā)明創(chuàng)造并于2013年11月15日在中國申請了發(fā)明專利。由于不喪失新穎性的寬限期僅為6個月，甲的申請時間與其發(fā)表學術文章的時間超出了6個月，所以甲的在先公開使得甲不能獲得專利權；另外，甲的在先公開對乙的在后申請構成了現(xiàn)有技術，使得乙同樣不能獲得專利權。這樣，甲乙兩人對于該發(fā)明創(chuàng)造均喪失了獲得專利權的機會?？煽闯?，如果在公開發(fā)表之后的6個月內未能進行專利申請，則這樣的公開不僅對自己而且對他人都會造成不利影響。

同樣的情形如果發(fā)生在美國，則甲由于其在先公開在其申請日之前的1年內，該在先公開不屬于現(xiàn)有技術，所以甲享有獲得專利權的權利。因此，對于申請人在申請之前已經進行的公開，如果申請人有意開拓美國市場，可以充分利用美國關于不喪失新穎性的寬限期和公開的規(guī)定，在美國進行專利申請。

5. 小結

綜上可見，對中國專利申請而言，雖然專利法規(guī)定了不喪失專利新穎性的寬限期和公開，但這種公開日不能作為申請日，而且考慮到對展覽會或學術（技術）會議的要求，所以申請人還是盡量在展出或發(fā)表公開（包括參加學術會議）之前先申請專利，以保證發(fā)明創(chuàng)造的新穎性。另外，一旦在美國申請中遇到這種申請日之前的由于不慎而公開的問題，申請人不必恐慌，可以利用美國法典第102條（b）款規(guī)定的例外情形，使得該公開不能作為現(xiàn)有技術。

中國和美國雖然都是PCT成員國，而且不喪失新穎性的公開都符合PCT條約的精神，但是在具體的操作上各國差別很大，無論是申請人還是代理人都不能拿中國的實踐來想象美國的規(guī)定，反之亦然，具體問題需要具體分析，代理人應充分利用與國外代理人的溝通，最大限度地保護申請人的權益。

參考文獻

[1] 金海軍 從美國《專利法》第102條看發(fā)明人先申請制的實質 《知識產權》2013年第4期

來源：IPRdaily

作者：張云肖 超凡知識產權

編輯；IPRdaily王夢婷