中美關(guān)于不喪失新穎性的公開之比較

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來源：IPRdaily

作者：張?jiān)菩?超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)

關(guān)于不喪失新穎性的寬限期和公開，中國專利法和美國專利法都有相關(guān)規(guī)定。但在具體操作上卻大相徑庭，本文旨在對(duì)兩者進(jìn)行比較，希望對(duì)申請(qǐng)人在申請(qǐng)和答復(fù)審查意見時(shí)如何有利地利用這一規(guī)定有指導(dǎo)作用。

關(guān)鍵詞：不喪失新穎性 寬限期 公開

1.引言

中美專利法對(duì)于不喪失新穎性的寬限期和不喪失新穎性的公開有不同的規(guī)定。例如，中國對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日（享有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）之前的公開行為有6個(gè)月的不喪失新穎性的寬限期的規(guī)定，而美國對(duì)于這種寬限期的規(guī)定是12個(gè)月，而且，兩國專利法對(duì)于不喪失新穎性的公開的規(guī)定也有著差別。本文旨在對(duì)中國和美國關(guān)于不喪失新穎性的公開進(jìn)行比較，并就一外觀設(shè)計(jì)案例進(jìn)行具體分析，希望對(duì)申請(qǐng)人如何有利地利用美國專利法這一規(guī)定有所幫助。

2. 中國專利法關(guān)于不喪失新穎性的規(guī)定

中國專利法對(duì)不喪失新穎性的公開的規(guī)定，中國專利法第24條對(duì)專利申請(qǐng)不喪失新穎性的公開做了如下規(guī)定：

申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日（享有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）以前六個(gè)月內(nèi)，有如下三種情形之一的公開，不喪失專利的新穎性：

（1）在中國政府主辦或承認(rèn)的國際展覽會(huì)上首次展出的；

（2）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；

（3）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的。

其中（1）和（2）是對(duì)申請(qǐng)人自己進(jìn)行的公開的規(guī)定，這里，要考慮對(duì)展覽會(huì)或?qū)W術(shù)（技術(shù)）會(huì)議的級(jí)別和影響力的要求；需要由相關(guān)部門出具證明；應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書中聲明，并在自申請(qǐng)日起兩個(gè)月內(nèi)提交證明材料。（3）是對(duì)他人泄露內(nèi)容的規(guī)定，如果申請(qǐng)人在申請(qǐng)日前已經(jīng)獲知，應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)在請(qǐng)求書中聲明，并在自申請(qǐng)日起兩個(gè)月內(nèi)提交證明材料；如果申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。

可見，中國對(duì)于不喪失新穎性的公開的以上規(guī)定，無論哪種情形，要求都比較高。尤其是對(duì)于國外申請(qǐng)人在中國的申請(qǐng)，條件就更為苛刻，對(duì)于所提交的證明材料需要進(jìn)行公證和認(rèn)證。

3. 美國專利法關(guān)于不喪失新穎性的規(guī)定

再來看美國專利法對(duì)不喪失新穎性的公開的規(guī)定，美國法典第102條(b)款對(duì)專利申請(qǐng)不喪失新穎性的公開做了如下規(guī)定：

在主張權(quán)利的發(fā)明的有效申請(qǐng)日之前1年或1年之內(nèi)所作的以下披露不屬于所主張權(quán)利的發(fā)明的現(xiàn)有技術(shù)：

（A）該披露由發(fā)明人或合作發(fā)明人或者因發(fā)明人或合作發(fā)明人直接或間接披露該對(duì)象從而獲得該發(fā)明的他人所作；

或者（B）在該披露作出之前，被披露對(duì)象已經(jīng)由發(fā)明人或合作發(fā)明人，或者因發(fā)明人或合作發(fā)明人直接或間接披露該對(duì)象從而獲得該發(fā)明的他人公開披露。

從以上規(guī)定看出：發(fā)明人在其申請(qǐng)日之前1年內(nèi)所作的披露不屬于現(xiàn)有技術(shù)；發(fā)明人和他人在申請(qǐng)日之前1年內(nèi)都有披露，但發(fā)明人的披露早于他人的披露的，則他人的披露也不屬于現(xiàn)有技術(shù)；因發(fā)明人的披露而獲知了該發(fā)明的他人，其所作披露與發(fā)明人的披露具有相同效力1。可見，美國對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造不喪失新穎性的寬限在時(shí)間和行為上均比中國寬松得多，這與其專利申請(qǐng)?jiān)?013年3月16日之前所采用的“先發(fā)明制”有很大關(guān)系。先發(fā)明制的優(yōu)越性在于有效地保護(hù)在先發(fā)明人的權(quán)益，鼓勵(lì)人們利用專利申請(qǐng)來保護(hù)其發(fā)明創(chuàng)造，并給予發(fā)明人足夠的時(shí)間來考慮其發(fā)明創(chuàng)造的商業(yè)價(jià)值。

4. 如何有效利用美國關(guān)于不喪失新穎性的規(guī)定

下面就筆者曾經(jīng)遇到的一個(gè)具體案例來談?wù)勅绾斡行У乩妹绹P(guān)于不喪失新穎性的規(guī)定。中國某申請(qǐng)人就一件發(fā)明創(chuàng)造在美國申請(qǐng)了一外觀設(shè)計(jì)，我們都知道，美國對(duì)于外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)是進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查的。該外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)根據(jù)美國法典第102條(a)款被駁回，原因在于審查員檢索到在本外觀設(shè)計(jì)的申請(qǐng)日（2013年9月27日）之前中國網(wǎng)（www.china.org.cn）的英文網(wǎng)站上公開了與本外觀設(shè)計(jì)類似的照片，而且顯示照片的拍攝日期為2013年9月6日。在該案中，英文網(wǎng)站上所公開的照片是申請(qǐng)人對(duì)其設(shè)計(jì)在北京玉淵潭公園進(jìn)行的展出，因此，在答復(fù)審查意見時(shí)，申請(qǐng)人提交了一聲明，聲明上述公開是申請(qǐng)人直接從發(fā)明人那里獲得了所公開的對(duì)象而進(jìn)行的公開，并請(qǐng)求在本外觀設(shè)計(jì)的申請(qǐng)日之前一年以內(nèi)的上述公開由于美國法典第102條（b）款的例外而不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)。審查員接受了申請(qǐng)人的上述聲明，目前該外觀設(shè)計(jì)已經(jīng)獲得專利權(quán)。實(shí)踐中申請(qǐng)人可適當(dāng)利用美國這一寬松政策對(duì)某些公開進(jìn)行補(bǔ)救。

再來看下面的例子。甲于2013年6月10 日在某學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表了文章，而后于2013年12月15日對(duì)其技術(shù)在中國申請(qǐng)了發(fā)明專利，乙也對(duì)同樣的技術(shù)獨(dú)立作出了發(fā)明創(chuàng)造并于2013年11月15日在中國申請(qǐng)了發(fā)明專利。由于不喪失新穎性的寬限期僅為6個(gè)月，甲的申請(qǐng)時(shí)間與其發(fā)表學(xué)術(shù)文章的時(shí)間超出了6個(gè)月，所以甲的在先公開使得甲不能獲得專利權(quán)；另外，甲的在先公開對(duì)乙的在后申請(qǐng)構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)，使得乙同樣不能獲得專利權(quán)。這樣，甲乙兩人對(duì)于該發(fā)明創(chuàng)造均喪失了獲得專利權(quán)的機(jī)會(huì)。可看出，如果在公開發(fā)表之后的6個(gè)月內(nèi)未能進(jìn)行專利申請(qǐng)，則這樣的公開不僅對(duì)自己而且對(duì)他人都會(huì)造成不利影響。

同樣的情形如果發(fā)生在美國，則甲由于其在先公開在其申請(qǐng)日之前的1年內(nèi)，該在先公開不屬于現(xiàn)有技術(shù)，所以甲享有獲得專利權(quán)的權(quán)利。因此，對(duì)于申請(qǐng)人在申請(qǐng)之前已經(jīng)進(jìn)行的公開，如果申請(qǐng)人有意開拓美國市場(chǎng)，可以充分利用美國關(guān)于不喪失新穎性的寬限期和公開的規(guī)定，在美國進(jìn)行專利申請(qǐng)。

5. 小結(jié)

綜上可見，對(duì)中國專利申請(qǐng)而言，雖然專利法規(guī)定了不喪失專利新穎性的寬限期和公開，但這種公開日不能作為申請(qǐng)日，而且考慮到對(duì)展覽會(huì)或?qū)W術(shù)（技術(shù)）會(huì)議的要求，所以申請(qǐng)人還是盡量在展出或發(fā)表公開（包括參加學(xué)術(shù)會(huì)議）之前先申請(qǐng)專利，以保證發(fā)明創(chuàng)造的新穎性。另外，一旦在美國申請(qǐng)中遇到這種申請(qǐng)日之前的由于不慎而公開的問題，申請(qǐng)人不必恐慌，可以利用美國法典第102條（b）款規(guī)定的例外情形，使得該公開不能作為現(xiàn)有技術(shù)。

中國和美國雖然都是PCT成員國，而且不喪失新穎性的公開都符合PCT條約的精神，但是在具體的操作上各國差別很大，無論是申請(qǐng)人還是代理人都不能拿中國的實(shí)踐來想象美國的規(guī)定，反之亦然，具體問題需要具體分析，代理人應(yīng)充分利用與國外代理人的溝通，最大限度地保護(hù)申請(qǐng)人的權(quán)益。

參考文獻(xiàn)

[1] 金海軍 從美國《專利法》第102條看發(fā)明人先申請(qǐng)制的實(shí)質(zhì) 《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013年第4期

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編輯；IPRdaily王夢(mèng)婷