【以案說法】知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟行為的認(rèn)定

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只有對于確有證據(jù)證明明知其專利權(quán)屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的，仍然惡意向正當(dāng)實(shí)施者提起訴訟，才可以認(rèn)定構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟并支持受害人的損害賠償請求。

本案案號：（2013）榕初字第823號,(2014)閩民終字第236號

案情介紹：

多棱公司系“一種鋼砂生產(chǎn)方法”的發(fā)明專利的權(quán)利人。2006年，多棱公司以恒盛公司生產(chǎn)鋼砂的方法侵害其專利權(quán)為由第一次向法院提起訴訟，隨后因該專利被專利復(fù)審委宣告全部無效，多棱公司向法院申請撤回起訴并獲準(zhǔn)許。2007年，根據(jù)生效行政判決確認(rèn)的內(nèi)容，專利復(fù)審委審查決定維持該專利有效。多棱公司于2007年再次向法院提起對恒盛公司的專利侵權(quán)訴訟，同時申請法院對恒盛公司采取財產(chǎn)保全措施。該案審理期間因案外人再次對該專利申請無效宣告，而被裁定中止審理。直至2011年，經(jīng)一系列行政訴訟和最高人民法院的再審復(fù)查程序后，專利復(fù)審委決定宣告該專利全部無效。多棱公司向法院申請撤回起訴并獲準(zhǔn)許。至此，這場歷時5年的專利侵權(quán)訴訟結(jié)束，但雙方的糾紛未了。

2013年，原告恒盛公司提起本案訴訟。其認(rèn)為被告多棱公司在其擁有的涉案發(fā)明專利狀態(tài)不穩(wěn)定的情況下，對恒盛公司數(shù)次提起專利侵權(quán)訴訟并采取財產(chǎn)保全等訴訟措施，主觀上存在惡意，客觀上給恒盛公司造成訴訟支出和經(jīng)營性損失，構(gòu)成惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)賠償責(zé)任。

裁判

福建省福州市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，多棱公司的訴訟行為系正當(dāng)行使訴訟權(quán)利的行為，不構(gòu)成惡意訴訟。但從公平原則出發(fā)，判令多棱公司支付恒盛公司補(bǔ)償金10萬元。

宣判后，多棱公司與恒盛公司均不服一審判決，提起上訴。

福建省高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，原審法院關(guān)于多棱公司的訴訟行為不構(gòu)成惡意訴訟的分析是正確的，但本案是基于訴訟行為本身是否正當(dāng)引發(fā)的糾紛，并不適用侵權(quán)責(zé)任法第二十四條的規(guī)定。原判以該條規(guī)定為由，基于公平原則判決多棱公司支付補(bǔ)償金顯屬適用法律錯誤。據(jù)此，于2015年12月3日判決撤銷原審判決，改判駁回恒盛公司的全部訴訟請求。

評析

1.知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的基本概念和特點(diǎn)

知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟系新類型的訴訟。最高人民法院在2011年修改《民事案件案由規(guī)定》時，才將“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”作為一類案由正式寫入規(guī)定?，F(xiàn)行的知識產(chǎn)權(quán)法律中并沒有關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的專門規(guī)定。從性質(zhì)來說，惡意訴訟的實(shí)質(zhì)是一種對訴權(quán)的濫用。

對知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的概念可以界定為：行為人由于過錯，無法律上和事實(shí)上的合法合理依據(jù)提起、進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟，致使他人財產(chǎn)、人身受到損害的行為，或者出于某種不法目的，進(jìn)行訴訟程序致人損害的行為，包括知識產(chǎn)權(quán)民事惡意訴訟和知識產(chǎn)權(quán)濫用訴訟程序。知識產(chǎn)權(quán)法律制度本身的特點(diǎn)使得知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟往往具有很大的隱蔽性，主要表現(xiàn)在三個方面：一是因訴訟提起前進(jìn)行周密的策劃，而具有較強(qiáng)的隱蔽性；二是由于知識產(chǎn)權(quán)這一權(quán)利性質(zhì)的無形性、專有性等顯著特點(diǎn)，使得法官很難判斷作為權(quán)利人的原告其訴訟行為究竟是維護(hù)自身利益還是惡意訴訟；三是知識產(chǎn)權(quán)訴訟中的一些特有制度如訴前禁令制度，由于只是進(jìn)行初步審查，難以對案件真實(shí)情況作充分了解，容易成為當(dāng)事人進(jìn)行惡意訴訟所借助的手段。

2.知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的構(gòu)成要件

對于知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的認(rèn)定，應(yīng)在堅持侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成四要件的分析框架基礎(chǔ)上，結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)訴訟的特點(diǎn)，對四要件作出適應(yīng)性的解釋。

知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟應(yīng)該滿足的條件可歸納為三個：一是無事實(shí)依據(jù)和正當(dāng)理由提起民事訴訟，尤其是知識產(chǎn)權(quán)訴訟中沒有權(quán)利基礎(chǔ)。二是故意以損害他人為目的。三是致使其他人受到了損失。其中提起訴訟缺乏法律上的依據(jù)和事實(shí)上的根據(jù)，是判斷惡意訴訟的核心標(biāo)準(zhǔn)。知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的違法性并非在于提起訴訟本身，因?yàn)樘崞鹪V訟是當(dāng)事人享有的基本權(quán)利，其違法性主要體現(xiàn)在訴訟的提起在客觀上不存在任何可成立的基礎(chǔ)，也即沒有任何一個理性的訴訟當(dāng)事人會認(rèn)為該訴訟有成功的機(jī)會。另外，關(guān)于惡意的認(rèn)定應(yīng)僅限于明知的故意?？梢詮娜齻€方面推斷行為人的“明知”狀態(tài)：一是行為人的背景，包括行為人在該領(lǐng)域從事活動的時間及技術(shù)職務(wù)，在該領(lǐng)域的地位等；二是行為人的行為表現(xiàn)，如行為人偽造證據(jù)，或者為公開技術(shù)偽造保密協(xié)議，以起訴打擊對方；三是其他因素。如行為人在訴訟外向人表明其訴訟沒有事實(shí)法律依據(jù)，或者將明知沒有新穎性的技術(shù)申報專利，并告他人侵權(quán)。

3.要注意區(qū)分惡意訴訟與正當(dāng)維權(quán)

當(dāng)事人按照民事訴訟法的規(guī)定，對涉嫌侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)益的行為提起民事訴訟，并在訴訟過程中向法院申請證據(jù)、財產(chǎn)保全等措施系法律賦予的訴訟權(quán)利。即使在最終的判決中其訴訟請求未能得到法院的支持，亦不能輕易認(rèn)為其訴訟行為在主觀上存在惡意。

具體到本案，多棱公司在兩次向法院提起專利侵權(quán)訴訟時，均具有合法的權(quán)利基礎(chǔ)。其申請法院對恒盛公司采取證據(jù)保全及財產(chǎn)保全措施，亦屬于依法行使訴訟權(quán)利，并無不當(dāng)。之后，由于涉案專利兩次被宣告無效，多棱公司向法院撤回起訴亦屬合法。多棱公司對恒盛公司的訴訟行為雖然歷經(jīng)多次反復(fù)，但均與其據(jù)以主張權(quán)利的專利有效性發(fā)生變化有關(guān)。而涉案發(fā)明專利的有效性發(fā)生多次變化，系專利行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)的評判存在不一致導(dǎo)致。這些情形的發(fā)生并不以多棱公司的意志為轉(zhuǎn)移。另外，涉案的專利類型為發(fā)明專利，與實(shí)用新型、外觀設(shè)計等專利類型不同，在授權(quán)時已經(jīng)經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，權(quán)利狀態(tài)相對穩(wěn)定。而且也沒有證據(jù)證明多棱公司在申請該發(fā)明專利或者提起專利侵權(quán)訴訟時明知其專利技術(shù)屬于現(xiàn)有技術(shù)，或者存在其他明顯的可能導(dǎo)致專利無法獲得授權(quán)或無效的情形。因此，多棱公司的訴訟行為在主觀上并不存在惡意，不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成惡意訴訟。

來源：人民法院報

案例編寫人：福建省高級人民法院  蔡偉

編輯：IPRdaily 王夢婷